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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Union des Associations Europйenes de Football (UEFA) v. Бngel de la Fuente Lascorz

Caso No. DES2006-0012

1. Las Partes

La Demandante es Union des Associations Europйenes de Football (UEFA), Nyon, Suiza, representada por la firma Elzaburu, Madrid, Espaсa.

El Demandado es Бngel de la Fuente Lascorz, con domicilio en Ainsa, Huesca, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <uefa.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.Es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 23 de junio de 2006. El 23 de junio de 2006 el Centro enviу al Registrador a travйs de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 26 de junio de 2006 el Registrador enviу al Centro, por medio de correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y proporcionando los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn en relaciуn con el Nombre de Dominio.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondientes a Espaсa (“.ES”).

De conformidad con el artнculo 7 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2006. De conformidad con el artнculo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de julio de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de julio de 2006.

El Centro nombrу a Josй Carlos Erdozain como Experto el dнa 30 de agosto de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Se fija la fecha de 14 de septiembre de 2006 como fecha antes de la cual el Experto debe enviar su decisiуn al Centro.

4. Antecedentes de Hecho

La demandante es titular de los siguientes derechos de marca internacional:

- Marca internacional 503695 UEFA (mixta) en clases 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33 y 34.

- Marca internacional 641917 UEFA (mixta) en clases 1, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 y 41.

- Marca internacional 718096 UEFA (denominativa) en clases 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41, 42.

Dichas marcas producen efectos en el бmbito territorial de Espaсa y se hallan en vigor. Algunos de los productos y servicios para los cuales se han registrado consisten en “organizaciуn y realizaciуn de encuentros deportivos y competiciones deportivas”; “juegos, juguetes, artнculos de gimnasia y de deporte”; “artнculos deportivos”; “difusiуn y transmisiуn de programas de radio y de televisiуn, mensajerнa electrуnica, servicios de telecomunicaciуn por ordenadores y por red informбtica mundial”, entre otros muchos.

La demandante es la mбxima autoridad en materia de fъtbol europeo. Esto es un hecho notorio, dada su responsabilidad en la organizaciуn de los mбs importantes eventos deportivos relacionados con el fъtbol en el бmbito territorial europeo.

La demandante aglutina a 52 asociaciones de fъtbol de toda Europa, incluyendo estados del Cбucaso, Turquнa, Israel y Kazajistбn.

En fecha 26 de abril de 2006, la representaciуn letrada de la demandante enviу una carta de requerimiento al demandado por la que le exigнa la cesiуn inmediata del nombre de dominio objeto de disputa.

Por medio de carta de 12 de mayo de 2006, la representaciуn letrada de la demandada respondiу alegando que su cliente era legнtimo titular del nombre en cuestiуn y que la contraria se abstuviera de realizar actuaciones que pudieran perjudicar el pacнfico disfrute de su derecho.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 12 de diciembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La entidad demandante alega lo siguiente:

Que la denominaciуn UEFA es una marca notoria y renombrada que identifica para la generalidad del pъblico consumidor a la demandante.

Que es titular de determinados derechos de marca, los cuales se han referenciado mбs arriba.

Que el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del demandado, ni йste ha sido comъnmente conocido por tal nombre, por lo que esa parte carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio.

Que el demandado posee amplios conocimientos del бmbito futbolнstico y de sus instituciones. Por este motivo, entiende la demandante que el demandado conocнa la existencia de aquйlla y el hecho de que la denominaciуn UEFA identifica a la Demandante efectivamente en todo el бmbito del fъtbol, periodнstico y ante el pъblico en general, asн como a los distintos eventos que aquйlla organiza.

Que el demandado actuу de mala fe al registrar el nombre de dominio pues era consciente de que se estaba apropiando de una denominaciуn que, de forma notoria, identifica a la demandante, tratando por ello de aprovecharse de su reputaciуn.

Que es imposible, dado el conocimiento que el demandado demuestra tener del mundo del fъtbol, que al registrar y estar utilizando el Nombre de Dominio, no tenga conciencia de estar apropiбndose de una marca ajena.

B. Demandado

El demandado alega lo siguiente en respuesta a los argumentos de la demandante:

Que el Nombre de Dominio no crea confusiуn con ninguna de las marcas de la Demandante, puesto que se deduce claramente del contenido de su web que no es la web oficial de la “Union des associations europйennes de football”, sino un portal de aficionados al fъtbol autodenominado “portal del aficionado al fъtbol”.

Que no hay trбfico econуmico en el dominio <UEFA.es>.

Que no resulta aplicable la Ley de Marcas espaсola a la presente controversia.

Que no hay perjuicio alguno para la Demandante como consecuencia del uso de Nombre de Dominio por el demandado.

Que el tйrmino “uefa” es un tйrmino de uso comъn dentro del ambiente futbolнstico por lo que no puede existir un monopolio a favor del demandante en la utilizaciуn de esta palabra.

Que ostenta derechos legнtimos sobre el Nombre de dominio, los cuales derivan de que lo ha registrado conforme a lo que establece el Plan Nacional de Dominios (.es), y de su ausencia de lucro en la utilizaciуn de aquel.

Que registrу el dominio discutido una vez transcurrido el plazo de tiempo para que los legнtimos titulares de derechos pudieran registrar dominios (.es).

Que el fъtbol tiene o representa un interйs pъblico y que, por tanto, es admisible que en su pбgina se hable de la UEFA y que coincida con la marca de la Demandante.

Que el dominio cuestionado fue registrado y estб siendo usado de buena fe.

Que el uso del dominio fue siempre pacнfico y respetuoso y nunca persiguiу otra finalidad que el interйs de un aficionado al fъtbol en comentar y opinar sobre la actualidad en el fъtbol.

Que no trata de obtener un beneficio del nombre UEFA. Que la web correspondiente seсala claramente que no es la web del demandante sino el “portal del aficionado al fъtbol”.

Que no resultan aplicables al caso determinadas decisiones enumeradas por la Demandante en su escrito.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el experto habrб de resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensiуn de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo, esa resoluciуn habrб de respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

Consecuente con lo anterior, establece el Reglamento que para que prospere la demanda el demandante habrб de probar que el registro del nombre de dominio a nombre del demandado tiene un carбcter especulativo o abusivo. Ese carбcter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurran los siguientes requisitos:

- Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos; y

- Que el demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio cuestionado; y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado o estй siendo utilizado de mala fe.

Hay que poner de manifiesto que esos requisitos deben concurrir cumulativamente, como se deduce del uso de la conjunciуn copulativa “y”.

Dicho lo anterior, corresponde, pues, analizar si se dan los tres requisitos que, entre otros posibles, seсala el Reglamento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn entre el Nombre de Dominio y Derechos Previos del demandante

La entidad demandante aporta prueba suficiente, a juicio de este Experto, de que tiene registrada la marca UEFA. En concreto, y como ha quedado expuesto en los Antecedentes de Hecho, existen tres registros marcarios, correspondientes a tres marcas internacionales (arriba enumeradas) con efectos en Espaсa, entre otros paнses.

Por otro lado, resulta tambiйn indubitado que, excluido el sufijo localizador del dominio cuestionado correspondiente a Espaсa (.es), la parte resultante (el segundo nivel propiamente dicho) coincide plenamente con la parte denominativa de las marcas registradas por la Demandante.

Asimismo, la Demandante registrу dichas marcas para productos y servicios relacionados con el mundo deportivo. Considera este Experto que es notorio, y asн lo viene a reconocer explнcitamente el demandado, que el tйrmino UEFA alude y se refiere a la Demandante, la cual desarrolla una ampliamente conocida actividad en el campo del deporte en cuanto organizadora de eventos deportivos de importancia (p.e. la Liga de Campeones).

Dado que el contenido de la pбgina web correspondiente al dominio cuestionado versa sobre el mundo del fъtbol, las posibilidades de que un lector de cultura media que acceda a dicha pбgina o sitio web pueda pensar que el titular del dominio objeto de disputa tiene algъn tipo de relaciуn o asociaciуn con el titular del derecho de marca concernido, son altas.

Por todo ello, entiendo que no sуlo existe identidad, sino tambiйn una acentuada posibilidad de confusiуn para cualquier internauta que teclee el nombre de dominio <uefa.es> en el navegador de Internet respecto de quiйn se encuentra realmente detrбs de ese dominio, y si esa persona tiene o no relaciуn de asociaciуn de algъn tipo con la ahora Demandante.

No son aceptables, por otra parte, las alegaciones que formula la parte demandada en el sentido de que no es aplicable la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001) al caso de autos. Antes bien, el propio artнculo 34.3 de la misma faculta al titular de un registro de marca, vбlidamente registrado, a prohibir a un tercero “usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio”.

Para ello deben cumplirse las condiciones referidas en el apartado 2 de ese mismo precepto. En este sentido, tengo que referirme al supuesto previsto en la letra c) de ese apartado 2, segъn la cual “el titular de la marca registrada podrб prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trбfico econуmico: (…) cualquier signo idйntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que estй registrada la marca, cuando йsta sea notoria o renombrada en Espaсa y con la utilizaciуn del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexiуn entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. En este sentido, conviene, ademбs, tener en cuenta que las marcas de las que la Demandante es titular se hallan registradas vбlidamente y despliegan efectos en Espaсa, por lo que, con arreglo al artнculo 3 y 79 y siguientes de la Ley 17/2001, el resultado no puede ser otro que el siguiente, a saber, que el hecho que se somete a mi juicio integra completamente el supuesto de hecho previsto en tales preceptos.

Tambiйn hay que dejar claro que, a juicio de este Experto, la expresiуn “trбfico econуmico” no puede identificarse sola y exclusivamente con “obtenciуn de un lucro o beneficio”, pues ello significarнa que cualquier persona podrнa utilizar marcas de otros sin su permiso con el solo requisito de que no obtuvieran un beneficio por ello. Por el contrario, aquella expresiуn debe ser entendida como sinуnimo de “utilizaciуn en el mercado”. En este sentido, es claro que al utilizar el dominio cuestionado se estб actuando en el mercado, entendido йste en sentido amplio como lugar donde los terceros pueden acceder al uso de bienes o servicios de otras personas.

Por ъltimo, tampoco es aceptable el argumento esgrimido por la demandada en el sentido de que el tйrmino UEFA es un tйrmino de uso comъn, por lo cual no puede existir un monopolio del mismo ejercido por nadie, poniendo el ejemplo del uso diario de este tйrmino en la prensa. Este Experto no puede estar de acuerdo con tal argumento que, de ser aceptado, vendrнa a vaciar de contenido el бmbito de poder que otorga el derecho exclusivo de marca concedido debidamente conforme al Ordenamiento jurнdico. Ademбs, que se utilice con fines informativos un tйrmino no puede significar que cualquier persona pueda utilizar, sin lнmite alguno, dicho tйrmino con independencia de las circunstancias en que tiene lugar dicho uso.

Por consiguiente, en atenciуn a todo lo anterior, entiendo cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento.

B. Ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del demandado

En segundo lugar, el Reglamento exige que el demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio objeto de la disputa extrajudicial. En este sentido, no hay previsiуn expresa en el Reglamento que nos dй luz sobre quй debe entenderse por “derechos o intereses legнtimos”.

A estos efectos, creo conveniente recurrir a los criterios propuestos en la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, pбrrafo 4c) segъn la cual, se demuestra que se ostentan derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio cuando:

- antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

- el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- el demandado ha hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empeсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestiуn de бnimo de lucro.

A la vista de esos criterios, entiende este Experto que ninguna de esas circunstancias concurren en la persona del demandado, ni en la actividad que haya podido desarrollar o estй desarrollando a travйs del Nombre de Dominio.

En efecto, el demandado no ha probado que tenga derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio mбs allб del evidente de que resulta concesionario de un derecho de uso sobre el mismo en virtud de la correspondiente asignaciуn por parte del Registrador. Mas este tнtulo jurнdico, que representa exclusivamente el negocio jurнdico de asignaciуn, no es suficiente a los efectos de poder demostrar la existencia a su favor de derechos o intereses legнtimos, ni es al que se refiere el Reglamento. Volverй sobre esta cuestiуn mбs abajo.

Por el momento debe indicarse que, antes bien, ha sido la entidad Demandante quien ha demostrado que es titular de derechos marcarios con eficacia en nuestro paнs, y que ha sido conocida (y lo es aъn) bajo la denominaciуn UEFA. El demandado no rechaza este conocimiento general que el pъblico tiene de la actividad desarrollada por la Demandante, sino mбs bien lo reconoce.

Mas el demandado carece de razуn jurнdica cuando pretende justificar que, precisamente por ese conocimiento extensivo del tйrmino UEFA, cualquier persona estб legitimada para utilizar, en cualquier circunstancia y especialmente como nombre de dominio, la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de la Demandante.

Reitero que esa forma de razonamiento invalida la eficacia de un derecho marcario y, en general, de cualquier derecho inmaterial, puesto que piйnsese por un momento en el conocimiento que cada uno de nosotros y, en general, un consumidor medio, puede tener de marcas vigentes, sin que tal circunstancia pueda permitir a quien no estб autorizado por el legнtimo titular del derecho, su uso indiscriminado y libre.

No se duda de que hubo una solicitud del registro del dominio objeto de esta controversia, pero que ese negocio de asignaciуn fuese “legal”, no significa que sea necesariamente “legнtimo”. Para ello es menester que con la solicitud y la posterior asignaciуn no se perturben o lesionen derechos de tercero considerados prevalentes, principio йste implнcito e inmanente a la idea de un registro pъblico, pudiendo ser considerado como tal el registro de dominios de Red.es, y al propio Ordenamiento.

Por consiguiente, entiendo que se da el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe por parte del demandado

Por ъltimo, exige el Reglamento que el demandante demuestre que el nombre de dominio ha sido registrado o estб siendo usado de mala fe por el demandado. En este sentido, el Reglamento sн aporta una serie de criterios para determinar cuбndo el nombre de dominio se registrу o se estб usando de mala fe. Nos remitimos a los criterios sentados, pues, en el artнculo 2 del Reglamento.

Al respecto, y dadas las dificultades para poder averiguar si el dominio cuestionado fue registrado o estб siendo usado de mala fe por el demandado, ante el hecho evidente de que la buena o mala fe es un estado subjetivo de la persona que no es posible objetivar, ha de recurrirse a la comprobaciуn de determinadas circunstancias de las que deducir tal estado de бnimo en la actuaciуn asumida por el sujeto en cuestiуn (en este caso, el demandado).

Asн pues, entiendo que, sobre la base del carбcter notorio de la actividad desarrollada por la Demandante (no discutida por las partes), y teniendo en cuenta la importancia indudable de Internet en la sociedad actual y en la difusiуn de contenidos al pъblico, el registro del nombre de dominio por el demandado (y su posterior uso) impide a la Demandante (en cuanto titular de lo que el Reglamento denomina “Derechos Previos”) que utilice o se sirva de tal dominio (cfr. circunstancia segunda, artнculo 2 del Reglamento).

Por otra parte, no hay que pensar que la enumeraciуn que hace el Reglamento tenga carбcter exhaustivo. Ese razonamiento limitarнa injustificadamente las posibilidades hermenйuticas a disposiciуn del intйrprete jurнdico.

No es aceptable la argumentaciуn del demandado en el sentido de que en la elecciуn del Nombre de Dominio ъnicamente ha prevalecido el “interйs de un aficionado de fъtbol en comentar y opinar sobre la actualidad en el fъtbol”. Este interйs, que se identifica con la libertad de expresiуn, es legнtimo y respetable, pero su ejercicio nunca puede implicar no tener en cuenta otros derechos igualmente legнtimos y respetables y aun prevalentes, si se dan circunstancias para ello.

Йse es precisamente el caso, ya que la Demandante ha demostrado haber desarrollado y desarrollar una profusa actividad en la organizaciуn de eventos deportivos relacionados con el fъtbol, es decir, se la conoce en el mercado y por el pъblico en general como una asociaciуn que integra a federaciones de mбs de 50 paнses de Europa, y que organiza importantes eventos deportivos, seguidos por millones de personas. Este factor no puede, ni debe despreciarse. Pero, ademбs, no conviene olvidar que la Demandante registrу antes en el tiempo sus marcas, por lo que, en una eventual pugna entre sus derechos y el derecho de uso del dominio cuestionado, el resultado no puede ser otro, en aplicaciуn de la regla “prior tempore, potior in iure” que la prevalencia del derecho esgrimido por la entidad reclamante.

Por otra parte, derivado del legнtimo ejercicio del derecho que a esta ъltima le otorga el artнculo 34 de la Ley de Marcas 17/2001, poco importa que haya o no, necesariamente, un beneficio econуmico por parte del demandado, tal y como йste argumenta. Lo relevante es que su uso del dominio cuestionado impide a la Demandante un uso simultбneo del mismo, es decir, un uso a tнtulo de marca del dominio para el legнtimo ejercicio de su actividad. El hecho de que coincidan exactamente los tйrminos del Nombre de Dominio y la parte denominativa de las marcas registradas opuestas de contrario revela una intencionalidad por parte del demandado en causar un entorpecimiento a la normal actividad de la Demandante, y esa intencionalidad equivale a mala fe, tanto en el registro como en el posterior uso del Nombre de Dominio. Lo primero porque no puede mantenerse razonablemente que en el momento del registro el demandado desconociera que el tйrmino UEFA coincide con el nombre de una entidad ampliamente conocida; lo segundo, porque con el particular contenido que el demandado ha dado posteriormente a la pбgina web correspondiente al dominio se pone de manifiesto que aquйl conoce y asume la posibilidad de confusiуn que puede sufrir un internauta de conocimientos medios a la hora de acceder a dicho dominio, respecto del origen real de las prestaciones o de los servicios ofertados.

Por ъltimo, y esto es reincidir en el mismo argumento, el hecho de que se quiera opinar sobre el fъtbol, por ser aficionado al mismo, no legitima para utilizar como medio para ello un nombre de dominio que coincida exactamente con marcas previamente registradas por un tercero y que ostenta, consecuentemente, un derecho prevalente para su uso y para prohibir a terceros que lo utilicen sin su consentimiento (vйanse en este sentido, las Decisiones de la OMPI en los casos Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S.L., Caso OMPI Nє D2000-1649, Lorenzo Silva Amador v. Galileo Asesores S. L., Caso OMPI Nє D2000-1697 y Real Madrid Club De Fъtbol v. Tk y C Sports Media, S.L., Caso OMPI Nє D2003-0121.

Por todo ello, entiendo que se cumple el tercer requisito previsto en el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <uefa.es> sea transferido al Demandante, de conformidad con lo solicitado por esta parte.

Josй Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 14 de septiembre de 2006