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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

TOMTOM International B.V. v. Beta 5 Soluciones Informбticas S.L.

Caso Nє DES2006-0030

 

1. Las Partes

La Demandante es TOMTOM International B.V. con domicilio en Amsterdam, Paнses Bajos, representada por Cuatrecasas Abogados, Espaсa.

La Demandada es Beta 5 Soluciones Informбticas S.L. con domicilio en Mбlaga, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <tomtom.es> (el Nombre de Dominio).

El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, y el registrador es Red.es.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre de 2006. El 7 de noviembre de 2006, el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 9 de noviembre de 2006, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, agente registrador, enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. A su vez, Red.es, registrador del nombre de dominio en controversia, confirmу la informaciуn proporcionada por el agente registrador arriba mencionado.

El Centro verificу que la Demanda cumple los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2006. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para 6 de diciembre de 2006. El Demandado contestу a la Demanda el 5 de diciembre de 2006.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 20 de diciembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

La Demandante es la Sociedad holandesa TOMTOM INTERNATIONAL, B.V., dedicada desde el aсo 1991 al desarrollo de software, equipos y servicios de navegaciуn por medio de dispositivos mуviles. En la actualidad la Demandante comercializa tres lнneas de productos: (i) Software de navegaciуn especнficamente desarrollado para su utilizaciуn en dispositivos mуviles (PDAs). Dicho software se comercializa por medio de la marca TOMTOM NAVIGATOR; (ii) Dispositivos independientes de navegaciуn con software integrado. Dichos productos se comercializan por medio de la marca TOMTOM GO; y (iii) Software de navegaciуn especнficamente diseсado para su utilizaciуn en telйfonos mуviles. Dichos productos se comercializan baja la marca TOMTOM MOBILE.

La Demandante es titular registral de las marcas comunitarias: i) TOMTOM GO (Nє 3659158), del 18 de febrero de 2004, registrada el 16 de enero de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomenclбtor Internacional; y ii) TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY (Nє 3819752), del 5 de mayo de 2004, registrada el 23 de marzo de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomenclбtor Internacional; tambiйn es titular del nombre comercial (no registrado) TOMTOM INTERNATIONAL.

La Demandante es asimismo titular de los nombres de dominio: <tomtom.com>, registrado el 24 de febrero de 1996; <tomtom.info>, registrado el 22 de octubre de 2001; y <tomtom.eu>, registrado el 17 de mayo de 2006.

La Demandada es la Sociedad espaсola Beta 5 Soluciones Informбticas S. L., dedicada a las tecnologнas de la informaciуn.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el 12 de diciembre de 2005.

Actualmente el Nombre de Dominio estб vinculado a una pбgina Web con referencias a los productos de la Demandante y enlaces a tiendas virtuales en las que se ofrecen dichos productos de la Demandante (“Tomtom gps”, “Ofertas de Tomtom”, “Programa GPS Tomtom” o “Tomtom One”), asн como otros productos del sector de la informбtica (“GPS”, “Monitores”, “Impresoras”, etc.). Todos estos enlaces dirigen al usuario a nuevas pantallas donde se encuentran nuevos enlaces a tiendas electrуnicas en las que se ofrecen dichos productos.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- La Demandante ostenta un “derecho previo”, como titular de las marcas antes citadas, cuyo nъcleo es el tйrmino TOMTOM, el cual ha adquirido gran notoriedad en el sector, vinculбndose de forma inequнvoca a la Demandante.

- El tйrmino “TOMTOM” constituye la denominaciуn identificativa por excelencia de la Demandante, habiendo adquirido un alto renombre tanto a nivel espaсol como internacional.

- Los productos de la Demandante se distribuyen en numerosos paнses del mundo, habiйndose convertido en una referencia tanto para el mercado profesional como para los particulares.

- El Nombre de Dominio presenta un carбcter confusamente similar con las marcas titularidad de la Demandante.

- Desde su registro, el Nombre de Dominio ha estado asociado a pбginas Web en las que se ha ofrecido pъblicamente en venta. El primer uso del Nombre de Dominio consistiу en su vinculaciуn con una pбgina Web, ofrecida por medio de Sedo.com –empresa que ha desarrollado una plataforma online de venta de nombres de dominio — en la que se ofrecнa pъblicamente en venta el Nombre de Dominio, con un “precio deseado” mнnimo de 10.000 Euros.

- Ademбs, la pбgina Web vinculada al nombre de dominio se modificу de forma que en la parte superior de la mencionada pбgina Web se encontraba el siguiente texto (tanto en castellano como en inglйs): “El dominio TOMTOM.ES recibe 20.000 visitas por mes / їTe gustarнa alquilar una redirecciуn a tu web por una cuota mensual? / Haga una oferta”. Y, en la parte central e inferior de la citada pбgina web, se incluнan enlaces en forma de referencias a la Demandante y a sus productos (“Tomtom”, “Tomtom navegadores gps”, Tomtom wireless gps”, etc.) y de tйrminos genйricos vinculados a la tecnologнa que ha desarrollado la Demandante (“Radar”, “Software”, “GPS Bluetooth”, etc.). Asimismo, de forma destacada, se incluнa la frase “TOMTOM.ES – El dominio estб en venta”, la cual incluнa un enlace a la pбgina Web de Sedo.com anteriormente mencionada.

- Dicha pбgina Web se albergaba en el sitio Web corporativo de la Demandada.

- Asimismo, en la parte superior derecha de la pбgina Web asociada al Nombre de Dominio se encuentra un enlace con el texto siguiente: “їInteresado en este dominio?”, desde el cual se enlaza a una pбgina Web a travйs de la cual se ofrece la posibilidad de hacer ofertas para la adquisiciуn del Nombre de Dominio.

- La pбgina Web vinculada al Nombre de Dominio incluye tambiйn una larga serie de enlaces a tiendas electrуnicas en las que se ofrecen productos tanto de la Demandante como de sus principales competidoras.

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio.

- El Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe y, por todo ello, se solicita que sea transferido a la Demandante.

B. Demandada

La Demandada, en resumen, alega lo siguiente:

- La Demandada es una “empresa dedicada a las tecnologнas de la informaciуn”.

- La Demandante no ha probado el renombre de TOMTOM.

- No existe riesgo de confusiуn entre las marcas registradas por la Demandante y el Nombre de Dominio.

- Los registros de la Demandante son objeto de procedimientos de anulaciуn a instancia de un tercero.

- En cualquier caso, las marcas registradas son “TOMTOM GO” y “ TOMTOM – Find Your Way The Easy Way”, sobre las que la Demandada reconoce que “la Demandante ostentarнa derecho previo”.

- No es cierto que la Demandada carezca de intereses sobre el Nombre de Dominio; por el contrario, tiene un proyecto a medio-largo plazo “cuyos detalles se reserva”.

- La Demandante podrнa haber registrado el Nombre de Dominio durante el periodo previo a su liberalizaciуn.

- La Demandada no ha actuado de mala fe al registrar y usar el Nombre de Dominio.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol; en particular, son aplicables al presente caso las leyes espaсolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.2.A. Derechos previos

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en Espaсa.

Tales derechos han sido acreditados, concretamente, sobre las marcas citadas en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), marcas que se encuentran actualmente registradas y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros. En efecto, la Demandada alega –y asн consta en los datos de la OAMI aportados por la propia Demandante — que estбn pendientes sendos procedimientos de nulidad, instados por un tercero, contra los referidos registros. Sin embargo, ello no impide considerar, a los efectos de este procedimiento, que la Demandante ostenta los derechos derivados de los repetidos registros.

La Demandante ha acreditado que comercializa sus productos bajo marcas que contienen, como elemento comъn, la denominaciуn TOMTOM, aunque sуlo ha aportado pruebas del registro de dos de ellas; se trata, en cualquier caso, de marcas en las que el elemento verdaderamente caracterнstico es TOMTOM, mientras que el segundo elemento (GO, NAVIGATOR, MOBILE, etc.) identifica el concreto producto a distinguir. Y es precisamente dicho elemento caracterнstico (TOMTOM) el que goza de mayor notoriedad entre los consumidores de este tipo de productos y, en general, en el mundo de la informбtica, todo ello conforme a las pruebas aportadas por la Demandante.

En efecto, aunque la Demandada seсala que no ha sido acreditado el renombre de TOMTOM, lo cierto es que dichas pruebas permiten considerar, al menos, que se trata de una marca notoria en el sector informбtico y para distinguir productos de la Sociedad del mismo nombre. La Recomendaciуn Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protecciуn de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la Uniуn de Parнs para la Protecciуn de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigйsima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Artнculo 2, ofrece las pautas para la determinaciуn de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el presente caso se trata de un signo notorio. Ademбs, cabe seсalar que el Experto, personalmente, tiene conocimiento de la notoriedad de la marca TOMTOM, en particular para navegadores GPS.

La Demandante tambiйn invoca su derecho sobre la denominaciуn TOMTOM, que constituye su imagen corporativa por excelencia y que igualmente ha adquirido gran prestigio y notoriedad, por su uso en Espaсa y a nivel internacional, en el mundo de la informбtica. De modo que la Demandante ostenta asimismo un “derecho previo” derivado de su Nombre Comercial (no registrado), tal y como establece el artнculo 2 del Reglamento, en relaciуn con el artнculo 8є del CUP. Recordemos que este ъltimo precepto establece que “el Nombre Comercial serб protegido en todos los paнses de la Uniуn sin obligaciуn de depуsito o de registro” (vйase en este mismo sentido la Decisiуn Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI Nє DES2006-0024).

Pues bien, el nombre comercial y las marcas invocadas por la Demandante, consisten, respectivamente, en las denominaciones “TOMTOM INTERNATIONAL”, “TOMTOM GO” y “TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY”, que coinciden con el Nombre de Dominio precisamente en el tйrmino TOMTOM, es decir, en el elemento esencialmente distintivo de las mismas y el que ha adquirido notoriedad, por lo que el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusiуn, teniendo en cuenta que la confusiуn tambiйn puede producirse por asociaciуn, y que por su especificidad y notoriedad la denominaciуn TOMTOM normalmente se entiende referida a la Demandante.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legнtimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominaciуn correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante con бnimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

En efecto, la Demandada no ha formulado ninguna alegaciуn que resulte verosнmil ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algъn vнnculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algъn posible derecho o interйs legнtimo. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones de mala fe del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interйs legнtimo y del uso y registro de buena fe (entre otras, Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L., Caso OMPI Nє D2006-0940).

Cabe advertir que, al contestar a la demanda, la Demandada no ha negado su conocimiento de la marca TOMTOM cuando registrу el Nombre de Dominio; esto es lуgico, puesto que ya era, en aquella fecha, notoria en Espaсa y, por tanto, cabe presumir que la conocнa perfectamente.

Ambas partes coinciden en la afirmaciуn de que la Demandada no tiene ningъn vнnculo con la Demandante, ni ha sido autorizado en modo alguno por aquйlla para registrar el Nombre de Dominio.

La Demandada pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podrнa haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalizaciуn. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en la Decisiуn en Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI Nє DES2006-0024, antes mencionado –con la que coincide el Experto-, el titular de la marca (o del nombre comercial) “tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artнculo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterйs en el nombre de dominio ni dejaciуn del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho”.

La Demandada tampoco ha acreditado que sea conocida corrientemente por la denominaciуn “TOMTOM” y es obvio que el Nombre de Dominio no se corresponde con el nombre de la Demandada.

La Demandada incurre tambiйn en contradicciуn cuando por un lado, intenta justificar su interйs por el Nombre de Dominio, manifestando en el escrito de contestaciуn a la Demanda que tiene un “proyecto a medio-largo plazo cuyos detalles se reserva” y, por otro lado, parece olvidarse de que la Web vinculada al Nombre de Dominio no puede ser calificada de “proyecto”, puesto que estб activa, al menos desde que se presentу la Demanda, conforme a las pruebas aportadas por la Demandante, que en ningъn momento han sido negadas por la Demandada.

Asн pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta las actividades de la Demandada –que ella misma define como las propias de una sociedad dedicada a las tecnologнas de la informaciуn— y la notoriedad del signo “TOMTOM”, la Demandada conocнa perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no respondнa a la voluntad de utilizarlo legнtimamente en relaciуn con sus propias actividades, sino al propуsito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, ya sea para ofrecer el dominio pъblicamente en venta o alquiler o para captar visitantes a los enlaces incluidos en la pбgina Web asociada al Nombre de Dominio. Ademбs, como esta decisiуn detalla mбs adelante, la Demandada tampoco ha hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La doctrina tambiйn viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspirбndose para ello en dicha doctrina, y en este caso se puede afirmar que estбn presentes todas estas “pruebas”. Para no incurrir reiteraciones innecesarias, sуlo vamos a referirnos a algunas de ellas.

Recordemos tambiйn que:

- Conforme al Artнculo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

- Tanto las marcas como los nombres comerciales notorios gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

- La vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artнculo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Ademбs, conforme a su Artнculo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica.” Y, segъn el Artнculo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaciуn, en su Artнculo 11 se establecen lнmites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Pues bien, de acuerdo con el Artнculo 2 del Reglamento, se deberб entender que nos encontramos ante el registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio cuando el Demandado lo haya registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de venderlo o alquilarlo por un precio que supere el coste documentado relacionado directamente con el nombre de dominio.

Tal y como se ha acreditado en la presente demanda –sin que haya sido negado por la Demandada—, desde su registro, el Nombre de Dominio ha sido ofrecido en venta (por un precio mнnimo de 10.000 €) o en alquiler (ofreciйndose la posibilidad de “redireccionar” a los usuarios de Internet que consultaran el Nombre de Dominio a una pбgina Web determinada, a cambio del pago de una cantidad mensual). Incluso en la actualidad, tal y como ha podido comprobar el Experto, sigue siendo posible “hacer oferta” de precio.

En el presente caso, dicha actuaciуn constituye prueba de mala fe, en el sentido previsto por el Reglamento.

Por otra parte, de acuerdo tambiйn con el artнculo 2 del Reglamento, se deberб entender que ha habido registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su pбgina Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad del Demandante.

En el presente caso, la Demandada, al utilizar el Nombre de Dominio, ha incluido una serie de enlaces a tiendas electrуnicas que ofrecen productos de la Demandante o de sus competidoras. Ello ha sido debidamente acreditado por la Demandante y, en cualquier caso, el Experto ha podido comprobarlo accediendo a la pбgina Web asociada al Nombre de Dominio. Ademбs, la Demandada tampoco ha negado estos hechos en su contestaciуn a la Demanda.

Estб claro, por tanto, el бnimo de lucro y tambiйn el riesgo de confusiуn con la identidad de la Demandante, ya que en la correspondiente Web aparecen reiteradamente anunciados sus productos. Por ъltimo, cabe contemplar el uso que se viene haciendo del Nombre de Dominio para promocionar de forma no autorizada tiendas y/o productos de terceros ajenos a la Demandante, lo que infringe asimismo los citados preceptos de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal.

En consecuencia, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <tomtom.es> sea transferido a la Demandante.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto Ъnico

Fecha: 8 de enero de 2007