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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.

Caso Nє DES2006-0033

 

1. Las Partes

La Demandante es SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. con domicilio en Lezama, Vizcaya, Espaсa, representada por Cuatrecasas Abogados, Espaсa.

La Demandada es OFISTORE INTERNET, S.L., con domicilio en Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <kalamazo.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2006. El 15 de noviembre de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 16 de noviembre de 2006 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de noviembre de 2006. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 14 de diciembre de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro declarу la rebeldнa del Demandado el 20 de diciembre de 2006.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como Experto el dнa 10 de enero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados

- Sistemas Kalamazoo, S.L. es una sociedad mercantil dedicada a la distribuciуn por medio de Internet de productos de oficina dirigidos a empresas y profesionales.

- Sistemas Kalamazoo, S.L. es titular de la marca denominativa WWW.KALAMAZOO.ES, registrada en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas con el nъm. 2590865, para distinguir productos de la clase 38 del Nomenclбtor Internacional (concesiуn publicada el 16 de octubre de 2004); y de la marca denominativa con grбfico SISTEMAS KALAMAZOO Nє 2513024, registrada en la clase 16 del Nomenclбtor Internacional (concesiуn publicada el 1 de julio de 2003).

- Sistemas Kalamazoo, S.L es titular del Nombre comercial SISTEMAS KALAMAZOO nє 256454, registrado en las clases 16 y 35 del Nomenclбtor Internacional (concesiуn publicada el 16 de septiembre de 2004).

- Sistemas Kalamazoo, S.L es titular de los nombres de dominio <kalamazoo.es> (registrado desde el 3 de octubre de 1997) y <kalamazoo.com.es> (registrado desde el 22 de julio de 2003).

- Ofistore Internet, S.L. registrу el nombre de dominio <kalamazo.es> el 16 de noviembre de 2005.

- Bajo el nombre de dominio <kalamazo.es> se ofrece una pбgina web que contiene enlaces a pбginas web, dirigidas al pъblico espaсol, de venta on line de material de oficina.

- Ofistore Internet, SL es titular del sitio web vinculado al nombre de dominio <ofistore.com>, en el que se ofrece un catбlogo de productos de oficina (Aunque el domicilio de Ofistore Internet, SL que figura en los datos de registro del nombre de dominio <kalamazo.es> y el domicilio que se indica en el sitio web ofrecido bajo el dominio <ofistore.com>, no coinciden, no cabe dudar de que se trata de la misma sociedad, pues segъn la legislaciуn espaсola de sociedades no puede existir dos sociedades mercantiles en general, ni de responsabilidad limitada en particular, con la misma denominaciуn social).

- Ofistore Internet, SL es titular de los nombres de dominio <banco-popular.es> y <segsocial.es>, y fue titular del nombre de dominio <media-markt.es> (habiendo perdido su titularidad por resoluciуn de 28 de agosto de 2006 adoptada en el marco del Reglamento por parte del Experto designado por la Asociaciуn para la Autorregulaciуn de la Comunicaciуn Comercial).

- Con fecha 27 de octubre de 2006, Sistemas Kalamazoo, SL remitiу por burofax a Ofistore Internet, SL un requerimiento en el que, invocando sus derechos de marca, la normativa espaсola represora de la competencia desleal y el Plan nacional de nombres de dominio en Internet, le instaba a transferir inmediatamente a su favor el nombre de dominio <kalamazo.es>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- La marca WWW.KALAMAZOO.ES es confundible con el nombre de dominio <kalamazo.es>; y de igual modo el nombre de dominio en conflicto tambiйn es confusamente similar a las marcas y nombres comerciales SISTEMAS KALAMAZOO.

- La Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <kalamazo.es>. Argumenta a este respecto la demandante: que en ningъn momento la Demandante ha autorizado a la Demandada para utilizar sus signos distintivos basados en el nombre “Kalamazo” para el registro y uso del nombre de dominio; que la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaciуn “Kalamazo”; que la Demandada se dedica a las mismas actividades que la Demandante y que, por tanto, debнa ser plenamente consciente de registrar un nombre de dominio que correspondнa claramente a la denominaciуn de uno de sus competidores, razуn por la cual el registro de un nombre de dominio prбcticamente idйntico a los mismos no respondнa a la voluntad de utilizarlo legнtimamente en relaciуn con sus propias actividades, sino a aprovecharse de la mencionada denominaciуn para desviar ilнcitamente usuarios de Internet a un sitio web controlado por la Demandada.

- La Demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque no tiene ningъn tipo de vнnculo con la Demandante ni ha sido autorizada en modo alguno por la Demandante para registrar el nombre de dominio; y porque al ser la Demandada una de las competidoras de la Demandante no existe la menor posibilidad de que el registro del nombre de dominio se basara en criterios de buena fe, siendo imposible pensar que se produjera una desafortunada casualidad, registrбndose el nombre de dominio sin ser consciente la Demandada de la infracciуn de los derechos de la Demandante que ello suponнa. Ademбs, entiende la Demandante que la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa se confirmarнa por la actuaciуn de la Demandada en relaciуn con el registro de otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros, como es el caso de <banco-popular.es> y <segsocial.es>, y como fue el caso de <media-markt.es>.

- La Demandada ha usado el nombre de dominio de mala fe porque un uso consistente en la vinculaciуn no autorizada entre un nombre de dominio basado en una marca de un tercero y una pбgina web que ofrece toda una serie de enlaces a sitios web donde se ofrecen servicios competidores de la Demandante constituye un caso flagrante de uso de mala fe. Y la mala fe en el uso se deducirнa igualmente, a juicio de la Demandante, del hecho de haber usado el nombre de dominio con posterioridad al requerimiento de la Demandante.

Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resoluciуn por la que el nombre de dominio <kalamazo.es> sea transferido a SISTEMAS KALAMAZOO, S.L.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperarб cuando los nombres de dominio en conflicto hayan sido registrados de forma especulativa o abusiva. Segъn el artнculo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuaciуn analizar si se cumplen todos estos requisitos

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo, el artнculo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposiciуn adicional ъnica de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”), “la autoridad de asignaciуn establecerб un sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos sobre la utilizaciуn de nombres de dominio en relaciуn con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”. Y segъn el artнculo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderб por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades vбlidamente registradas en Espaсa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa. 2) Nombres civiles o seudуnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polнticos y figuras del espectбculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de la marca denominativa compuesta por el signo WWW.KALAMAZOO.ES y de una marca mixta y un nombre comercial compuestos por el signo SISTEMAS KALAMAZOO. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artнculo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar estos signos sobre los que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <kalamazo.es> hay que tener en cuenta que la comparaciуn ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas.

Aplicando estos criterios es innegable la extrema similitud entre la marca “WWW.KALAMAZOO.ES” y el nombre de dominio <kalamazo.es>; extrema similitud que llega al punto de crear confusiуn entre ambos tйrminos. Y esta conclusiуn no se ve alterada por el hecho de que el nombre de dominio figure el signo “kalamazo” y en la marca de la Demandante el signo KALAMAZOO, pues la eliminaciуn de una “o” es una variante insignificante, ni por el hecho de que la marca incorpore el prefijo “WWW” (referente a una de las aplicaciones de Internet: la World Wide Web), pues dicho prefijo no es el elemento dominante de la marca.

En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusiуn entre el nombre de dominio y una de las marcas de la Demandante, ya se cumple el primer requisito del Reglamento, sin que sea necesario entrar a comparar el nombre de dominio con los demбs signos distintivos alegados por la Demandante.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaciуn de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI Nє D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI Caso Nє D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI Nє D2002-1037, por citar sуlo algunas. Asн se ha reconocido tambiйn en decisiones dictadas en aplicaciуn del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI Caso Nє DES2006-0001.

Asн las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, le corresponde a йste, en la contestaciуn a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos. De hecho, el artнculo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestaciуn deberб incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaciуn, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carбcter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Dicha interpretaciуn debe ser rechazada por absurda.

Segъn la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <kalamazo.es>, porque no ha sido autorizada por la Demandante para utilizar sus signos distintivos basados en el nombre KALAMAZOO para el registro y uso del nombre de dominio; porque la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaciуn KALAMAZO; y porque la Demandada debнa ser plenamente consciente de registrar un nombre de dominio que correspondнa claramente a la denominaciуn de uno de sus competidores, razуn por la cual con el registro del nombre de dominio pretendнa aprovecharse de los signos de la Demandante para desviar ilнcitamente usuarios de Internet a un sitio web controlado por la Demandada.

A la vista de las alegaciones y documentaciуn que presenta la Demandante se puede concluir que йsta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio por parte de la Demandada.

Llegados a este punto, deberнa analizarse si la Demandada ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultarб ciertamente sencilla. Pero la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <kalamazo.es>. Porque si la Demandada tuviera algъn derecho o interйs legнtimo sobre dicho nombre de dominio podrнa haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segъn el artнculo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artнculo 13b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artнculo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrбn la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Segъn la Demandante, la Demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque no tiene ningъn tipo de vнnculo con la Demandante, ni йsta ha autorizado a la Demandada para registrar el nombre de dominio; y porque al ser la Demandada una de las competidoras de la Demandante no existe la menor posibilidad de que el registro del nombre de dominio se basara en criterios de buena fe, siendo imposible pensar que en este caso se produjera una desafortunada casualidad, registrбndose el nombre de dominio sin ser consciente la Demandada de la infracciуn de los derechos de la Demandante que ello suponнa. Ademбs, entiende la Demandante que la mala fe en el registro se confirmarнa por la actuaciуn de la Demandada en relaciуn con el registro de otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros, como es el caso de <banco-popular.es> o <segsocial.es>, o como fue el caso de <media-markt.es>. De igual modo, entiende la Demandante que la Demandada ha usado el nombre de dominio <kalamazo.es> de mala fe, porque lo ha usado en relaciуn con una pбgina web que ofrece toda una serie de enlaces a sitios web donde se ofrecen servicios competidores de la Demandante. Y la mala fe en el uso se constarнa igualmente, a juicio de la demandante el hecho de haber usado el nombre de dominio con posterioridad al requerimiento de la demandante.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso Nє DES2006-0001. Y en la misma lнnea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Polнtica Uniforme de la ICANN en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI Nє D2004-0803, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco Josй, OMPI Nє D2003-0675, entre otras muchos). Pues bien, el hecho de que la Demandada ofrezca en su pбgina web vinculada al nombre de dominio <ofistore.com> material de oficina, es una muestra de que se dedica, al menos parcialmente, al mismo tipo de actividad que la Demandante. Con este presupuesto, el hecho de que el signo “Kalamazo” sea un tйrmino claramente de fantasнa hace muy improbable que la elecciуn de ese tйrmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que la Demandada tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

Por otro lado, puede ser considerado igualmente un indicio de mala fe la circunstancia de que la Demandada haya registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe, habiendo perdido un procedimiento extrajudicial al amparo del Reglamento.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <kalamazo.es> se hizo de mala fe, porque la Demandada no ha acreditado un interйs legнtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que la Demandada conocнa las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo йste que no ha negado la Demandada).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que la Demandada no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio de su mala fe, tal y como se hace en mъltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicaciуn de la Polнtica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. v. BBC, Caso OMPI N° D2000-0147, o Galerнas Vinзon, SA v. Ildefonso Gбmez Rus, Caso OMPI Nє D2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nуtese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Polнtica UDRP, pues el pбrrafo 4 de dicha Polнtica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos J. Garcнa Carriуn, S. A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI Nє D2000-0239, o Comunidad Autуnoma de Galicia vs Jesъs Sancho Borraz, Caso OMPI Nє D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legнtima, a los derechos de un tercero.

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento el Experto ordena que el nombre de dominio <kalamazo.es> sea transferido al Demandante.

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Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto

Fecha: 25 de enero de 2007