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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

TOURAVENTURE S.A. contre MAGIC DAY

Litige n° DFR 2006-0008

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй TOURAVENTURE S.A., dont le siиge social est а Montreuil, France, reprйsentйe par HERBERT SMITH LLP, Paris France.

Le Dйfendeur est la sociйtй MAGIC DAY, reprйsentйe par la SCP Patrick Franзois et associйs, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <lecadeau.fr> enregistrй le 14 juin 2004.

Le prestataire Internet est la sociйtй MailClub.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 4 octobre 2006.

Le 6 octobre 2006, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs “Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 9 octobre 2006, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 30 octobre  2006. Le 17 novembre 2006 le Dйfendeur a prйsentй une rйponse au Centre, qui a accusй rйception de cette rйponse le 20 novembre 2006.

Le 24 novembre 2006, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement et a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est titulaire de l’enregistrement de marque franзaise LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES du 28 novembre 2003, N° 03 3 260 032 pour dйsigner notamment les produits et services suivants des classes 16, 35, 38 et 41 “la promotion et le marketing de tous produits de loisirs et de divertissement; services de diffusion d’informations par rйseaux de communication mondiale (internet); le divertissement, les activitйs sportives et culturelles”.

Le 14 juin 2004, le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <lecadeau.fr>, utilisй а des fins de redirection vers son site internet « www.magicday.fr ».

Par lettre du 24 mars 2006, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de transfйrer le nom de domaine <lecadeau.fr>.

Par rйponse du 24 avril 2006, le Dйfendeur a refusй de dйfйrer а cette mise en demeure.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient que la rйservation et l’usage du nom de domaine <lecadeau.fr> constituent l’imitation de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES tant visuellement, phonйtiquement, qu’intellectuellement.

- Visuellement et phonйtiquement, le nom de domaine <lecadeau.fr> reprend а l’identique les trois syllabes d’attaque de l’enregistrement de l’enregistrement de marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES. L’ajout du terme “.fr” est induit par les contraintes d’adressage sur internet et ne doit par consйquent pas кtre pris en compte (CA Paris 29 mars 2006).

- Intellectuellement, le nom de domaine <lecadeau.fr> et la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES renvoient а la mкme notion d’objet que l’on donne а quelqu’un dans l’intention de lui кtre agrйable.

Le Requйrant soutient que le nom de domaine crйe ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES, le nom de domaine redirigeant vers un site proposant des services de loisir identiques ou similaires а ceux visйs par la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES. 

Par ailleurs, le Requйrant allиgue que le Dйfendeur a commis des actes de concurrence dйloyale dйclinant le mкme concept que celui dйveloppй sur son site internet « www.nouvelles-frontieres.fr ».

Qu’en sa qualitй de professionnel, la sociйtй MAGIC DAY ne pouvait ignorer l’existence de droit sur la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES enregistrйe le 28 novembre 2003.

Par ailleurs, la sociйtй MAGIC DAY n’est pas connue sous la dйnomination LE CADEAU.

La sociйtй MAGIC DAY n’aurait donc aucun intйrкt lйgitime а avoir dйposй le nom de domaine <lecadeau.fr> et а l’utiliser pour rediriger les internautes vers son site <magicday.fr>.

Le Requйrant soutient en consйquence que le Dйfendeur aurait enregistrй et utilisй le nom de domaine <lecadeau.fr> pour dйtourner la clientиle de la sociйtй TOURAVENTURE vers son site www.magicday.fr et aurait donc commis un acte de concurrence dйloyale et de dйtournement de clientиle.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur rappelle qu’il existe 52 marques franзaises protйgйes contenant le vocable “le cadeau”.

Le Dйfendeur soutient que le risque de confusion entre le nom de domaine <lecadeau.fr> et l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES est inexistant.

En effet, au plan calligraphique, le nom de domaine <lecadeau.fr> occupe un tiers de l’espace nйcessaire pour l’йcriture de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.

Par ailleurs, visuellement la marque du Requйrant est constituйe de cinq vocables et ne comporte pas moins de dix syllabes alors que le nom de domaine contestй est constituй de deux vocables et s’articule en tout et pour tout sur trois syllabes.

Le Dйfendeur soutient que le choix du Requйrant d’associer le vocable “le cadeau” а la marque antйrieurement dйveloppйe et mondialement reconnue NOUVELLES FRONTIERES prive le mot “cadeau” de sa plйnitude de sens.

Il soutient par ailleurs que le site internet a йtй exploitй pendant deux ans sans aucune rйaction de la part du Requйrant.

En outre, le Dйfendeur conteste le fait que le vocable “cadeau” soit associй dans l’esprit du consommateur moyen irrйmйdiablement et automatiquement а la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIиRES.

Enfin, le Dйfendeur soutient que l’absence d’identitй ou de similaritй entre la marque et le nom de domaine d’une part, entre le contenu et le concept attachйs а l’une et а l’autre d’autre part font obstacle а la reconnaissance d’actes de concurrence dйloyale.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence sa transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, il “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <lecadeau.fr>, objet de la prйsente procйdure, porte atteinte aux droits de tiers et si le Requйrant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.

A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le Requйrant justifie кtre titulaire de l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire franзais pour des produits et services dans les classes 16, 35, 38 et 41 depuis le 28 novembre 2003.

L’Expert constate que le nom de domaine <lecadeau.fr> a йtй rйservй le 14 juin 2004 par le Dйfendeur, soit postйrieurement а l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.

Le nom de domaine <lecadeau.fr> reproduit partiellement l’enregistrement de marque antйrieure LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES en reprenant son йlйment d’attaque.

L’Expert a pris connaissance des arguments du Dйfendeur quant а la tolйrance de l’utilisation du nom de domaine pendant 2 ans. L’Expert rappelle cependant que seule une tolйrance pendant une pйriode ininterrompue de 5 ans peut donner lieu а forclusion et ce uniquement sur dйcision judiciaire (art. L.716-5 du Code de la propriйtй intellectuelle). Il appartient alors а l’Expert d’envisager s’il existe une imitation illicite de la marque et des actes de concurrence dйloyale.

- Sur les actes de contrefaзon

L’imitation illicite par reproduction partielle d’une marque complexe relиve de l’article L.713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle et implique impйrativement la dйmonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le risque de confusion doit кtre apprйciй globalement en prenant en compte tous les facteurs pertinents au cas d’espиce, impliquant une certaine interdйpendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes, celle des produits et services et la notoriйtй du signe antйrieur (CA Paris 27 mars 2002).

Sont considйrйs comme similaires les produits et services qui sont notamment destinйs au mкme public ou qui ont la mкme fonction (CJCE, 29 septembre 1998, Canon). Il convient en consйquence d’examiner l’activitй du site attachй au nom de domaine contestй au regard des produits et services visйs par la marque antйrieure.

En l’espиce, les produits et services visйs par l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES sont notamment le divertissement ainsi que les activitйs sportives et culturelles.

Le nom de domaine <lecadeau.fr> redirige vers le site « www.magicday.fr » offrant prиs de 60 activitйs de divertissement (cascade, quad, buggy) ainsi que des activitйs sportives (rafting, golf) et culturelles (cours de cuisine).

L’Expert est ainsi satisfait que les produits et services visйs par la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES sont pour certains identiques ou а tout le moins similaires а ceux offerts par le Dйfendeur.

Quant а la comparaison des signes, l’Expert rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le suffixe ‘.fr’ doit кtre йcartй pour йvaluer la similitude entre les signes en prйsence en raison de son caractиre technique (Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd., Litige OMPI n° DFR2005-0013).

En cas de reproduction partielle de marque, l’imitation partielle est constituйe dиs lors que se trouve repris l’йlйment essentiel de la marque susceptible d’exercer tout ou partie de sa fonction distinctive (CA Paris 18 fйvrier 1998).

En l’espиce, la partie de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES reproduite est le vocable “le cadeau”.

Le terme “cadeau” est dйfini comme йtant ‘une chose offerte а quelqu’un’ (Le petit Larousse).

L’Expert constate que le vocable “le cadeau” a fait l’objet d’un dйpфt dans 35 marques franзaises en classes 16, 35, 38 et 41 ( et non 52 comme il est soutenu par le Dйfendeur), dont la marque SELECTOUR LE CADEAU justement relevйe par le Dйfendeur. La marque du Requйrant a donc prйcisйment pour objet de dйsigner des produits et services ayant vocation а кtre des cadeaux offerts а un autre. Le terme “le cadeau” йvoque clairement une caractйristique de ses produits ou services, а dйfaut de dйsigner des objets offerts, cette marque pourrait кtre considйrйe comme trompeuse pour le consommateur.

L’Expert considиre au vu de ces йlйments que le vocable “le cadeau” n’est pas susceptible d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque.

L’Expert est en consйquence d’avis qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne entre la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES et le nom de domaine <lecadeau.fr>.

- Sur les actes de concurrence dйloyale

Il est de jurisprudence constante que les faits constitutifs de concurrence dйloyale et de parasitisme doivent кtre distincts de ceux qui rйalisent la contrefaзon (CA Paris, 14 juin 2006).

Concrиtement, le Requйrant doit dйmontrer qu’un йlйment non compris dans l’enregistrement de la marque a йtй reproduit ou imitй illicitement en crйant un risque de confusion.

Il peut s’agir notamment du graphisme de la marque, du dйcor, du conditionnement ou encore de la forme du produit considйrй (Cass. Com. 17 mars 2004).

La faute peut йgalement consister dans l’йconomie rйsultant de l’appropriation du travail d’autrui et dans le dйtournement de clientиle en rйsultant (C. Com. 5 juillet 2006).

En l’espиce, l’Expert est d’avis qu’aucun fait distinct de concurrence dйloyale n’est dйmontrй.

Le Requйrant n’allиgue ni ne prouve кtre connu sous la dйnomination “le cadeau”. Ainsi, en enregistrant et en utilisant sciemment le nom de domaine <lecadeau.fr>, le Dйfendeur n’a pas cherchй а profiter de la rйputation du Requйrant.

L’Expert estime ainsi pouvoir lйgitimement dйduire de ces considйrations que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <lecadeau.fr> par le Dйfendeur ne sauraient кtre considйrйs comme une utilisation de mauvaise foi.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <lecadeau.fr> par le Dйfendeur ne portent pas atteinte aux droits du Requйrant.

B. Droit du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

Comme exposй prйalablement, l’Expert estime que le Requйrant ne dйmontre pas que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine contestй a йtй effectuй en fraude de droits des tiers.

De ce fait, l’Expert considиre que le Requйrant n’est pas bien fondй а demander la transmission du nom de domaine <lecadeau.fr> а son profit.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert rejette la demande de transmission а son profit du nom de domaine <lecadeau.fr> formulйe par le Requйrant.

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Nathalie DREYFUS
Expert

Le 8 dйcembre 2006