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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sociйtй des Produits Nestlй, S.A. v. Heinz Windheim

Caso Nє DMX2006-0007

 

1. Las Partes

El Promovente es Sociйtй des Produits Nestlй, S.A., Vevey, Suiza, representada por Baker & McKenzie Abogados, S.C., Mйxico D.F. Mйxico.

El Titular es Heinz Windheim, con domicilio en Bremen, Alemania.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <masnescafe.com.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-Mйxico.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2006. El 19 de junio y el 13 de julio de 2006, el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 19 de junio y el 13 de julio de 2006, NIC-Mйxico remitiу al Centro por igual vнa, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En atenciуn a varias prevenciones formuladas por el Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente subsanу su Solicitud mediante promociones de fecha 21 y 29 de julio, y 2 de agosto de 2006.

El Centro verificу que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplieran los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artнculos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 27 de agosto de 2006. El Titular no contestу a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud el 1 de septiembre de 2006.

No siendo derecho del Promovente conforme al Reglamento el nominar al Panel Administrativo, el Centro desestimу la propuesta de aquйl, nombrando a Reynaldo Urtiaga Escobar como Panelista Ъnico el dнa 15 de septiembre de 2006, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, segъn lo dispuesto por el artнculo 8 del propio Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actъa y la presente Decisiуn es el espaсol, siendo este ъltimo el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa mundialmente conocida en el sector de productos alimenticios. Entre las marcas mбs reputadas que comercializa en el mercado global se encuentra NESCAFЙ, misma que ha permanecido registrada en Mйxico desde 1960 en relaciуn con preparaciones a partir de cafй y otros productos amparados bajo diversas clases.

Para publicitar sus productos y difundir informaciуn corporativa, el Promovente mantiene un sinnъmero de portales de Internet, entre ellos <nestle.com>, <nestle.com.mx> y mбs particularmente <mas-nescafe.com.mx>.

En virtud del uso extendido que el Promovente ha venido haciendo ininterrumpidamente de su marca NESCAFЙ, aunado a una constante y masiva promociуn por medios impresos y electrуnicos, es inconcuso que la denominaciуn Nescafй goza actualmente de un amplio nivel de reconocimiento y notoriedad entre el pъblico consumidor mexicano en general.

Por su parte, el Titular registrу el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 11 de octubre de 2004.

El sitio localizado bajo el dominio <masnescafe.com.mx> ha estado desprovisto de contenido propio desde su fecha de creaciуn y en su lugar el nombre de dominio en litigio ha estado vinculado al portal “www.sedo.com”, gestionado por un tercero.

Habiйndose percatado del registro sin su consentimiento del nombre de dominio en disputa y considerar dicho acto en violaciуn a sus derechos exclusivos de marca sobre la denominaciуn reservada Nescafй, con fecha 29 de marzo de 2006, el Promovente interpelу vнa correo electrуnico al Titular requiriйndole abstenerse de seguir utilizando el nombre de dominio en litigio, asн como pedirle que en un plazo de diez dнas cediera voluntariamente este ъltimo en favor del Promovente.

Al no recibir respuesta alguna a su comunicaciуn, el Promovente presentу la Solicitud que dio inicio al presente procedimiento administrativo.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

i Analizando los signos en su conjunto, tal y como son usados y apreciados por el pъblico consumidor, existen semejanzas entre las marcas del Promovente y el nombre de dominio en contienda que posibilitan su confusiуn a nivel fonйtico y gramatical.

ii La confusiуn fonйtica se comprueba fбcilmente al pronunciar clara y objetivamente ambas denominaciones en conflicto, mientras que la confusiуn grбfica se demuestra observando los signos por imposiciуn ya que la marca NESCAFЙ se incluye нntegramente en el nombre de dominio que nos ocupa.

iii El prefijo “mбs”, al denotar calidad y no conferir carбcter distintivo o diferenciable frente a la marca del Promovente, debe desestimarse en el anбlisis de confusiуn a realizarse por el Panel Administrativo, lo mismo que los sufijos .com y .mx, de conformidad con reiteradas resoluciones administrativas bajo la Polнtica.

iv El Titular no tiene interйs o derecho legнtimo sobre el nombre de dominio en controversia, al carecer de la autorizaciуn del Promovente para usar una denominaciуn que se confunda con su marca.

v El Titular no puede justificar interйs o derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que este ъltimo no se encuentra en uso ni se ha tratado de utilizar.

vi Al mantener el nombre de dominio en disputa vinculado a un sitio cuyo objeto es pagar dinero al titular del nombre de dominio estacionado sobre la publicidad mostrada a visitantes del sitio “masnescafe.com.mx” que son automбticamente redireccionados al sitio “www.sedo.com”, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer con бnimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web.

vii Existen casos resueltos por el Centro en los cuales los demandados tenнan contratado el sistema de parking en <sedo.com>, en circunstancias similares al caso que nos ocupa.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promoverte oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1.a de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. El titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

Preliminar

Si bien mъltiples grupos administrativos de expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una solicitud fundada en esta u otra Polнtica anбloga no se traduce automбticamente en una decisiуn en favor del promovente (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del informe titulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el promovente, siempre y cuando el panel administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI Nє D2000-0403 (considerando apropiado que el panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la demanda); y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF Nє 95095 (resolviendo que la omisiуn del demandado en contestar la demanda faculta al panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI Nє D2000-1415, el quid en este tipo de anбlisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusiуn en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusiуn en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del promovente para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica.

En el caso que nos ocupa, es innegable que el nombre de dominio <masnescafe.com.mx> captura en su integridad la marca NESCAFE del Promovente, lo que indefectiblemente redunda en la confusiуn entre ambos signos, ya que la presencia del prefijo “mas” (forma бtona de mбs) deviene intrascendente para los fines de un anбlisis de confusiуn bajo la Polнtica. A mayor abundamiento, en la forma de “mбs” en que parece haber pretendido utilizarse pero que resultу tйcnicamente imposible, siendo aquйl un adverbio comparativo que por su propia naturaleza va unido a otro elemento, resulta de hecho ineficaz para desvirtuar la confusiуn que se presenta vis-а-vis la marca del Promovente.

En este sentido, es de explorado derecho bajo la Polнtica UDRP (de la cual deriva la Polнtica para .MX) que “cuando un nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca del demandante, debe considerarse que tal nombre de dominio es similar en grado de confusiуn a esa marca no obstante la adiciуn de otras palabras”. Vйase Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI Nє D2005-0250 (tйrmino genйrico “products” acompaсando la marca JAFRA del Demandante); Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., Caso OMPI Nє D2002-0095 (“credit” sumado a la marca EXPERIAN); Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI Nє D2001-0903 (“parts” junto a la marca OKIDATA); Britannia Building Society v. Britannia Fraud Prevention, Caso OMPI Nє D2001-0505 (“buildingsociety” a continuaciуn de la marca BRITANNIA); y Chanel, Inc., v. Estco Technology Group, Caso OMPI Nє D2000-0413 (“chanelstore” y “chanelfashion” fueron encontradas similares en grado de confusiуn a la notoriamente conocida marca CHANEL).

De igual forma, la jurisprudencia en la materia ha consistentemente establecido que la presencia en el nombre de dominio, de dominios de nivel superior genйricos como .com o relativos a cуdigos de paнses como en la especie el.mx, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos jurнdicamente relevantes para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn bajo la Polнtica. Vйanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI Nє D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI Nє D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI Nє DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI Nє DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse apropiado indebidamente de dicha marca ).

La determinaciуn de este Panelista en cuanto a la ocurrencia de confusiуn gramatical, fonйtica y conceptual comercial se robustece en atenciуn al extendido nivel de identificaciуn y reconocimiento de que goza la marca NESCAFE entre el pъblico consumidor, lo que incrementa la probabilidad de que los visitantes interesados en dirigirse a los sitios del Promovente, incluido el <mas-nescafe.com.mx>, sean referidos contra su intenciуn original al portal del Titular.

Por consiguiente, se tiene por actualizada la hipуtesis prevista en el artнculo 1.a.i de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Con relaciуn a este elemento, el Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no le ha sido conferida facultad o autorizaciуn alguna para usar una denominaciуn que pudiese confundirse con la marca del Promovente.

Por otro lado, del anбlisis de las constancias exhibidas por el Promovente, no se desprende que el Titular sea conocido con la denominaciуn <masnescafe.com.mx>, ni que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relaciуn con un ofrecimiento autйntico de productos o servicios, y menos aъn que haya hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro.

En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado prima facie por parte del Promovente, el segundo requisito de la Polнtica, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nє D2000-1467.

En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestaciуn a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular carece de derecho o interйs legнtimo alguno en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. Vйanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nє D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interйs legнtimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo que estimase en su favor).

En suma, del anбlisis de los medios de prueba y argumentos legales presentados por el Promovente, no se advierte por el Experto en forma evidente que alguna de las defensas contenidas en el artнculo 1.c de la Polнtica resulte aplicable, argumentable o demostrable por el Titular en el caso concreto.

Por ende se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el artнculo 1.a.ii de la Polнtica.

C. Registro у utilizaciуn del nombre de dominio de mala fe

Antes que nada se advierte por este Experto que debido a la reputaciуn de la marca, consolidada por el Promovente desde hace mбs de 40 aсos en el mercado mexicano, resulta inconcebible que el Titular no hubiese conocido la marca NESCAFE al momento de registrar un dominio .MX orientado al pъblico de Mйxico, mбxime si tal direcciуn de pбgina web contiene en su integridad una expresiуn que no tiene otro significado o funciуn mas que como marca del Promovente. La conclusiуn que antecede se corrobora por la imagen de una taza de cafй que aparecнa en el sitio del Titular, segъn documental privada de fecha 20 de abril de 2006.

Ahora bien, el Promovente ha ofrecido elementos de prueba que al no ser objetados por el Titular, fueron valorados por el Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado que el nombre de dominio ha permanecido estacionado desde la fecha de su registro y mбs particularmente desde hace algъn tiempo en <sedo.com>. Esta prбctica conocida como “parking” y que consiste en otorgar la gestiуn de un nombre de dominio a un tercero a fin de percibir de este ъltimo un porcentaje de los ingresos por anuncios publicitarios mostrados, se redireccione al visitante a otros sitios, o se ofrezca dicho nombre de dominio en venta, ha sido considerada (bajo ciertas condiciones), como lo hace notar el Promovente, constitutiva de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Macalve e-dominios S.A., Caso OMPI Nє D2006-0451 (determinбndose mala fe por apropiarse el Demandado de la marca mundialmente conocida TAMIFLU, estacionando el nombre de dominio en un sitio que ofrecнa hipervнnculos a sitios de Internet de competidores del Demandante); Lockton Companies, Inc. v. chabbewalweb, Caso OMPI Nє D2005-1330, (aъn suponiendo que no se haya beneficiado directamente del servicio de “parking”, el Demandado debiу haber sabido y deseado que habrнa hipervнnculos a terceros que se verнan beneficiados en ъltima instancia).

En la especie, al desprenderse de las probanzas que el dominio fue aparentemente puesto a la venta, presumiblemente a un precio especulativo, aunado a la falta de derecho o interйs legнtimo aparente por parte del Titular, el conocimiento que йste debiу haber tenido de la marca del Promovente y la falta de contestaciуn a la Solicitud, constituyen en su conjunto elementos de convicciуn bastantes a juicio de este Panelista para determinar la existencia de mala fe no solo en el registro del nombre de dominio, como serнa suficiente bajo la Polнtica, sino tambiйn en su utilizaciуn por casi dos aсos desde su fecha de registro, actualizбndose por tanto las causales previstas en el artнculo 1.b.i y .iv de la Polнtica. En el mismo sentido ver MATTEL, INC. v. Carlos Hernбndez, Caso OMPI Nє DMX2005-0009, (habiendo el Titular elegido estacionar sus nombres de dominio en un sitio como <sedo.com> donde se valъan y venden nombres de dominio, lleva al Panel a concluir que los cuatro nombres dominio incorporando marcas mundialmente conocidas fueron registrados con el fin de venderlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estйn relacionados directamente con los nombres de dominio).

Por las consideraciones descritas se colige que la exigencia requerida en el artнculo 1.a.iii de la Polнtica ha sido satisfecha en el caso concreto.

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto Ъnico concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <masnescafe.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 2 de octubre de 2006