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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Computadoras y Accesorios del Mayab SA de CV v. Mario Mijango Amador

Caso N° DMX2006-0010

 

1. Las Partes

El Promovente es Computadoras y Accesorios del Mayab SA de CV, con domicilio en Mйrida, Yucatбn, Mйxico, representada por Carlos F. Brito C., Mйxico.

El Titular es Mario Mijango Amador, con domicilio en Tamaulipas, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <computam.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-Mйxico.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 18 de septiembre de 2006. El 25 de septiembre de 2006 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 28 de septiembre de 2006 NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta indicando que el titular del nombre de dominio no correspondнa con aquйl mencionado en la Solicitud. En respuesta a la prevenciуn del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 4 de octubre de 2006.

El Centro verificу que la Solicitud modificada cumplнa los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Polнtica”), el Reglamento de la polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artнculos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de octubre de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 26 de octubre de 2006. Debido a que el Titular no presentу contestaciуn alguna dentro de plazo, el Centro acusу su rebeldнa con fecha 31 de octubre de 2006.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto Ъnico el dнa 10 de noviembre de 2006, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 8 del Reglamento. El suscrito Panelista considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actъa es el espaсol, siendo este ъltimo el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa con cinco aсos de existencia en el sureste de la Repъblica Mexicana, dedicada a la venta, instalaciуn, mantenimiento, reparaciуn y consultorнa en materia de tecnologнas de la informaciуn, incluyendo equipos de cуmputo, hardware, dispositivos perifйricos y redes informбticas.

Para identificar sus servicios el Promovente tiene registrada en Mйxico la marca COMPUTAM en las clases internacionales 35, 37, 38 y 42, con respecto a publicidad, trabajos de oficina, reparaciуn, servicios de instalaciуn, telecomunicaciones, diseсo y desarrollo de equipo y programas de computadora, entre otros. La fecha legal del registro marcario mбs antiguo corresponde al 25 de abril de 2005.

A efecto de promocionar sus servicios y ante la imposibilidad de registrar el nombre de dominio en litigio, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo la direcciуn electrуnica “http://www.computam.net”.

Por su parte, el Titular registrу el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 13 de marzo de 2006. El sitio de Internet vinculado al nombre de dominio <computam.com.mx> oferta los mismos productos comercializados por el Promovente y muestra prominentemente la marca de este ъltimo en su pбgina de inicio.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <computam.com.mx> es grбfica y fonйticamente idйntico a las marcas registradas por el Promovente, las cuales se aplican a servicios idйnticos a los ofrecidos por el Titular bajo el nombre de dominio en disputa;

(ii) Es de advertirse que el nombre de dominio indebidamente registrado del Titular tambiйn resulta similar al nombre de dominio <computam.net>, propiedad del Promovente;

(iii) Para efectos de determinar la identidad o confusiуn antes apuntada resulta intrascendente la adiciуn del nivel secundario (gTLD) “.com” y del cуdigo de paнs (ccTLD) “.mx”, como elementos diferenciadores del nombre de dominio en controversia respecto de la marca y nombre de dominio del Promovente, segъn lo han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos al amparo de la Polнtica;

(iv) El Titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, en razуn de que el Promovente no lo autorizу a utilizar la marca COMPUTAM, ni tiene derecho de propiedad intelectual concedido o en trбmite sobre dicha denominaciуn en Mйxico, lo que se demuestra con los resultados que arrojan las bъsquedas fonйtica en clases 35 y 42, y de antecedentes registrales por titular, efectuadas por el Promovente mediante el Sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

(v) El hecho de que el Titular oferte bajo el nombre de dominio en controversia, servicios idйnticos a los que presta el Promovente indica que tal nombre de dominio no ha venido utilizбndose de manera legнtima en relaciуn con una oferta de buena fe de productos y servicios;

(vi) El uso que el Titular atribuye al nombre de dominio en conflicto es eminentemente comercial, ademбs de ilegнtimo y desleal por engaсar a los consumidores al hacerles suponer que los servicios del Titular se ofrecen al amparo de la marca que el Promovente ha venido posicionando favorablemente en el mercado;

(vii) Es evidente que el Titular solicitу el nombre de dominio en litigio para aprovecharse del prestigio que denota la marca del Promovente, con el propуsito de impedir a este ъltimo reflejar su marca COMPUTAM en un nombre de dominio con terminaciуn .MX, correspondiente al paнs en que estб radicado;

(viii) El pъblico consumidor que consulta la pбgina de Internet bajo el nombre de dominio en controversia, es inducido a error o confusiуn en cuanto al origen comercial de los servicios ofrecidos bajo la marca COMPUTAM, lo que se demuestra con una bъsqueda de dicha denominaciуn utilizando el motor de bъsqueda Google, misma que incluye tanto el sitio del Promovente como aquйl del Titular;

(ix) La utilizaciуn por parte del Titular del nombre de dominio en la forma que lo ha venido haciendo configura un acto ilegal al hacerse publicidad valiйndose de la marca del Promovente y de esta manera engaсar al consumidor que ingresa a su sitio web buscando un servicio ofrecido por el Promovente bajo la marca COMPUTAM;

(x) Al utilizar la marca del Promovente como nombre de dominio y ostentarse como propietario de aquйlla, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer con engaсo y бnimo de lucro, usuarios de Internet a su portal, creando confusiуn con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de dicho sitio web, configurбndose asн la mala fe por parte del Titular en el uso del nombre de dominio en pugna.

B. Titular

El titular no contestу a las alegaciones del Promovente, por tanto, dejando de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1(a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Si bien mъltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una Solicitud fundada en esta u otra Polнtica no se traduce automбticamente en una Decisiуn en favor del Promovente (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la demanda); y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisiуn del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, el quid en este tipo de anбlisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusiуn en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusiуn en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente para justificar la procedencia de una pretensiуn bajo la Polнtica. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por el Promovente, resulta irrelevante la identidad o confusiуn del nombre de dominio en litigio vis-а-vis su propio nombre de dominio, en este caso <computam.net>.

En la especie, de su simple comparaciуn al primer golpe de vista se advierte que el nombre de dominio <computam.com.mx> es idйntico a la marca COMPUTAM en el plano gramatical, fonйtico, e incluso conceptual dada la sugestividad inherente del propio signo marcario.

Como bien aduce el Promovente, la presencia de sufijos (sean dominios de nivel superior genйricos como “.com” o relativos a cуdigos de paнses como “.mx”) es inocua para desestimar una determinaciуn de identidad o confusiуn al amparo de la Polнtica, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios. En el mismo tenor, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, tal falta de coincidencia entre el nombre de dominio por un lado y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado por el otro, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn bajo la Polнtica. Vйanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

En razуn de las consideraciones que anteceden, se tiene por cumplida la hipуtesis prevista en el artнculo 1(a)(i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Con relaciуn a este elemento, el Promovente asegura que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no le ha sido conferida licencia, facultad o autorizaciуn alguna para usar la marca COMPUTAM como nombre de dominio. En consecuencia y debido a que el nombre de dominio en controversia alberga un portal utilizado para ofrecer servicios de la misma naturaleza a los que el Promovente presta bajo su marca, resulta jurнdicamente imposible como lo corrobora este ъltimo con el resultado de las bъsquedas de antecedentes registrales efectuadas, que el Titular tuviese alguna marca registrada en Mйxico respecto de la denominaciуn COMPUTAM.

Lo anterior es suficiente para tener por demostrado prima facie, el segundo requisito de la Polнtica, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No. D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI N° D2000-1467.

En estas circunstancias y ante la falta de contestaciуn a la Solicitud, el Experto estima que el Titular carece de derecho o interйs legнtimo alguno en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. Vйanse Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd., Caso OMPI N° D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso eResolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o interйs legнtimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo que estimase en su favor).

Por ende se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el artнculo 1(a)(ii) de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por lo que hace a este requisito de la Polнtica, a fin de apoyar sus afirmaciones el Promovente ha ofrecido medios de prueba que al no ser objetados por el Titular fueron valorados por este Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado lo siguiente:

(i) El Titular incumpliу la obligaciуn prevista en el artнculo II.b)vii de las Polнticas Generales de NIC-Mйxico (incorporadas por referencia al contrato de registro del nombre de dominio <computam.com.mx>), consistente en cerciorarse de antemano que el nombre de dominio a registrar no invadнa derechos de marcas registradas en favor de terceros, ya que debiу haber sabido de la existencia de la marca COMPUTAM, registrada con mбs de siete meses de antelaciуn a la fecha de registro del nombre de dominio en conflicto;

(ii) El Titular ofrece en territorio mexicano bajo la denominaciуn CompuTam, servicios de idйntica naturaleza a los prestados por el Promovente y respecto de los cuales este ъltimo tiene concedidos varios registros marcarios precisamente en Mйxico al amparo del signo nominativo COMPUTAM;

De lo anterior se colige que el Titular registrу y ha venido usando el nombre de dominio <computam.com.mx> a fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, posibilitando la confusiуn frente a la marca COMPUTAM del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del portal, o los servicios ofrecidos bajo el mismo, configurбndose asн la causal de mala fe tipificada en el artнculo 1(b)iv de la Polнtica. En el mismo sentido vйase Sydney Markets Limited v. Nick Kakis, trading as Shell Information Systems, Caso OMPI N° D2001-0932 (resolviendo que “la ъnica inferencia razonable que puede derivarse de los hechos de este caso es que, al usar el nombre de dominio, el Demandado ha intentado atraer a su portal, con бnimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de confusiуn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web del Demandado”); y National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. v. RMG Inc-BUY or LEASE by E-MAIL, Caso OMPI N° D2001-1387 (concluyendo “sobre la base de las pruebas presentadas y en ausencia de Contestaciуn alguna, que el Demandante ha demostrado la mala fe en el uso del nombre de dominio por parte del Demandado”).

No obstante lo anterior, resulta suficiente para tener por demostrado el extremo que precisa el artнculo 1(a)(iii) de la Polнtica, es de advertirse la existencia de una circunstancia adicional que confirma la determinaciуn de mala hecha por este Panelista, derivada del contenido del portal de Internet adscrito al nombre de dominio <computam.com.mx>, que presuntivamente infringe los derechos del Promovente al uso exclusivo de su marca registrada y al mismo tiempo configura una conducta de competencia desleal en tйrminos del artнculo 213 de la Ley (Federal Mexicana) de la Propiedad Industrial, cuya observancia le es exigible tanto al Promovente como al Titular.

Atento a las razones expuestas se tiene por satisfecha en el caso concreto la exigencia del artнculo 1(a)(iii) de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el suscrito Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su pretensiуn planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1(g) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <computam.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

24 de noviembre de 2006