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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

General Motors Corporation v. Alberto Quiroga Gonzбlez

Caso Nє DMX2006-0013

 

1. Las Partes

El Promovente es General Motors Corporation con domicilio para estos efectos en Mйxico, D.F., Mйxico, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., Mйxico.

El Titular es Alberto Quiroga Gonzбlez, con domicilio en Mйxico, D.F., Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <gmc.com.mx>.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 23 de octubre de 2006 vнa correo electrуnico y el 25 de octubre en papel. El 26 de octubre de 2006 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 27 de octubre de 2006 NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de pago. En respuesta a una notificaciуn del Centro de fecha 1 de noviembre de 2006 en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 3 de noviembre de 2006.

El Centro verificу que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplнan los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Polнtica”), el Reglamento de la polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artнculos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de noviembre de 2006. De conformidad con el artнculo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 2 de octubre de 2006. El Titular no contestу a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud el 27 de noviembre de 2006.

El Centro nombrу a Kiyoshi I. Tsuru como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Experto”) el dнa 6 de diciembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es titular del siguiente registro marcario en Mйxico:

GMC, Nє de Registro 341120, el cual distingue productos de la Clase 6 (sуlo escudos metбlicos para vehнculos, herrajes para vehнculos. Muelles de hoja para vehнculos); Clase 12 (vehнculos; aparatos de locomociуn terrestre, aйrea o marнtima (exceptuando sus motores)); y Clase 22 (sуlo velas para vehнculos), presentada con fecha 8 de julio de 1987 y concedida el 19 de enero de 1988.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

La Promovente argumenta lo siguiente:

Que el nombre de dominio <gmc.com.mx> es idйntico a la marca registrada No. 341120 “GMC”.

Que desde 1902 se ha consolidado como la armadora mбs grande de camionetas.

Que es una empresa mundialmente reconocida como lнder en la industria automotriz, con presencia y aceptaciуn en paнses ubicados en los cinco continentes y que existe en Mйxico desde 1935.

II. Derechos o intereses legнtimos

La Promovente presentу los siguientes argumentos:

El Titular no es conocido por el nombre de dominio controvertido.

El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio controvertido, ya que no cuenta con registros para dichas marcas (y anexa como prueba el resultado de una bъsqueda en el sistema de consulta externa del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de donde se desprende que el Titular no aparece como poseedor de marcas GMC).

El Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilizaciуn del nombre de dominio en disputa (y exhibe como prueba una fe de hechos expedida por el Lic. Josй Luis Quevedo Salcedo, Notario Pъblico 99 del distrito Federal, en la cual se hace constar que fue imposible la resoluciуn del nombre de dominio <gmc.com.mx> a una pбgina Web).

La Promovente invoca la doctrina de la “tenencia pasiva” consagrada en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 (citando tambiйn Clesa, S.A. v. Vesa Tecnologнas, S.L. tambiйn conocida como Vesatec, Caso OMPI No. D2000-1250).

III. Mala fe

La Promovente presentу los siguientes argumentos:

La Promovente hace referencia a la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de Dominio para el ccTLD .MX, que requiere mala fe en el registro “o” en el uso.

El caso que dio origen inicialmente a la doctrina de tenencia pasiva, es decir, Telstra, reconoce que la inacciуn (mantenimiento pasivo) en relaciуn al registro de un nombre de dominio puede, en algunas circunstancias, constituir el uso de mala fe de un nombre de dominio.

La Promovente resalta el hecho que el Titular no utiliza para ningъn fin ъtil el nombre de dominio <gmc.com.mx> invocando la doctrina de “Tenencia Pasiva” y alega que por tanto que dicho Titular estб actuando de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones de la Promovente.

 

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado contestaciуn alguna a la Solicitud en tйrminos del Artнculo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con la Polнtica, la Promovente deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artнculo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Existe identidad entre el nombre de dominio <gmc.com.mx> y la marca GMC de la Promovente, pues tanto el primero como la segunda estбn compuestos de los mismos elementos, es decir, la expresiуn GMC, salvo por la adiciуn en el primero del nombre de dominio de cуdigo de paнs (por sus siglas en inglйs ccTLD) “.mx” al final del nombre de dominio del Titular. Tal elemento carece de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca GMC, puesto que dicho ccTLD no cumple la funciуn de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI Nє D2002-0537, ver tambiйn CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

Por tanto, el primer requisito de la Polнtica se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con la clбusula 1.c) de la Polнtica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos en cuestiуn con бnimo de lucro.

El Titular no ha presentado escrito de Contestaciуn alguno y no ha acreditado ninguno de los extremos a que se refiere el pбrrafo 1.c) de la Polнtica, o ha presentado argumento alguno que permita deducir la existencia de derechos o intereses legнtimos del Titular sobre el dominio controvertido. La Promovente ha presentado pruebas que establecen que el el Titular no es conocido como GMC. GMC es una marca de la Promovente, que ha sido ampliamente difundida en el mercado.

El segundo requisito de la Polнtica ha quedado satisfecho.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Pбrrafo 1.b) de la Polнtica seсala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa нndole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web o del sitio en lнnea o de un producto o servicio o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en lнnea.

La Polнtica relativa efectivamente requiere que se pruebe ъnicamente uno de dos elementos de mala fe: uso “o” registro.

La lista de supuestos seсalados en el pбrrafo 1.b) de la Polнtica es enunciativa y no limitativa. Segъn Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Titular estй realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideraciуn las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Titular estй actuando de mala fe. La distinciуn entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerб una distinciуn fina, pero es importante. Lo que dicha distinciуn significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye tambiйn la omisiуn [inacciуn, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisiуn [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilizaciуn de mala fe del nombre de dominio” (traducciуn de este Experto).

Debido a que la Pуlitica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX sigue de cerca a la Polнtica UDRP, este Experto estima pertinente hacer referencia a la prбctica relacionada a esta ъltima. En efecto, un nъmero considerable de Expertos nombrados de conformidad con la Polнtica UDRP ha reconocido que las cuatro circunstancias demostrativas de mala de dicha Polнtica (bбsicamente las mismas incluidas en la Polнtica relativa a los nombres de dominio .MX) constituyen meros ejemplos y, en consecuencia, no se estarнa ante una enumeraciуn taxativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).

En el contexto de la Polнtica UDRP, otros Expertos han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existiу mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artнculo 1.a)iii). (Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 citando a su vez Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI Nє D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).

De lo anterior, en el presente caso, este Experto ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:

(i) La marca GMC es altamente distintiva y cumple su funciуn de identificador de origen de los productos de la Promovente. Dicha marca ha tenido presencia en Mйxico desde 1935 y en Estados Unidos de Amйrica por mбs de cien aсos, segъn alegaciones de la Promovente que no han sido controvertidas por el Titular. La difusiуn de que es objeto la marca GMC en medios de comunicaciуn es significativa.

(ii) El Titular no ha presentado pruebas de uso de buena fe del dominio controvertido <gmc.com.mx>.

(iii) El Titular no tiene relaciуn alguna con la Promovente o sus marcas, y ha omitido presentar en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.

(iv) La naturaleza de la marca GMC, su difusiуn y reconocimiento entre el pъblico consumidor como distintivo de los productos que comercializa la Promovente, y como identificador de origen de dicha Promovente, hacen que el dominio en disputa estй muy cercanamente ligado a la citada marca GMC, la Promovente y los productos que йsta pone en el mercado. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondйe en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “estб tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no estй relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”.

(vi) Segъn afirmaciones de la Promovente, no controvertidas por el Titular, asн como la informaciуn de datos Whois obtenida por la Promovente y presentada en este procedimiento, el Titular reside en territorio mexicano, en donde la marca GMC ha sido ampliamente publicitada durante dйcadas. Esto aunado al registro marcario que exhibe la Promovente permite concluir que el Titular probablemente tenнa conocimiento de la marca GMC al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.

(vii) Este Panel concuerda con J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, mutatis mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, es difнcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, a los derechos de un tercero” –en este caso el Demandado registrу <donsimon.com> y alegу que lo registrу pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Fъtbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. Garcнa Carriуn, S.A.) –en donde el demandado registrу <realmadrid.org>.

(viii) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningъn uso del nombre de dominio por parte del Titular que no fuera ilegнtimo.

El tercer requisito de la Polнtica ha sido cumplido.

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Panel concluye que la Promovente ha acreditado los extremos de su pretensiуn planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <gmc.com.mx> sea transferido a la Promovente.

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Kiyoshi I. Tsuru
Experto Ъnico

Fecha: 20 de diciembre de 2006