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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

El Mundo Deportivo S.A. v. Juan Andres Mijares Elizondo

Caso No. D2007-0985

 

1. Las Partes

La Demandante es El Mundo Deportivo S.A. representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., Espaсa, con domicilio en Barcelona, Espaсa.

El Demandado es Juan Andres Mijares Elizondo con domicilio en Nuevo Leуn, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Wild West Domains, Inc.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 5 de julio de 2007. El 6 de julio de 2007, el Centro enviу a Wild West Domains, Inc. vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 7 de julio de 2007. Wild West Domains, Inc. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de julio de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 1° de agosto de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de julio de 2007.

El Centro nombrу a Miguel B. O’Farrell como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 15 de agosto de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante El Mundo Deportivo S.A. pertenece al Grupo Godу, primer holding de comunicaciones en Barcelona, y posee una reconocida publicaciуn llamada “El Mundo Deportivo”.

La Demandante es titular de varios registros espaсoles de la marca EL MUNDO DEPORTIVO, Reg. No. M1688700 al 04 y M1986561, y de los registros comunitarios (Comunidad Europea) Nos. 773.457 y 1.235.159, todo ellos registrados con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa.

El Demandado es titular del nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi>, registrado el 26 de septiembre de 2006.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega que:

Pertenece al Grupo Godу, primer holding de comunicaciones en Barcelona. Lider de reconocida trayectoria del sector de Medios de Comunicaciуn tanto a nivel local como a nivel nacional.

El Demandante debido a su actividad de promociуn deportiva ha creado dentro su ediciуn digital un sitio Web donde se pueden consultar los diferentes servicios de alertas informativas, evidenciando con ello la importancia que tiene para el Demandante el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi>, asi como para sus miles de usuarios que esperan recibir la informaciуn deportiva optimizada a travйs de sus mуviles y dispositivos adaptados a esta nueva tecnologнa.

El Demandante es titular de los registros espaсoles de la marca EL MUNDO DEPORTIVO, Reg. No. M1688700, Reg. No. M1688701, Reg. No. M1688702, Reg. No. M1688703, Reg. No. M1688704 y M1986561, y de los registros comunitarios (Comunidad Europea) Reg. Nos. 773.457 y Reg. No.1.235.159, los cuales son idйnticos al nombre de dominio en disputa.

El Demandante es titular de numerosos nombres de dominio como por ejemplo <elmundodeportivo.com>, < elmundodeportivo.es>, < elmundodeportivo.org>, <mundodeportivo.net>, entre muchos otros.

De la misma manera, sostiene el Demandante, en relaciуn al interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en discusiуn que el Demandado no ha realizando ninguna actividad de carбcter comercial dirigida al desarrollo de contenidos Web para telйfonos mуviles, asн como no ha realizado actos de preparaciуn para utilizar el nombre de dominio, ya que el Demandado lo ha registrado y puesto a la venta en Sedo, siendo йste un conocido subastador de nombres de dominio.

De igual manera sostiene el Demandante que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio < elmundodeportivo.mobi> ni por el nombre “El Mundo Deportivo”.

A su vez, el Demandado, titular del nombre de dominio <disysol.com>, posee asociado el nombre de dominio a un sitio Web dedicado a la venta y distribuciуn de vinos, actividad comercial a la cual parece dedicarse y que nada tiene que ver con la denominaciуn “El Mundo Deportivo”.

El Demandado carece de licencia o permiso similar para usar la marca EL MUNDO DEPORTIVO o para utilizarla como nombre de dominio.

Por todo ello, la puesta en venta del nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> no se puede considerar un uso legнtimo por parte de su titular.

El Demandante ha acreditado suficientemente su amplio posicionamiento en el mercado. De esta circunstancia ha de seguirse que el Demandado registrу el nombre de dominio en disputa siendo plenamente consciente de estar perjudicando los derechos de la Demandante y que la adopciуn del nombre de dominio < elmundodeportivo.mobi> podrнa ser susceptible de inducir a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del titular del nombre de dominio.

Es poco probable que el Demandado desconociera la existencia de la Demandante previo a solicitar el registro del nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi>, mбxime cuando “El Mundo Deportivo” es patrocinador de mъltiples eventos deportivos a nivel internacional, por tanto la publicidad estб presente en todos los grandes eventos deportivos.

Es evidente que al momento del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado conocнa la existencia de “El Mundo Deportivo” por lo que la puesta en venta de este nombre de dominio constituye un acto de mala fe.

B. Demandado

En contestaciуn a las alegaciones del Demandante, el Demandado alega que:

“El Mundo Deportivo” es una frase genйrica, formada por palabras comunes que son parte oficial del idioma espaсol, lengua que se habla en distintos paнses del mundo, entre ellos Mйxico. Es una frase usada ampliamente para expresar distintas ideas y para referirse a diversos negocios y actividades relacionadas con el deporte.

En Mйxico, el Grupo Godу y su publicaciуn periodнstica no tienen injerencia alguna y carecen de reconocimiento. De hecho, en Mйxico existen negocios con nombres de dominio de pбginas como “www.mundodeportivo.com.mx” y “www.elmundodeportivo.com.mx” que no tienen ninguna relaciуn con el Grupo Godу.

De la misma manera, sostiene el Demandado que el Demandante no puede pretender monopolizar una frase tan genйrica a nivel absoluto y mundial.

Si bien es cierto que el Demandado es titular del nombre de dominio <lavanguardia.mobi> que la Demandante injustamente y sin fundamento reclama, lo cierto es que en dicho procedimiento el Demandado ha probado tener derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio <lavanguardia.mobi>.

El Demandado adquiriу el nombre de dominio en disputa junto con otros dominios con visiуn a futuro para negocios con los que ya cuenta o respecto de los cuales ha invertido en proyectos, con la idea de dar uso a los que resulten mбs propios y legнtimamente vender los que siguieren otra suerte, teniendo derecho a asн hacerlo.

El Demandado tiene particular interйs en el nombre de dominio en disputa para promocionar y comercializar, bajo el esquema moderno de Internet para telйfonos mуviles, artнculos deportivos. Asimismo, el Demandado se ha hecho dueсo de otros dominios con nombres relacionados con el deporte, como “gambetear.com”, “uniformedefutbol.com” y “tachones.com”.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de diciembre de 2006, y el Demandado tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para terminar de desarrollar el interactivo del sitio, mбs aъn considerando la complejidad de las operaciones que pretende realizar.

Es falso que el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> haya sido puesto en venta en el sitio Web Sedo. Si bien se dio de alta en dicho sistema, no estб a la venta. La pбgina dice “may be for sale” que significa “que puede estar a la venta, siendo йste un parбmetro default de Sedo.

El Demandado tendrнa derecho a vender el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> pues no estarнa violando en forma alguna derechos marcarios de terceros ni actuando de mala fe. De hecho el Demandado no tenнa conocimiento alguno sobre la existencia del Grupo Godу y su periуdico espaсol “El Mundo Deportivo” hasta la notificaciуn de la presente controversia.

Las actividades por parte de el Demandante, asн como de el Demandado son de distinta naturaleza y no existe conexiуn competitiva entre ambos mercados. El uso por parte del Demandado del nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> no va en contra de derecho alguno del Demandante, por ser un tйrmino genйrico.

El uso de <elmundodeportivo.mobi> ha sido legнtimo y leal, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de desvirtuar el buen nombre de la marca de producto o de servicios del Demandante. El Demandante no ha aportado pruebas que demuestren lo contrario.

El Demandado tiene derechos e intereses legнtimos sobre un nombre de dominio que consiste en una frase genйrica y comъn.

Como se explicу, el periуdico espaсol “El Mundo Deportivo” no es conocido en Mйxico y al tiempo de efectuar el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> el Demandado no habнa escuchado ni tenнa conocimiento alguno sobre la Demandante y sus operaciones. La Demandante no aportу evidencia que demuestre que el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> ha sido registrado por el Demandado con el fin de obstaculizar la actividad comercial del Demandante, asн como el uso del tйrmino “el mundo deportivo” o para crear confusiуn.

Los derechos marcarios del Demandante estбn limitados y no son absolutos, pues la frase “el mundo deportivo” es una frase genйrica empleada, que es usada por un sinnъmero de personas para un sinnъmero de propуsitos. No es un vocablo que pertenezca a la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

Conforme el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, el Demandante deberб probar los elementos siguientes:

(i) que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el pбrrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> y la marca EL MUNDO DEPORTIVO, registrada por el Demandante en Espaсa y en la Comunidad Europea, conforme surge de las copias de los certificados de marca acompaсados como Anexo 8 de la Demanda.

Por lo expuesto, el Experto entiende que el Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el pбrrafo 4.a).i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legнtimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre el Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir informaciуn que generalmente estб en poder o conocimiento de el Demandado. Por lo tanto, se requiere que el Demandante alegue que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien debe probar que sн posee derechos o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderб que el Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el pбrrafo 4.a).ii) de la Polнtica (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang Caso N° D2002-1064 y decisiones del suscripto D2004-0827 y D2005-0899).

El Demandante ha alegado que no consta el uso o preparaciуn para el uso del nombre de dominio por parte del Demandado, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organizaciуn o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el demandado ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio.

Entiende el Experto que el Demandante ha alegado que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Frente a ello, la carga de esta prueba recayу sobre el Demandado.

Por su parte, el Demandado ha alegado que ha adquirido el nombre de dominio en disputa con visiуn a futuro, para negocios con los que ya cuenta o respecto de los cuales ha invertido en proyectos, que especнficamente tiene interйs en el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> para promocionar y comercializar, bajo el esquema moderno de Internet para telйfonos mуviles, artнculos deportivos; que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de diciembre de 2006, y el Demandado tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para terminar de desarrollar el interactivo del sitio; y que es falso que el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> haya sido puesto en venta en Sedo.

De acuerdo con los documentos presentados, surge que el Demandado ha puesto a la venta su nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> en un conocido sitio Web de subastas de nombres de dominio, lo cual estб reсido con su manifestada intenciуn de usarlo y, por lo tanto, no resulta razonablemente creнble su proclamada intenciуn de uso.

Asimismo, el Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es conocido generalmente como individuo, organizaciуn o negocio por el nombre de dominio en disputa, (ii) ha utilizado el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de bienes y servicios; y (iii) hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca.

De la misma manera, el Experto confirma la falta de legitimidad existente por parte de el Demandado sobre el nombre de dominio <lavanguardia.mobi>, dirimido entre La Vanguardia Ediciones S.L. v. Juan Andrйs Mijares Elizondo, Caso OMPI No. D2007-0892, decidido y publicado recientemente.

Segъn surge de las constancias del caso, el Demandado, a travйs del sitio Web “www.elmundodeportivo.mobi”, no hace oferta alguna de bienes y servicios. Asimismo, en dicho sitio el Demandado ъnicamente ha colocado vнnculos esponsorizados que redirigen a los usuarios de Internet hacia otros sitios en lнnea.

Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4.a).ii).

C Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante ha probado ser titular de la marca EL MUNDO DEPORTIVO, registrada en Espaсa y en la Comunidad Europea, con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <elmundodeportivo.mobi>, el 26 de septiembre de 2006.

Siendo la marca del Demandante altamente reconocida a nivel mundial, tal como surge de las constancias del caso, el Experto encuentra que el Demandado conocнa o debiу haber conocido la marca EL MUNDO DEPORTIVO al solicitar el registro del nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi>.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que no puede concebirse un registro de buena fe del nombre de dominio en disputa.

A su vez, el Experto encuentra que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otros sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de el Demandante, lo que constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer elemento requerido en el pбrrafo 4.a).iii) de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <elmundodeportivo.mobi> sea transferido a la Demandante.

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Miguel B. O’Farrell
Experto Ъnico

Fecha: 11 de septiembre de 2007