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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

BP p.l.c., BP Oil Espaсa S.A.U. y BP Corporation North America Inc. v. Christian Sanz Abad

Caso No. DES2007-0014

 

1. Las Partes

Las Demandantes son BP p.l.c., BP Oil Espaсa S.A.U. y BP Corporation North America Inc., con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaсa e Irlanda del Norte; Madrid, Espaсa; Houston, Texas, Estados Unidos de Amйrica, respectivamente; representadas por Carlos Polo, Espaсa.

El Demandado es Christian Sanz Abad, con domicilio en, Burgos, Espaсa, representado por Alberto de la Cruz, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bpultimate.es> (el Nombre de Dominio).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007 el Centro enviу a ESNIC, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 25 de junio de 2007 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2007. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de julio de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de julio de 2007.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 7 de agosto de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

Las Demandantes son BP p.l.c., BP Oil Espaсa S.A.U. y BP Corporation North America Inc., pertenecientes al mismo grupo de empresas (Grupo BP). Este Grupo estб presente en Espaсa desde 1932, dedicado principalmente a la comercializaciуn de lubricantes. El Grupo BP tambiйn estб presente en los sectores de la alimentaciуn, quнmica, minerales, energнa solar, etc. En particular, la marca BP ULTIMATE se utiliza en relaciуn con combustibles para vehнculos (gasolina y diesel), encontrбndose presente en mбs de 500 estaciones de servicio de Espaсa.

BP p.l.c. es titular de las marcas BP y BP ULTIMATE, entre otras, registradas en Espaсa y en todo el mundo, destacando a los fines que aquн interesan el registro de la Marca comunitaria nє 1.623.388 BP ULTIMATE, de fecha 27 de junio de 2001, marca que goza de notoriedad a nivel internacional y, concretamente, en Espaсa.

BP Oil Espaсa, S.A.U. y BP Corporation North America Inc., son titulares de numerosos nombres de domino del mencionado Grupo.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por el Demandado, don Christian Sanz Abad, el 18 de noviembre de 2005.

Las Demandantes enviaron al Demandado requerimientos solicitando la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, requerimientos que fueron rechazados.

El Experto que suscribe ha comprobado que la direcciуn de Internet “www.bpultimate.es”, automбticamente redirecciona al sitio web http://usuarios.lycos.es/bpowerultimate/, donde se hace referencia a un juego de rol, bajo el tнtulo “Web dedicada a la saga Bradford “Power” Ultimate (Final Fantasy Ultimate!!!)”. A travйs de esta pбgina tambiйn se puede acceder a diversos “anuncios Google”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- La primera Demandante en el presente procedimiento es la entidad britбnica BP p.l.c., titular de las marcas BP y BP ULTIMATE, entre otras, registradas en Espaсa y en todo el mundo, destacando a los fines que aquн interesan el registro de la Marca comunitaria nє 1.623.388 BP ULTIMATE, de fecha 27 de junio de 2001.

- Las otras Demandantes son la sociedad espaсola BP Oil Espaсa, S.A.U. y la estadounidense BP Corporation North America Inc., ambas pertenecientes al mismo grupo de empresas (Grupo BP) al que pertenece la titular de las marcas, siendo йstas las titulares de los nombres de dominio del Grupo.

- Las tres compaснas tienen intereses comunes en la protecciуn y el uso de sus marcas y nombres de dominio BP ULTIMATE, por lo que todas ellas son Demandantes en este procedimiento.

- El Grupo BP se dedica desde 1932 principalmente a la comercializaciуn de lubricantes y tambiйn estб presente en los sectores de la alimentaciуn, quнmica, minerales, energнa solar, etc. En particular, la marca BP ULTIMATE se utiliza en relaciуn con combustibles para vehнculos (gasolina y diesel), encontrбndose presente en mбs de 500 estaciones de servicio de Espaсa.

- La marca BP ULTIMATE ha sido objeto de una gran difusiуn a partir del aсo 2003, con motivo del lanzamiento en Espaсa de los citados combustibles, lo que se acredita con abundantes recortes de diarios y revistas, como por ejemplo El Mundo, (12.10.2003), La Razуn (16.10.2003), Cinco Dнas (26.09.2003), Elle (01.01.2004), El Paнs, El Viajero, (11.10.2003), entre otros muchos. Dicha marca tambiйn ha participado en el campeonato mundial de rallyes como carburante oficial con el equipo BP Ultimate Ford.

- En consecuencia, la marca BP ULTIMATE puede considerarse una marca renombrada a nivel internacional y, por supuesto, en Espaсa.

- Las Demandantes tambiйn han registrado numerosos nombres de dominio “bpultimate” y “bp-ultimate”, lo que se acredita mediante listados y extractos con los datos registrales de todos ellos.

- El Nombre de Dominio es idйntico a la Marca Comunitaria 1.623.388 BP ULTIMATE, entre otras, y ha sido registrado de mala fe por parte del Demandado, quien no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo, por lo que tambiйn estб usбndolo de mala fe.

Finalmente, solicita la transferencia del Nombre de Dominio a favor de la Demandante, BP Corporation North America Inc.

B. Demandado

El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:

En primer lugar, respecto a la pluralidad de Demandantes, niega que las tres compaснas Demandantes tengan intereses comunes en la protecciуn y el uso de sus marcas y nombres de dominio, asн como en la promociуn, comercializaciуn y venta de sus productos en Espaсa, incluyendo su gama de combustibles BP Ultimate. Y por ello considera que sуlo la titular de las marcas puede ser Demandante en este procedimiento, pretendiendo que la Demanda sea inadmitida por falta de legitimaciуn activa, sin entrar en el fondo del asunto.

En cuanto al fondo, indica expresamente:

- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado conforme al procedimiento establecido, por lo que no ha habido ciberocupaciуn.

- Que, antes de la liberalizaciуn de registros de nombres de dominio regulada por el Plan Nacional de Nombres de Dominio resultante de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 de 19 de mayo, sуlo aquellas entidades, asociaciones o empresas que acreditaran la tenencia de un registro de marca o nombre comercial podнan acceder al registro del correspondiente dominio “.es”.

- Que los Demandantes podrнan haber registrado el Nombre de Dominio durante ese periodo preferente y que no lo hizo por negligencia e impericia profesional.

- Que no discute el renombre, crйdito y reputaciуn que “parece ser” tienen los productos comerciales de los Demandantes, aunque discrepa en cuanto al relato de los hechos que se realiza en la Demanda.

- Que es cierto que los Demandantes son propietarios de marcas registradas en Espaсa, la Uniуn Europea, y otros Estados, a saber, BP ULTIMATE, ULTIMATE y BP, pero, no es menos cierto, que no son propietarios de la marca “bpultimate.es”, ni, del nombre de dominio. Por consiguiente, carecen de derechos previos sobre el Nombre de Dominio.

- Que registrу el nombre de dominio y utiliza la pбgina Web porque siente una aficiуn desmedida por los juegos de rol. Concretamente, del personaje Brandford Power Ultimate de la saga de videojuegos (rol Final Fantasy). Se trata de una pбgina de temбtica lъdica, alojada en Lycos, que estб en funcionamiento desde el pasado 27 de enero de 2006, con una gran aceptaciуn por parte de la comunidad de internautas, y que, en todo caso, la pбgina asociada al Nombre de Dominio se halla sujeta a unas estrictas condiciones de funcionamiento que, entre otras, recogen la obligaciуn expresa de respeto hacia la Propiedad Intelectual y Mercantil y la no utilizaciуn del espacio Web por parte del usuario para la realizaciуn de actividades у prбcticas lucrativas.

- Por ello, la ъnica publicidad y mecanismo de lucro que aparece en la Web es el impuesto contractualmente por la propia Lycos, que a la postre es el ъnico beneficiario de йste o cualquier otro dispositivo de lucro que pueda ofrecer la citada Web. Asimismo, en la pбgina aparece (tras el primer burofax remitido al Demandado por el Grupo BP) la menciуn expresa de que tanto la temбtica del sitio como los contenidos que en йl se ofrecen no guardan relaciуn directa ni indirecta con otro tema que no sea la saga de rol que la protagoniza, por lo que en ningъn momento se pretende ni causar confusiуn ni obtener lucro alguno con un dominio que, lamentablemente, parece guardar determinadas similitudes con alguno de los acrуnimos, al parecer, empleados por las demandantes.

- Que es falso que la parte demandante intentara solucionar amistosamente la cuestiуn, ya que querнa imponer una cesiуn, aplicando la polнtica del “rodillo”.

- Que el Nombre de Dominio no guarda relaciуn con los derechos previos o marcas que poseen las Demandantes.

Y concluye afirmando que, por todo ello, hace un uso legнtimo del Nombre de Dominio controvertido, el cual no fue registrado de mala fe.

 

6. Cuestiуn Previa: Pluralidad de Demandantes

Antes de analizar si, efectivamente, se dan las circunstancias que establece el Reglamento para que prospere la Demanda, debe resolverse acerca de la admisiуn de la Demanda, interpuesta por tres compaснas manifestando intereses comunes en la protecciуn y uso de sus marcas y nombres de dominio. Pues bien, nada de lo dispuesto en el Reglamento impide que la Demanda sea interpuesta por mбs de una persona; ademбs, si en el Artнculo 13 f) del Reglamento se permite acumular mъltiples controversias entre demandante y demandado, con mayor motivo ha de admitirse que actъen varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legнtimos que ostente o afirme ostentar.

De la Demanda y de sus anexos (1 y 2) se desprende que las tres Demandantes pertenecen a un mismo Grupo empresarial y comercial. Los derechos de marca corresponden a una de la Demandantes (BP p.l.c.) y se solicita la transferencia del Nombre de Dominio, objeto del presente procedimiento, a favor de otra de las Demandantes (BP Corporation North America Inc.), titular de numerosos nombres de dominio del Grupo, segъn se acredita mediante Anexo 7. Tampoco esta peticiуn es contraria al Reglamento, es decir, las empresas Demandantes pueden decidir, en el marco de este procedimiento, quiйn de entre ellas ha de ser la titular del Nombre de Dominio controvertido, siempre que la titular de la Marca (“derecho previo”) lo consienta. Ademбs, en el presente caso cabe admitir que la defensa de los derechos de marca se hace de forma compartida, beneficiбndose de sus efectos no solo su titular, que los hace valer, sino tambiйn empresas del mismo Grupo, al que pertenece dicho titular.

Por otra parte, para admitir a trбmite la Demanda, lo determinante es que comparezca como Demandante el titular del derecho (de marca, en el presente caso) o quien acredite estar autorizado por йl. Asн se ha resuelto ya en casos anteriores, en aplicaciуn del Reglamento, concretamente en Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001

Tambiйn se ha resuelto en este mismo sentido, expresamente y en relaciуn con las normas de los Parбgrafos 4(f) de la Polнtica Uniforme y 10 (e) del Reglamento de la ICANN (equivalentes a las que rigen los procedimientos relativos a los nombres de dominio “.es”), en los siguientes casos: Televisiуn Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L., Caso OMPI No. D2000-0980; o Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830.

Por lo tanto, procede la admisiуn de la Demanda interpuesta por una pluralidad de empresas Demandantes, ya que el fundamento de la reclamaciуn es el mismo para todas ellas, lo que implica una misma causa de pedir.

 

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol; en particular, son aplicables al presente caso las leyes espaсolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

7.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

7.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusiуn

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca BP ULTIMATE, entre otras, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, no cabe la menor duda. En efecto, nos encontramos ante una prбctica identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, pues resulta irrelevante el hecho de que en el Nombre de Dominio no exista separaciуn entre los tйrminos BP y ULTIMATE, lo cual ademбs es casi inevitable cuando se trata de nombres de dominio formados por dos o mбs vocablos. Por otra parte, es sabido que la partнcula “.es” carece de valor a efectos comparativos.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artнculo 2.

7.3.B. Derechos o intereses legнtimos

Las Demandantes alegan que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos porque no ha utilizado el Nombre de Dominio para hacer una oferta de buena fe de bienes y servicios, ya que la pбgina Web que corresponde a este dominio lo que ofrece es un redireccionamiento a otro sitio Web de diverso contenido, que puede prestarse a confusiуn con su marca, incluso perjudicando su imagen, o producir una errуnea asociaciуn con el titular de la misma. Tambiйn alegan que la falta de derechos o intereses legнtimos del Demandado se manifiesta en que nunca ha sido conocido por el nombre del Nombre de Dominio ni ha ofrecido productos o servicios relacionados con dicho nombre.

En efecto, se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos. Y, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos.

Es evidente que el Demandado no tiene ningъn vнnculo con las Demandantes ni ha sido autorizado en modo alguno por aquйllas para registrar el Nombre de Dominio.

Tambiйn se ha confirmado, por las propias alegaciones del Demandado, que no ha sido ni es conocido por la denominaciуn “bpultimate”. Su aficiуn por los juegos de rol y en particular por el personaje Brandford Power Ultimate es una mera excusa que en ningъn caso puede constituir un derecho o interйs legнtimo por el Nombre de Dominio.

El Demandado pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que lo registrу conforme al procedimiento establecido; incluso considera que ello constituye un derecho o interйs legнtimo. Estas alegaciones carecen de fundamento, ya que si el mero registro a su favor del Nombre de Dominio bastase para acreditar derechos o intereses legнtimos todos los titulares de nombres de dominio los tendrнan y ningъn Demandante podrнa triunfar en una reclamaciуn por registro abusivo o especulativo, interpretaciуn que ha de ser rechazada, por absurda. Ademбs, el Demandado al registrar el Nombre de Dominio, se sometiу obligatoriamente al sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos. Precisamente el Reglamento nace como instrumento esencial para corregir las situaciones de registro abusivo de nombres de dominio. Asн se ha reconocido ya en numerosas Decisiones anteriores del Centro, como por ejemplo, en el caso Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buendнa Pйrez, Caso OMPI No. DES2006-0039.

Por otra parte, el Demandado considera que las Demandantes deberнan haber registrado el Nombre de Dominio durante el periodo previo a su liberalizaciуn. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en la Decisiуn en Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI Nє DES2006-0024, con la que coincide el Experto, el titular de la marca (o de cualquier otro derecho previo) “tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artнculo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterйs en el nombre de dominio ni dejaciуn del derecho por parte de las Demandantes por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho”. Es decir, la titular de la marca (o del derecho previo) no tiene el deber de registrar ese derecho como nombre de dominio sino una facultad y, por tanto, un tercero no puede alegar este motivo para justificar el registro de un nombre de dominio que podrнa estar lesionando los derechos del titular legнtimo de un registro de marca. En este mismo sentido, vйanse otras Decisiones del Centro: Juan Clemente Ferreiro Villarino/Repuestos y Suministros del Henares S.L. v. Alejandro Jimйnez/Tropical Trees Company S.L., Caso OMPI No. DES2007-0012; o Huawei Technologies Co. Ltd. V. Francisco Josй Gуmez Sagastume, Caso OMPI No. DES2006-0044.

Las restantes alegaciones y pruebas aportadas por el Demandado tampoco permiten concluir que ostente algъn derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio.

En consecuencia, tambiйn se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

7.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Doctrina del Centro tambiйn viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas” inspirбndose para ello en dicha Doctrina.

En el presente caso, las Demandantes han conseguido acreditar la notoriedad de la marca BP ULTIMATE a nivel internacional y, por supuesto, en Espaсa, donde estб presente a travйs de mбs de 500 estaciones de servicio (recordemos que dicha marca se utiliza en relaciуn con combustibles para vehнculos). Con la Demanda se ha aportado abundante documentaciуn acreditativa de la gran difusiуn de que fue objeto dicha marca en Espaсa, a partir del aсo 2003, en particular con motivo de su lanzamiento, apareciendo en diversos medios de comunicaciуn nacional.

La referida notoriedad de la marca BP ULTIMATE permite concluir que el Demandado no podнa desconocer su existencia cuando registrу el Nombre de Dominio (el 18 de noviembre de 2005). Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legнtimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difнcilmente puede obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca BP ULTIMATE, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artнculo 34, segъn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artнculo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Ademбs, conforme a su Artнculo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica”. Y, segъn el Artнculo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaciуn, en su Artнculo 11 se establecen lнmites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Ademбs, las marcas notorias gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

Por otra parte, el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado constituye una infracciуn del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES”, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros”.

Existen ciertas previsiones en el Reglamento, concretamente en su Artнculo 2 (“Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”), pбrrafos 4) y 5), para establecer que constituye prueba suficiente de mala fe “cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su pбgina web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su pбgina web o de un producto o servicio que figure en su pбgina web; o el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante”.

El Demandado afirma que el uso que viene haciendo del Nombre de Dominio no tiene ninguna relaciуn ni puede confundirse con la marca BP ULTIMATE o con su propietaria, insistiendo en el hecho de que se trata de una pбgina de temбtica lъdica, que funciona desde enero de 2006 con gran aceptaciуn por parte de la comunidad de internautas. Tambiйn asegura que no le mueve ningъn бnimo de lucro y que la ъnica publicidad que aparece en la Web es la que impone Lycos, donde estб alojada dicha pбgina. Sin embargo, el Demandado no puede ignorar el riesgo que tal uso conlleva, es decir, el daсo o perjuicio que el uso del Nombre de Dominio puede causar a la imagen de la marca e incluso el riesgo de que tal marca se banalice y sufra una pйrdida de distintividad por el llamado “efecto diluciуn”, que puede derivar del repetido uso no autorizado que se viene haciendo del Nombre de Dominio. En cualquier caso, tal uso puede confundir a los usuarios de Internet, dбndoles la falsa impresiуn de que el Nombre de Dominio y el sitio Web donde se utiliza tienen alguna relaciуn con el titular de la Marca – o al menos que йste ha prestado su consentimiento –.

El Experto estб persuadido de que, en realidad, el Demandado sуlo pretendнa beneficiarse de algъn modo y de forma ilegнtima con el registro y uso del Nombre de Dominio; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopciуn del mismo impedнa el registro a su legнtimo dueсo. Incluso el hecho del redireccionamiento es un indicio que permite considerar que lo pretendido por el Demandado era atraer un mayor nъmero de usuarios de Internet por medio de la confusiуn del Nombre de Dominio con la marca BP ULTIMATE.

Cabe recordar aquн que el artнculo 4 de la Recomendaciуn Conjunta sobre la Protecciуn de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Uniуn de Parнs y la Asamblea General de la OMPI durante la trigйsima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:

“Artнculo 4

Mala fe

(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaciуn de las presentes disposiciones, se tendrб en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberб considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

(i) si la persona que usу el signo o adquiriу el derecho sobre el signo tenнa conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idйntico o similar perteneciente a otro, o no podнa razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisiciуn del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer tйrmino; y

(ii) si el uso del signo redundarнa en un aprovechamiento indebido del carбcter distintivo o de la reputaciуn del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabarнa injustificadamente”.

Por ъltimo, como viene afirmando el Tribunal Supremo espaсol, la buena (o mala) fe es un concepto que se apoya en la valoraciуn de conductas deducidas de unos hechos, es un concepto jurнdico de libre apreciaciуn por el Juzgador en base a hechos y circunstancias probadas. Y, en el presente caso, este Experto ha tenido en cuenta todos y cada uno de esos hechos y circunstancias, llegando a la conclusiуn de que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <bpultimate.es> sea transferido al Demandante, BP Corporation North America Inc.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto

Fecha: 21 de Agosto de 2007