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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco Josй Gуmez Sagastume

Caso No. DES2006-0044

 

1. Las Partes

La demandante es Huawei Technologies Co. Ltd. con domicilio en Bantian, China representada por Elzaburu, Espaсa, (en adelante, la “Demandante”).

El demandado es Francisco Josй Gуmez Sagastume, con domicilio en Madrid, Espaсa (en adelante, el “Demandado”).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <huawei.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. d.b.a. NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).

 

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 29 de diciembre de 2006. El 29 de diciembre de 2006 el Centro enviу a NICLINE.COM, por medio de correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio. El 8 de enero de 2007 NICLINE.COM enviу al Centro, por vнa de correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el ”Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el 17 de enero de 2007 el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 6 de febrero de 2007. El escrito de contestaciуn a la Demanda (en adelante, la “Contestaciуn a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 6 de febrero de 2007.

El Centro nombrу a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 27 de febrero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una empresa china principalmente dedicada al diseсo, fabricaciуn y distribuciуn de productos y servicios tecnolуgicos vinculados al бmbito de las comunicaciones. Desde su fundaciуn en 1998, la Demandante se ha especializado en el desarrollo y venta de equipos de comunicaciуn asн como en proveer soluciones de redes a medida para equipos de telecomunicaciones. En la actualidad la Demandante distribuye sus productos y servicios en mбs de 100 paнses, contando como clientes con 28 de los 50 operadores de telecomunicaciones mбs importantes del mundo.

Para el desarrollo de sus actividades comerciales la Demandante ha venido utilizando internacionalmente la denominaciуn Huawei, la cual ha registrado como marca en numerosas jurisdicciones. En el caso de Espaсa, la Demandante es titular de los siguientes registros de marcas:

- Marca nacional HUAWEI (denominativa con grбfico) nє 2672567, registrada con efectos desde el 4 de octubre de 2005 en la clase 9 del Nomenclбtor Internacional;

- Marca internacional HUAWEI (denominativa) nє 748648, registrada con efectos desde el 4 de diciembre de 2000 en la clase 9 del Nomenclбtor Internacional;

- Marca internacional HUAWEI (denominativa) nє 808025, registrada con efectos desde el 4 de agosto de 2003 en la clase 9 del Nomenclбtor Internacional.

La Demandante cuenta asimismo con presencia en Internet desde 2000, por medio de su sitio web corporativo vinculado al nombre de dominio <huawei.com>, desde el cual puede accederse a informaciуn sobre los productos, servicios y otras informaciones relativas a la Demandante y su grupo de empresas.

El Demandado y el Nombre de Dominio

El Demandado es un ciudadano espaсol sin conexiуn alguna con la Demandante, sin haber aportado informaciуn adicional alguna sobre sus actividades profesionales.

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de noviembre de 2005, sin que haya estado en momento alguno vinculado a un sitio web activo.

De acuerdo con lo indicado en el Escrito de Contestaciуn a la Demanda, el Demandado registrу el Nombre de Dominio inspirбndose en un muсeco chino que, junto con otro, le regalу una pareja de turistas chinos a la que habнa ayudado despuйs de ser atracados en la Villa de Madrid. Aparentemente, el Demandado antes de despedir a la citada pareja, que regresу a China despuйs de sus vacaciones en Espaсa, les pidiу que les pusieran nombre a los dos muсecos que le habнan regalado, los cuales fueron llamados “Huawei” y “Geely”.

De nuevo segъn lo indicado por el Demandado, junto con los muсecos la pareja china le entregу informaciуn turнstica y prбctica para poder viajar a China. Dicha informaciуn ha sido aparentemente de gran utilidad para amigos del Demandado que, a diferencia de йl, han tenido la oportunidad de viajar al citado paнs. Teniendo en cuenta la utilidad de la citada informaciуn, el Demandado decidiу registrar el Nombre de Dominio, en honor al nombre de uno de los muсecos que le regalу la pareja de ciudadanos chinos que socorriу, para ofrecer gratuitamente la informaciуn a todos los usuarios la informaciуn sobre China que habнa recibido.

La Demandante remitiу el 21 de junio de 2006 un requerimiento al Demandado notificбndole la infracciуn de sus derechos que el registro y tenencia del Nombre de Dominio e instбndole a la transferencia del mismo. El Demandado contestу a dicho requerimiento indicando su voluntad de mantener la titularidad del Nombre de Dominio dado que el mismo formaba parte de un proyecto personal sin бnimo de lucro ni contenido comercial.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es una empresa china especializada en el diseсo y distribuciуn de productos y servicios tecnolуgicos vinculados a los mercados de las telecomunicaciones y que, para el desarrollo de las citadas actividades, ha venido utilizando a nivel internacional la denominaciуn HUAWEI, que ha registrado como marca en numerosas jurisdicciones entre las que se encuentra Espaсa;

- Que, como consecuencia de la expansiуn internacional de las actividades de la Demandante, la marca HUAWEI ha conseguido una significativa notoriedad en el бmbito de las tecnologнas de la informaciуn, de modo que la citada denominaciуn se asocia inmediatamente con la Demandante;

- Que, teniendo en cuenta la identidad entre el Nombre de Dominio y la marca HUAWEI de la Demandante –ademбs de la inmediata vinculaciуn que existe entre dicha marca y la Demandante- existe un elevadнsimo riesgo de confusiуn entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante;

- Que el Demandado no es titular ni licenciatario de registro alguno de la denominaciуn “Huawei” ni tampoco existen indicios de que el Demandado sea conocido por tal denominaciуn en el trбfico jurнdico econуmico. De hecho la Demandante considera que no es factible sostener que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado no fuera plenamente consciente que el mismo corresponde a las marcas de las que la Demandante es titular;

- Que es dudoso que el Demandado quiera vincular el Nombre de Dominio a un proyecto genuinamente no comercial especialmente teniendo en cuenta el hecho que, a pesar de haber registrado el Nombre de Dominio en octubre o noviembre (ver pбgina 3) de 2005, todavнa no se ha vinculado a sitio web alguno;

- Que el Demandado registrу el Nombre de Dominio de mala fe puesto que es imposible pensar que no fuera consciente de la existencia de las marcas HUAWEI de las que la Demandante es titular. Esta impresiуn se verнa reforzada por el hecho de que el Demandado es igualmente titular del nombre de dominio <geely.es> (registrado el 10 de noviembre de 2005), denominaciуn que se corresponde con la principal marca de un fabricante chino de vehнculos de inminente llegada al mercado espaсol. Teniendo en cuenta este hecho, la Demandante sostiene que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado se enmarca dentro de un comportamiento dirigido a registrar nombres de dominio .ES correspondientes a marcas de compaснas chinas de enorme potencial; y

- Que el Demandado ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio dado que desde su registro se encuentra desconectado, conducta que, sumada a las demбs circunstancias vinculadas a este caso, denota una voluntad de mala fe;

- Que, teniendo en cuenta los elementos indicados, el Nombre de Dominio deberнa ser transferido a su favor.

B. Demandado

El Demandado alega en la Contestaciуn a la Demanda:

- Que no considera que exista un riesgo de confusiуn entre el Nombre de Dominio y los productos de la Demandante, dada su escasa penetraciуn en el mercado espaсol;

- Que tuvo conocimiento del tйrmino “Huawei” hace dos aсos aproximadamente al auxiliar a una pareja de turistas chinos que fueron atracados en Madrid. Segъn el Demandado, йste, avergonzado por el lugar en que dicho incidente dejaba a los espaсoles, se ofreciу a ser el anfitriуn de los mencionados turistas hasta el dнa siguiente al incidente, que regresaron a su paнs. Antes de volver a China los turistas socorridos le regalaron al Demandado dos muсecos chinos para los que pidiу que les dieran un nombre, de modo que a uno le llamaron “Huawei” y al otro “Geely”. Junto con los mencionados muсecos el Demandado recibiу una serie de informaciones sobre dуnde ir y quй hacer en China si un dнa el Demandado se decidнa a ir y los nuevos amigos chinos del Demandado no le podнan atender. El Demandado decidiу publicar dicha informaciуn en Internet, dado que la misma ha resultado ser de una gran utilidad para otros amigos suyos que han viajado a China. Para este propуsito procediу al registro del Nombre de Dominio, en recuerdo de los turistas chinos que le facilitaron tan ъtil informaciуn;

- Que, en efecto, tambiйn es titular del nombre de dominio <geely.es> porque “Geely” es la pareja de “Huawei”, los dos personajes que serбn el hilo conductor de la informaciуn que se facilitarб en el sitio web vinculado al Nombre de Dominio, siendo –de acuerdo con su proyecto todavнa no ejecutado- cada uno de ellos experto en un бrea geogrбfica de China;

- Que registrу el Nombre de Dominio bajo el legнtimo derecho otorgado por el Plan de Dominios .ES, aprobado por la Orden Ministerial nє ITC/1542/2005, al entender, tras leer la citada Orden Ministerial, que si el Nombre de Dominio estaba libre el Demandado estaba plenamente autorizado a proceder a su registro. En este sentido, el Demandado indica que incluso se tomу la molestia de comprobar que HUAWEI era una marca registrada, lo cual no considerу un impedimento a dicho registro dado que, a pesar de la coincidencia entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio, йste iba a vincularse a un proyecto no comercial. Igualmente el Demandado seсala que la Demandante habнa demostrado su desinterйs en registrar el Nombre de Dominio, al no haberlo hecho desde el momento en que registrу las marcas HUAWEI en Espaсa; y

- Que, atendiendo a todas las circunstancias apuntadas, deberнa desestimarse la Demanda.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un tйrmino sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Polнtica respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho anбlisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaciуn de las circunstancias aplicables a este caso, se servirб de la interpretaciуn dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboraciуn del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en el Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI Nє DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI Nє DES2006-0002; o en Ferrero S.p.A., Ferrero Ibйrica, S.A. v. Maxtersolutions C.B. el Caso OMPI Nє DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idйntico o confusamente similar con una denominaciуn sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyйndose dentro de la definiciуn de dicho concepto establecida por el artнculo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espaсa.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de una marca espaсola y dos marcas internacionales con efectos en Espaсa exclusivamente basadas en la denominaciуn “Huawei”, las cuales deben considerarse, a efectos del Reglamento, idйnticas al Nombre de Dominio.

En este sentido, la inclusiуn del sufijo “.es” no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraciуn tйcnica actual del sistema de nombres de dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nє D2000-0812; , A & F Trademark, Inc. Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night,Inc., Caso OMPI Nє D2003-0172; o Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn v. Oscar Espinosa Comнn, en el Caso OMPI Nє D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos –de carбcter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legнtima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

En este sentido cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es que el Nombre de Dominio se corresponde al nombre de un muсeco que le habнan regalado unos turistas chinos en Madrid y que prevй vincularlo a un futuro sitio web con informaciуn para aquellos viajeros que se sientan atraнdos por China.

En relaciуn con dichas alegaciones, cabe realizar las siguientes observaciones:

- Segъn la opiniуn del Experto, una descripciуn como la indicada por el Demandado respecto al origen y futuro uso del Nombre de Dominio –con las inconsistencias que, en opiniуn del Experto, arroja- constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o interйs genuinamente legнtimo. Asн se ha considerado en otras decisiones adoptadas en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, las decisiones en Club Atlйtico Boca Juniors Asociaciуn Civil v. Gabriel Carlos Cuevas, Caso OMPI Nє DES2006-0020 o en Blizzard Entertainment, Inc. c. Vнctor Castro, Caso OMPI Nє DES2006-0036) o la UDRP (ver, por ejemplo, las decisiones en Helen Fielding c. Anthony Corbet a.k.a. Anthony Corbett, Caso OMPI Nє D2000-1000; (1) Galatasaray Spor Kulubu Dernegi (2) Galatasaray Pazarlama A.S. (3) Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S., Caso OMPI Nє D2002-0726;  o Curtis Jackson v. Whoisguard, Caso OMPI Nє D2006-0070).

- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, la falta de aportaciуn por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecuciуn del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un genuino derecho o interйs legнtimo. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en Petrуleo Brasileiro, S/A. – Petrobras c. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI Nє DES2006-0022; Transacciones Internet de Comercio Electrуnico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc., Caso OMPI Nє DES2006-0026; y Umdasch AG y Цsterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. David Besada Pires, Caso OMPI Nє DES2006-0034).

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .ES. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificaciуn normativa de registro de nombres de dominio .ES, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procediу al registro del mismo en el periodo habilitado para ello. La aceptaciуn de este argumento llevarнa al absurdo de considerar legнtimo el registro de cualquier nombre de dominio idйntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos especнficamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al pъblico. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningъn podrнa considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestiуn.

Por ъltimo, el Experto considera que deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

- Difнcilmente podrнa considerarse que el Demandado ha hecho un uso legнtimo u ostenta un interйs legнtimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequнvoco a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracciуn de los derechos de la Demandante. Esta conclusiуn se ve reforzada cuando, al revisar el Escrito de Contestaciуn a la Demanda, se puede comprobar que el Demandado, al referirse a los eventuales derechos de la Demandante sobre el Nombre de Dominio, reconoce que йste se correspondнa plenamente a las marcas titularidad de la Demandante (en referencia a la Demandante).

- Dado el carбcter inequнvocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que el Demandado en ningъn momento ha sido conocido bajo la denominaciуn “Huawei”, cuyo uso por su parte tampoco habнa sido autorizado por parte de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisiуn, el Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difнcil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio. Esta percepciуn se ve reforzada por el hecho que el Demandado es titular igualmente del nombre de dominio <geely.es>, el cual es idйntico a la marca de otra empresa china que, al igual que la Demandante, se encuentra en plena fase de expansiуn internacional. Este hecho, sumado al reconocimiento del Demandado de su conocimiento de las marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio y a la debilidad, en opiniуn del Experto, de los argumentos presentados por el Demandado en el marco del presente procedimiento, conducen, tal y como se ha indicado con anterioridad, al Experto a considerar que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe en el sentido del Reglamento.

En este mismo sentido, cabe seсalar que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracciуn de los derechos de aquйlla.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <huawei.es> sea transferido a la Demandante.

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Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico

Fecha: 15 de marzo de 2007