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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

VARGAS ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA, S.L. v. Santiago

Caso No. DES2007-0019

 

1. Las Partes

La Demandante es VARGAS ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA, S.L., con domicilio en Espaсa, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, Espaсa..

La Demandada es Santiago, con domicilio en Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vargas.es> (el Nombre de Dominio).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 2 de agosto de 2007. El 7 de agosto de 2007 el Centro enviу a ESNIC, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 8 de agosto de 2007 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de agosto de 2007. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 16 de septiembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 21 de septiembre de 2007.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 3 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

La Demandante es la Sociedad Vargas Envases y Embalajes de Madera, S.L., que pertenece a la industria de transformaciуn de la madera como materia prima y a la fabricaciуn de toda clase de objetos y utensilios de madera.

La Demandante es titular de la Marca espaсola nє 2.140.347 VARGAS, solicitada el 3 de febrero de 1998 para distinguir productos de la clase 20 y cuyo registro fue concedido el 20 de julio de 1998 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial del 16 de septiembre de 1998).

La Marca VARGAS coincide con la parte distintiva del Nombre Comercial de la Demandante desde su constituciуn en 1994 y ha sido usada para identificar sus servicios y productos desde 1923 hasta la actualidad, siendo en aquella йpoca un negocio familiar cuya actividad se ha dirigido principalmente al sector del vino. Ademбs, la Demandante ha realizado una importante inversiуn en publicidad de dicha Marca, segъn se acredita con documentaciуn en apoyo de la Demanda. Estas circunstancias permiten reconocer la notoriedad y conocimiento de la referida Marca en Espaсa.

La Demandante tambiйn es titular del nombre de dominio <evargas.es>, registrado el 23 de agosto de 2000.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado el 11 de noviembre de 2005 por el Demandado, quiйn se identifica ъnicamente como “Santiago”.

El Experto ha comprobado que la direcciуn de Internet correspondiente al Nombre de Dominio conduce a una pбgina que lleva por tнtulo el siguiente mensaje: “Futura pбgina web de “www.vargas.es”. A continuaciуn aparece la leyenda “dominio registrado con acens” y desde esta misma pбgina se puede acceder a los productos y servicios que ofrece dicho registrador (acens).

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que la Sociedad Vargas Envases y Embalajes de Madera, S.L. pertenece a la industria de transformaciуn de la madera como materia prima, fabricaciуn de toda clase de objetos y utensilios de madera.

- Que es titular del registro de Marca espaсola nє 2.140.347 VARGAS, del 3 de febrero de 1998 para distinguir productos de la clase 20.

- Que su empresa se remonta al aсo 1923, siendo conocida desde su origen por el apellido Vargas, que identificaba el negocio familiar y que se convirtiу en la marca de sus envases y embalajes de madera, muy conocidos por tratarse de un producto artesanal y de larga tradiciуn. Vargas sigue siendo un apellido vinculado a la empresa, por corresponder a su actual administrador, don Antonio Vargas Montoya.

- Que es lнder en Espaсa en el sector del vino, al que preferentemente se dirige, siempre bajo la Marca VARGAS, desde hace cuatro generaciones.

- Que ha realizado importantes inversiones en publicidad y promociуn de la Marca VARGAS, principalmente en el sector de la producciуn, elaboraciуn y envasado del vino, habiendo aparecido en diversos medios, tales como revistas, diarios, patrocinio de eventos, ferias, Internet, etc. Asimismo se ha presentado en el Salуn Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado.

- Que actualmente, para ofrecer sus servicios y productos en Internet, lo hace a travйs de una pбgina Web correspondiente a su nombre de dominio <evargas.es>, al no haber podido acceder al registro del nombre de dominio <vargas.es>, en un primer intento, por coincidir con un topуnimo (pueblo perteneciente al Municipio de Puente Riesgo) y posteriormente, tras la liberalizaciуn normativa que se produjo el 8 de noviembre de 2005, por haber sido asignado al Demandado.

- Que el Nombre de Dominio coincide con su Marca registrada VARGAS y con su denominaciуn social.

- Que el Demandado no tiene ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio, habiйndolo registrado de mala fe.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no se personу en este procedimiento y, consecuentemente, no contestу a las alegaciones de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte del Demandado

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el pбrrafo e) del Artнculo 16 del Reglamento, el Experto resolverб la controversia basбndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Asн se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI N° D2000-0277; Finca Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI N° D2001-1183, y Retevisiуn Movil S. A. v. Juan Josй Martнn Cabero, Caso OMPI N° D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N° DES2006-0009, entre otras).

6.3 Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Artнculo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca VARGAS, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la Marca VARGAS y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminaciуn “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legнtimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda al Demandante la carga de la prueba, segъn Doctrina consolidada, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Recordemos asimismo que el artнculo 16.e) del Reglamento dispone que “En caso de que el Demandado no presente escrito de contestaciуn, el Experto resolverб la controversia basбndose en la Demanda”.

Tambiйn se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaciуn.

De las alegaciones y documentos aportados por la parte Demandante se desprende que no existe ningъn vнnculo entre ella y el Demandado y que йste ъltimo no ha sido autorizado para registrar el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.

No consta que el Demandado sea titular de alguna marca, nombre comercial o cualquier otro derecho de Propiedad Industrial, o que posea alguna empresa o negocio que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio.

Tampoco existe constancia de que el Demandado se haya dedicado a alguna actividad legнtima bajo la denominaciуn vargas o de que sea conocido por ese nombre. Al registrar el Nombre de Dominio se identificу sуlo como “Santiago”, si bien cabe deducir que su primer apellido sea Godoy, ya que en el apartado de contacto administrativo figura como direcciуn electrуnica “santiagogodoy@ozu.es”.

Por otra parte, el Demandado, de haber tenido algъn derecho, podrнa haberse personado en este procedimiento para defenderlo, presentando las pruebas pertinentes, tal y como se prevй en el Reglamento, concretamente en su artнculo 16.b)v). Sin embargo, como queda dicho, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Doctrina del Centro tambiйn viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas” inspirбndose para ello en dicha Doctrina.

Las pruebas aportadas por la Demandante permiten calificar su marca como notoria en Espaсa, al menos cuando fue registrado el Nombre de Dominio. Recordemos que VARGAS era ya la denominaciуn que usaban los antecesores de la Demandante desde 1923, cuando todavнa era un negocio familiar y no ha dejado de usarse hasta la fecha, habiendo sido objeto de importantes promociones publicitarias en distintos бmbitos, en particular en el sector del vino. Y hemos de tener en cuenta que estas marcas gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

El referido carбcter notorio de VARGAS avala la tesis de que el registro del Nombre de Dominio difнcilmente puede obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandando. Mбs bien cabe presumir que, conociendo la referida Marca, con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la citada Marca, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artнculo 34, segъn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Recordemos que el Demandado no ha facilitado su nombre completo al registrar el Nombre de Dominio, tan sуlo consta identificado como “Santiago”. Es decir, el hecho de que el Demandado sуlo haya facilitado un nombre de pila (sin apellidos) es otro indicio que confirma la ausencia de buena fe.

Por otra parte, tal y como se describe en el ъltimo pбrrafo del apartado 4 (Antecedentes de Hecho), aun no existe un verdadero uso del Nombre de Dominio, ya que tan solo se anuncia una “futura pбgina web” y ello a pesar de que ya han transcurrido casi dos aсos desde que el Demandado obtuvo su registro. A este respecto cabe recordar que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cбdiz, Almerнa, Mбlaga y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N° D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI N° D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A., Caso OMPI N° D2002-1026; GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI, Caso OMPI N° D2006-0740.

Por todo lo que antecede, el Experto considera que las pretensiones de la Demandante han de prosperar, ya que no existe ningъn indicio de que el Demandado ostente un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio en disputa y tambiйn cabe admitir las alegaciones de la Demandante en el sentido de que con su registro tan solo pretendнa aprovecharse de algъn modo y de forma ilegнtima de la notoriedad de su marca VARGAS. En todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopciуn del mismo impedнa el registro a su legнtimo dueсo.

Finalmente cabe mencionar que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Polнtica UDRP pues el pбrrafo 4 de la dicha Polнtica exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso.

Por consiguiente, tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <vargas.es> sea transferido a la Demandante.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto

Fecha: 17 de Octubre de 2007