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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Compaснa Trasmediterrбnea S.A. v. R.C. Oversloot

Caso No. DES2007-0022

1. Las Partes

La Demandante es Compaснa Trasmediterrбnea S.A., con domicilio en Alcobendas, Madrid, Espaсa, representada por Francisco Josй Risquete Fernбndez.

La Demandada es R.C. Oversloot, con domicilio en Poeldijk, Paнses Bajos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <transmediterranea.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 6 de septiembre de 2007. El 10 de septiembre de 2007, el Centro enviу a ESNIC, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 12 de septiembre de 2007, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 21 de septiembre de 2007.

El Centro verificу que la Demanda, junto con la modificaciуn a la Demanda, cumplнan los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de septiembre de 2007. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 16 de octubre de 2007. La contestaciуn a la Demanda fue presentada ante el Centro el 11 de octubre de 2007.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 31 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

La Demandante es la Sociedad espaсola Compaснa Trasmediterrбnea S.A., perteneciente al sector naviero, que iniciу sus actividades a principios del siglo pasado.

La Demandante es titular de la marca TRASMEDITERRANEA, notoria a nivel internacional. Esta marca fue registrada en Espaсa y en la Uniуn Europea; en particular, la Demandante es titular de los siguientes registros de dicha marca:

- marca espaсola 1.110.349 (Clase 35), del 27 de junio de 1985,

- marca espaсola 1.110.353 (Clase 39), del 27 de junio de 1985, y

- marca comunitaria 966.945 (Clases 12, 35 y 39), del 27 de octubre de 1998,

todos ellos en vigor (en adelante la “Marca”).

La Demandante tambiйn es titular del nombre de dominio <trasmediterranea.es>.

El Demandado, R.C. Oversloot, es una persona fнsica y registrу el Nombre de Dominio el 28 de noviembre de 2005, todo ello de acuerdo con los datos que obran en ESNIC.

La Demandante enviу al Demandado dos requerimientos informбndole de sus derechos anteriores y solicitбndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

El Nombre de Dominio se utiliza actualmente en Internet bajo la pбgina Web “www.transmediterranea.es”, que da acceso a otras pбginas Web con ofertas de transporte de viajeros y con enlaces a diversas empresas que prestan estos mismos servicios.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- que iniciу sus actividades el 1 de enero de 1917 en el mundo marнtimo-mercantil, con 44 buques repartidos en puertos de todo el litoral espaсol y que en 1922 ya controlaba las comunicaciones rбpidas y regulares de Бfrica, Canarias y Baleares, por lo que su nombre (y Marca) tiene un importante peso en la historia del transporte por mar de personas y cosas;

- que en Espaсa todo el mundo conoce la Marca TRASMEDITERRANEA, siendo evidente su notoriedad en el sector, incluso a nivel internacional;

- que ostenta derechos sobre la citada Marca, asн como sobre el Nombre Comercial Compaснa Trasmediterranea, desde su fundaciуn;

- que es titular de los siguientes registros de dicha Marca: marca espaсola 1.110.349 (Clase 35), marca espaсola 1.110.353 (Clase 39) y marca comunitaria 966.945 (Clases 12, 35 y 39);

- que es un error habitual referirse a su Marca aсadiйndole la letra n (a saber: “Transmediterranea”), error que ha aprovechado el Demandado registrando el Nombre de Dominio y que es usado para acceder a pбginas Web de compaснas navieras competidoras;

- que ha enviado dos requerimientos al Demandado, solicitбndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, sin haber recibido respuesta;

- que, ante la evidente semejanza entre el Nombre de Dominio y la Marca, sobre la que ostenta derechos previos, las confusiones son inevitables;

- que el Demandado no ostenta ningъn derecho ni interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio, que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Finalmente, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado se ha limitado a enviar, vнa correo electrуnico, una escueta e informal contestaciуn, indicando simplemente que el Nombre de Dominio es genйrico y que la Demandante podrнa haberlo registrado durante el periodo en que sуlo podнan hacerlo los titulares de marcas.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol; en particular, son aplicables al presente caso las leyes espaсolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.2.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en Espaсa.

Tales derechos han sido acreditados, en particular, sobre la Marca TRASMEDITERRANEA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), Marca que ha sido objeto de diversos registros, todos ellos concedidos y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros, como lo hace el Demandado, alegando que se trata de una marca genйrica.

Pues bien, al comparar la Marca con el Nombre de Dominio tan solo encontramos una diferencia apenas perceptible (a la Marca se le ha aсadido la consonante “n” entre la “a” y la “s” de la primera sнlaba) por lo que podemos hablar de una prбctica identidad. En consecuencia, el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusiуn, teniendo en cuenta que la confusiуn tambiйn puede ademбs producirse por asociaciуn, y que por su especificidad y notoriedad la denominaciуn TRASMEDITERRANEA (con “n” o sin “n” entre la “a” y la “s”) normalmente se asocia a la Demandante.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legнtimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominaciуn correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante con бnimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.

En efecto, el Demandado ofrece en su pбgina Web servicios de terceros y no ha formulado ninguna alegaciуn ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algъn vнnculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interйs legнtimo y del uso y registro de buena fe (entre otras, Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L., Caso OMPI No. D2006-0940).

Cabe advertir que en su breve contestaciуn a la Demanda, el Demandado no ha negado su conocimiento de la Marca cuando registrу el Nombre de Dominio, por lo que puede presumirse que la conocнa perfectamente, sobre todo si tenemos en cuenta que la notoriedad de la misma tiene un alcance internacional.

Es obvio tambiйn que el Demandado no tiene ningъn vнnculo con la Demandante, ni ha sido autorizado en modo alguno por aquйlla para registrar el Nombre de Dominio.

El Demandado pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podrнa haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalizaciуn. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en numerosas Decisiones del Centro, el titular de la marca (o del derecho previo) tiene siempre un derecho preferente a obtener el nombre de dominio cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artнculo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterйs en el Nombre de Dominio ni dejaciуn del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.

Asн pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta la notoriedad de la Marca, el Demandado conocнa perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no respondнa a la voluntad de utilizarlo legнtimamente en relaciуn con sus propias actividades, sino al propуsito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, al menos, para captar visitantes a su pбgina Web y facilitar los enlaces incluidos en la misma. Ademбs, como esta decisiуn detalla mбs adelante, la Demandada tampoco ha hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Doctrina del Centro tambiйn viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspirбndose para ello en dicha Doctrina.

Por otra parte, de acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se deberб entender que ha habido registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su pбgina Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad del Demandante, es decir, tal y como sucede en el presente caso, pues el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, da acceso a otras pбginas Web con ofertas de transporte de viajeros y con enlaces a diversas empresas que prestan servicios idйnticos a los que presta la Demandante, por tanto a empresas competidoras. Ello ha sido debidamente acreditado por la Demandante y, en cualquier caso, el Experto ha podido comprobarlo accediendo a la pбgina Web asociada al Nombre de Dominio. Ademбs, el Demandado tampoco ha negado estos hechos en su contestaciуn a la Demanda.

En el presente caso se da asimismo la circunstancia de que la Marca de la Demandante puede calificarse de notoria a nivel internacional, circunstancia que, por sн sola, permite presumir la mala fe del Demandado. Ademбs, este tipo de marcas gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

En consecuencia, teniendo tambiйn en cuenta la total ausencia de derechos o interйs legнtimo por parte del Demandado, es posible afirmar que con el registro del Nombre de Dominio y con el uso que del mismo viene realizando se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca TRASMEDITERRANEA, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola. En efecto, conforme al Artнculo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Por su parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artнculo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Ademбs, conforme a su Artнculo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica.” Y, segъn el Artнculo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaciуn, en su Artнculo 11 se establecen lнmites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Por ъltimo, cabe aсadir que el referido uso del Nombre de Dominio tambiйn constituye una infracciуn del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES”, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros”.

En consecuencia, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <transmediterranea.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz Lуpez
Experto