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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Tйlйcommande Express contre ABD Europe SARL

Litige n° DFR2007-0013

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Tйlйcommande Express dont le siиge est situй а Nancy, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй ABD Europe SARL dont le siиge est situй а Vaulx-en-Velin, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <telecommande-express.fr> enregistrй le 24 fйvrier 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй OVH.

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 27 avril 2007, par courrier йlectronique et le 12 avril 2007, par courrier postal.

Le 12 avril 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 12 avril 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la  “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 1^er mai 2007. Conformйment а l’article 15(a) du Rиglement, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 21 mai 2007. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 21 mai 2007.

Le 7 juin 2007, le Centre nommait Stйphane Lemarchand comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй Tйlйcommande Express, a pour activitй la vente sur Internet de tйlйcommandes de portes de garages et de portails. Le Requйrant exerce son activitй sous le nom commercial “Tйlйcommande Express”.

Le Requйrant est titulaire de la marque verbale franзaise TELECOMMANDE EXPRESS dйposйe le 3 fйvrier 2006 et enregistrйe sous le numйro 063408797 le 19 janvier 2007 pour dйsigner les services relevant de la classe 35.

En outre, le Requйrant a enregistrй, le 5 janvier 2006, le nom de domaine <telecommande-express.com> sous lequel il indique exploiter un site Internet depuis la fin de l’йtй 2006.

Le Dйfendeur, la sociйtй ABD Europe, est un concurrent direct de la sociйtй Tйlйcommande Express, exerзant sur Internet une activitй de gestion de catalogue de vente de tйlйcommandes de portail sous le nom commercial “telecommande.fr”.

Le Dйfendeur est titulaire, par apport en nature, de la marque verbale franзaise TELECOMMANDE.COM dйposйe le 18 mars 2002 et enregistrйe sous le numйro 023154211 pour dйsigner des produits et services relevant des classes 7, 9 et 45.

En outre, le Dйfendeur a enregistrй, le 11 mars 2002, le nom de domaine <telecommande.info> sous lequel il exploite son site Internet.

Le Dйfendeur a йgalement enregistrй, le 24 janvier 2003, le nom de domaine <telecommande.fr> qui pointe vers le site “telecommande.info”, tout comme une trentaine de noms de domaine dont il indique кtre titulaire.

Enfin, le 24 fйvrier 2006, le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <telecommande-express.fr>, qu’il a immйdiatement exploitй en le faisant pointer vers le nom de domaine <telecommande.info>.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant considиre que le Dйfendeur, concurrent direct, avait parfaitement connaissance de l’existence de ses droits privatifs sur la dйnomination “Telecommande Express” et a enregistrй le nom de domaine <telecommande-express.fr> dans le seul but d’y porter atteinte.

A cet йgard, le Requйrant fait valoir que, suite au dйpфt par le Requйrant de la demande de marque verbale franзaise TELECOMMANDE EXPRESS, le Dйfendeur y a formй opposition le 15 mai 2006, invoquant sa marque verbale franзaise antйrieure TELECOMMANDE.COM. Le Requйrant indique que cette demande d’opposition a йtй rejetйe le 16 novembre 2006 par le Directeur Gйnйral de l’INPI, qui a considйrй que la marque TELECOMMANDE EXPRESS ne constituait pas une imitation de la marque TELECOMMANDE.COM et ne crйait aucun risque de confusion dans l’esprit du public, ces deux signes produisant une impression d’ensemble diffйrente, tant visuellement que phonйtiquement.

Le Requйrant considиre par consйquent qu’en rйservant le nom de domaine <telecommande-express.fr>, le Dйfendeur йtait pleinement consciente de l’existence des droits antйrieurs du Requйrant sur cette dйnomination et de l’existence d’une clientиle attachйe а cette marque. L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue donc, selon le Requйrant, un dйtournement de clientиle par l’usage indu de la notoriйtй du Requйrant, et crйe, а dessein, un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le Requйrant rapporte йgalement avoir adressй au Dйfendeur deux courriers de mise en demeure, en date des 21 avril et 9 mai 2006, lui demandant de cesser toute atteinte а ses droits. Il indique que ces deux courriers sont restйs sans rйponse.

Le Requйrant soutient encore que le nom de domaine litigieux <telecommande-express.fr> est similaire au nom de domaine <telecommande-express.com>, et considиre que l’enregistrement et l’exploitation par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux pour une activitй concurrente constituent un dйtournement de l’image de marque du Requйrant, engendrant un dйtournement de la clientиle de ce dernier. Le Requйrant considиre par ailleurs que le Dйfendeur a commis une atteinte aux droits qu’il dйtient ainsi qu’aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

Le Requйrant dйclare enfin avoir subi un important prйjudice de ce fait en termes de perte de chiffre d’affaires et entend saisir les tribunaux compйtents en vue d’obtenir la rйparation du prйjudice subi du fait de l’enregistrement et de l’exploitation par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux, qu’il considиre comme йtant constitutifs d’actes de concurrence dйloyale.

Le Requйrant sollicite, par consйquent, le transfert du nom de domaine litigieux а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur dйclare exercer son activitй depuis juillet 2003 sous le nom de domaine <telecommande.fr>, tandis que le Requйrant n’exerce sa propre activitй que depuis la fin de l’йtй 2006 sous le nom de domaine <telecommande-express.com>. Craignant un risque de confusion, le Dйfendeur indique avoir toutefois cessй d’exploiter le nom de domaine <telecommande-express.fr> en dйcembre 2006.

Le Dйfendeur fait valoir que l’enregistrement par le Requйrant du nom de domaine <telecommande-express.com> а la date du 5 janvier 2006 est postйrieur, tant au dйpфt de la marque verbale franзaise TELECOMMANDE.COM dont il est titulaire, intervenu le 18 mars 2002, qu’а l’enregistrement du nom de domaine <telecommande.fr> rйalisй par le Dйfendeur le 21 juillet 2003.

Le Dйfendeur soutient donc qu’il est titulaire de droits antйrieurs а ceux du Requйrant et que ce dernier ne peut revendiquer aucun droit sur le nom de domaine litigieux.

Le Dйfendeur considиre que le Requйrant n’a de cesse d’entretenir la confusion entre son propre site Internet et celui du Dйfendeur dans le but de tromper les clients. Il produit а cet effet une copie des pages d’accueil des sites Internet respectifs des parties.

Le Dйfendeur dйclare par consйquent que le Requйrant, en cherchant а exercer une activitй similaire а celle exercйe de plus longue date par le Dйfendeur dans le seul but de tromper les clients de ce dernier, serait l’auteur d’actes de parasitisme.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que le nom de domaine <telecommande-express.fr> enregistrй le 24 fйvrier 2006 par le Dйfendeur est la reproduction quasi identique de la marque verbale dйposйe le 6 fйvrier 2006 par le Requйrant et du nom commercial du Requйrant, la seule diffйrence inopйrante consistant en l’ajout du symbole “-” (tiret) entre les deux йlйments du signe. Le nom de domaine litigieux est par ailleurs identique au nom de domaine <telecommande-express.com> enregistrй par le Requйrant le 5 janvier 2006.

A cet йgard, la seule diffйrence consistant en l’ajout de l’extension “.fr” n’altиre en rien le risque de confusion engendrй а raison de l’imitation de la marque antйrieure et de l’usurpation des noms de domaine antйrieurs. En effet, l’adjonction d’une extension pour le moins commune dans le domaine des services rendus sur l’Internet ne confиre а l’ensemble aucun caractиre distinctif permettant d’йcarter tout risque de confusion.

L’Expert constate encore que le nom de domaine litigieux reproduit а l’identique le nom de domaine <telecommande-express.com> dont est titulaire le Requйrant, l’extension “.com” encore une fois ne revкtant aucun caractиre distinctif.

S’agissant plus particuliиrement de l’opposabilitй des droits antйrieurs invoquйs par les parties, l’Expert constate que le dйpфt par le Requйrant de la marque verbale franзaise TELECOMMANDE EXPRESS en date du 3 fйvrier 2006 a fait l’objet d’une opposition par Dйfendeur le 15 mai 2006, sur la base de ses droits antйrieurs sur la marque TELECOMMANDE.COM dйposйe le 18 mars 2002. Le Dйfendeur faisait valoir d’une part que la demande d’enregistrement de la marque du Requйrant dйsignait des produits et services similaires а ceux dйsignйs par sa propre marque et d’autre part, que la demande d’enregistrement de la marque du Requйrant constituait l’imitation de la marque du Dйfendeur, en raison de fortes similitudes visuelles, phonйtiques et intellectuelles. Le Dйfendeur, invoquant la notoriйtй de sa marque, considйrait donc que le consommateur pouvait кtre amenй а penser que le signe contestй йtait une dйclinaison de sa propre marque antйrieure.

L’Expert constate cependant que le Directeur Gйnйral de l’INPI a rejetй l’opposition, considйrant que le terme “tйlйcommande” йtait descriptif, et que les termes “express” ou “.com” йtaient eux-mкmes faiblement distinctifs. Le Directeur Gйnйral de l’INPI a dиs lors estimй que les signes TELECOMMANDE.COM et TELECOMMANDE EXPRESS produisaient une impression d’ensemble diffйrente tant visuellement que phonйtiquement et dйcider que le second n’imitait pas le premier, pour constater l’absence de risque de confusion entre ces deux signes.

L’Expert constate que la dйcision du Directeur de l’INPI, qui fait clairement apparaоtre qu’ “en raison de l’absence d’imitation de la marque antйrieure par le signe contestй, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public concernй, et ce nonobstant la similaritй des produits et services en cause” n’a pas йtй contestйe par le Dйfendeur devant la Cour d’appel compйtente. Celui-ci n’a par ailleurs pas jugй utile d’engager par la suite une action en contrefaзon devant les tribunaux а l’encontre du Requйrant.

Quoiqu’il en soit, il ne saurait кtre contestй que le terme “tйlйcommande” est descriptif et ne peut dиs lors faire l’objet que d’une protection limitйe. L’expert dans, Jeuxonline contre Kaalys, litige OMPI DFR2006-0010 estimant qu’ “il ne saurait кtre contestй que les termes “Jeuxonline” adoptйs en tant que nom de domaine pour promouvoir un site Internet proposant des jeux en ligne revкtent un caractиre gйnйrique. Leur protection ne peut donc qu’кtre limitйe”.

En effet, il ne peut кtre interdit а un concurrent ou а tout intervenant dans un secteur йconomique donnй d’utiliser notamment а titre de nom de domaine, des termes appartenant au langage courant. La Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononcйe en ce sens le 25 mai 2005 s’agissant des noms domaine <servicesfuneraires.fr> et <services-funeraires.fr>, en rappelant que “seul est protйgeable un nom de domaine distinctif” et en jugeant que “les deux mots “services” et “funйraires” sont purement descriptifs des services rendus – ce que reconnaоt la SEM en qualifiant lesdits mots de “mots clefs” - et ne permettent pas l’identification d’une entreprise particuliиre”.

C’est d’ailleurs dйjа en ce sens que s’йtait prononcйe la Cour d’Appel de Douai, par une dйcision du 9 septembre 2002 relative aux noms de domaines <boistropicaux.com> et <bois-tropicaux.com>, estimant que “la protection d’un terme descriptif, gйnйrique et nйcessaire, priverait, ce qui s’avиre difficilement contestable, les tiers de son usage au moins sur Internet”.

Si en l’espиce, il n’appartient pas а l’Expert de juger de la validitй d’une marque, il ressort toutefois de l’analyse des droits en prйsence que la marque du Dйfendeur porte sur un terme courant devant rester а la libre disposition des concurrents intervenant dans le mкme secteur d’activitй. Dиs lors, les droits opposйs ne peuvent faire l’objet que d’une protection limitйe а une seule reproduction а l’identique. En l’espиce, TELECOMMANDE EXPRESS ne reproduit pas а l’identique “Telecommande.com”.

Dиs lors, le Dйfendeur ne peut prйtendre que le nom de domaine <telecommande-express.com> enregistrй par le Requйrant porte atteinte а sa propre marque TELECOMMANDE.COM.

Enfin, l’Expert constate que le Dйfendeur, de par l’opposition formйe, avait eu parfaitement connaissance de la marque verbale “Tйlйcommande Express” du Requйrant. C’est donc avec une particuliиre mauvaise foi qu’il a procйdй а l’enregistrement du nom de domaine <telecommande-express.fr>.

Le seul fait que le nom de domaine soit composй d’un terme gйnйrique, а savoir “tйlйcommande” ne l’autorisait pas а reproduire а l’identique la marque d’un tiers.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenu en violation des droits du Requйrant sur les droits antйrieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le Dйfendeur et le Requйrant sont en concurrence directe sur le marchй de la vente en ligne de tйlйcommandes pour portes de garages et portails.

L’Expert considиre que les copies d’йcran produites par le Dйfendeur reproduisant la page d’accueil du site Internet de chacune des parties ne prйsente pas de similitudes qui seraient de nature а prouver que le Requйrant entretien la confusion entre les deux sites Internet dans le but de tromper la clientиle du Dйfendeur.

En outre, l’Expert constate que le Dйfendeur, qui a commencй а exploiter le nom de domaine litigieux le 24  fйvrier 2006, indique avoir dйlibйrйment dйcidй en dйcembre 2006 de cesser cette exploitation “afin de ne pas entretenir de confusion”. L’Expert en dйduit donc que le Dйfendeur йtait tout а fait conscient du risque de confusion crйй dans l’esprit du public par l’exploitation qu’il faisait du nom de domaine <telecommande-express.fr> pour assurer le commerce de ses produits, vis-а-vis de la sociйtй Tйlйcommande Express qui exploite quant а elle ses propres produits sous la marque TELECOMMANDE EXPRESS et sur son propre site <telecommande-express.com>.

L’Expert considиre par consйquent que l’utilisation par le Dйfendeur du nom de domaine <telecommande-express.fr> a pour effet de tromper les internautes quand а l’identitй du prestataire de service sur le site duquel ils accиdent, ce qui constitue un rйel risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, le nom de domaine litigieux n’est utilisй par le Dйfendeur que dans le seul but non seulement de dйtourner la clientиle du Requйrant, mais encore de l’empкcher de la dйvelopper.

En consйquence de ce qui prйcиde, l’Expert considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenue en violation des droits du Requйrant sur les droits antйrieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <telecommande-express.fr>.

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Stйphane Lemarchand
Expert

Le 26 juin 2007