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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Editions Bauer et Henrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag Kg contre Marise

Litige n° DFR2007-0052

 

1. Les parties

Les Requйrants sont la sociйtй des Editions Bauer, Paris, France et la sociйtй Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, Hambourg, Allemagne, reprйsentйs par Desbarres & Staeffen, Paris, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй Marise, Paris, France, reprйsentй par Me Charles Morel, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <maxi.fr> enregistrй le 15 dйcembre 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй Namebay, Monaco.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par les Requйrants auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 26 octobre 2007, par courrier йlectronique et le 6 novembre 2007, par courrier postal.

Le 29 octobre 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 29 octobre 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le 8 novembre 2007, le Centre a adressй aux Requйrants une demande d’amendement de sa demande, les invitant а modifier les coordonnйes du Dйfendeur et du prestataire Internet.

Les Requйrants ont adressй au Centre l’amendement de leur demande le 9 novembre 2007, par courrier йlectronique et le 13 novembre 2007, par courrier postal.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 14 novembre 2007.

Le 27 novembre 2007, le Dйfendeur a sollicitй du Centre une prolongation du dйlai de rйponse. Le 29 novembre 2007, le Centre a accordй au Dйfendeur un dйlai supplйmentaire de trois jours pour adresser sa rйponse au Centre. La rйponse du Dйfendeur a йtй adressйe au Centre le 7 dйcembre 2007, par courrier йlectronique et le 14 dйcembre 2007, par courrier postal.

Le 12 dйcembre 2007, les Requйrants ont formulй des observations complйmentaires.

Le 17 dйcembre 2007, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

Le 18 dйcembre 2007, le Dйfendeur a adressй au Centre des observations complйmentaires en rйplique а celles formulйes par les Requйrants le 12 dйcembre 2007.

L’Expert entend rappeler que la facultй de formuler des observations complйmentaires n’est pas expressйment ouverte aux Requйrants et Dйfendeur, compte tenu du rallongement des dйlais de procйdure qu’elle pourrait induire. C’est donc dans le cadre de son pouvoir souverain d’apprйciation des йlйments de preuve et compte tenu des dates auxquelles ces observations complйmentaires ont йtй formulйes que l’Expert a acceptй de les prendre en compte dans l’йlaboration de sa dйcision.

 

4. Les faits

Les Requйrants sont la sociйtй Editions Bauer et la sociйtй Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG.

La sociйtй Editions Bauer, filiale franзaise de la sociйtй de droit allemand Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, йdite depuis le mois de septembre 1986 un magazine hebdomadaire intitulй “Maxi”.

La sociйtй Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG est titulaire de la marque suivante :

- Marque franзaise MAXI n°1.372.298, dйposйe le 2 avril 1986, renouvelйe le 8 fйvrier 1996 et le 15 fйvrier 2006 pour la classe 16.

La sociйtй Editions Bauer est titulaire des marques suivantes :

- Marque franзaise MAXI n°93.467.547, dйposйe le 7 mai 1993, renouvelйe le 17 dйcembre 2002 pour les classes 9, 38 et 41;

- Marque franзaise semi-figurative MAXI n°1.544.346, dйposйe le 1^er aoыt 1989 et renouvelйe le 8 mars 1999, pour les classes 22, 23, 24, 25, 26 et 27.

Le Dйfendeur est la sociйtй Marise, spйcialisйe dans le traitement des dйchets.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <maxi.fr> le 15 dйcembre 2006.

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Les Requйrants йditent depuis le mois de septembre 1986 un magazine hebdomadaire intitulй “Maxi”, destinй а un public fйminin. Ce magazine hebdomadaire fait l’objet d’un important tirage en France et jouit d’une forte notoriйtй auprиs du public franзais.

Les Requйrants ont dйjа eu а connaоtre d’un litige portant sur le nom de domaine <maxi.fr>, enregistrй par un tiers en violation de leurs droits, devant les juridictions judiciaires franзaises. Dans le cadre de cette procйdure, а laquelle le Dйfendeur est totalement йtranger, les Requйrants ont pu obtenir le retrait du nom de domaine des registres de l’AFNIC par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 janvier 2002.

Les Requйrants reprochent au Dйfendeur d’avoir dйposй une demande d’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> le 20 fйvrier 2002, soit le lendemain de la radiation effective du nom de domaine litigieux, en exйcution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris.

En raison d’un appel interjetй а l’encontre de la dйcision du Tribunal de Grande Instance de Paris et d’un pourvoi en cassation formй contre l’arrкt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 novembre 2003, l’AFNIC a suspendu l’enregistrement du nom de domaine par le Dйfendeur de sorte que ce dernier n’a pu valablement enregistrer le nom de domaine <maxi.fr> que le 15 dйcembre 2006.

Les Requйrants indiquent s’кtre rapprochйs du Dйfendeur afin de connaоtre ses intentions s’agissant de l’exploitation du nom de domaine <maxi.fr>, mais qu’aucun accord n’a pu кtre trouvй.

Dиs lors, les Requйrants ont engagй une procйdure auprиs du Centre au motif que l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> constitue une atteinte а leurs droits ainsi qu’aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

S’agissant de l’atteinte а leurs droits, les Requйrants font notamment valoir qu’ils disposent de marques MAXI antйrieures а l’enregistrement par le Dйfendeur du nom de domaine <maxi.fr> et qu’ils considиrent comme notoires.

Les Requйrants estiment que le nom de domaine <maxi.fr> porte atteinte а leurs marques et que le choix de ce nom de domaine n’est pas neutre en ce qu’il vise а induire les internautes en erreur quant а la teneur du site Internet accessible а l’adresse “www.maxi.fr”.

S’agissant de l’atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale, les Requйrants exposent que le Dйfendeur conserve le nom de domaine en cause de maniиre abusive.

Les Requйrants font remarquer que le Dйfendeur ne dispose d’aucun intйrкt lйgitime а l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr>.

Selon les Requйrants, l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> et sa rйtention pendant cinq annйes sans que le site Internet soit actif constitue un comportement dйloyal de la part du Dйfendeur.

Enfin les Requйrants prйtendent que le Dйfendeur aurait tentй de commercialiser le nom de domaine litigieux.

Par consйquent, les Requйrants sollicitent le transfert du nom de domaine <maxi.fr> а leur bйnйfice.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur est une sociйtй spйcialisйe dans le traitement des dйchets.

Le Dйfendeur indique que le nom de domaine <maxi.fr> correspond а son enseigne commerciale, et qu’il a procйdй а l’enregistrement de ce nom de domaine dans des conditions normales. Ainsi, le Dйfendeur explique la cйlйritй dans l’enregistrement de ce nom de domaine par l’emploi d’outils permettant de surveiller la disponibilitй des noms de domaine.

Le Dйfendeur expose en outre que le nom de domaine en cause n’est pas inactif en ce qu’il renvoie а un site Internet consacrй а la rudologie qui reste en attente de finalisation par un prestataire externe.

Le Dйfendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> ne porte aucunement atteinte aux droits des Requйrants.

Ainsi, selon le Dйfendeur, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> ne constituent pas une atteinte aux marques des Requйrants. Le Dйfendeur considиre :

- que les marques MAXI sont dйpourvues du caractиre distinctif ouvrant droit а la protection offerte par le Code de la Propriйtй Intellectuelle franзais;

- que le principe de spйcialitй rend la marque MAXI inopposable au nom de domaine <maxi.fr>;

- que la marque MAXI ne peut en aucun cas кtre qualifiйe de notoire.

Le Dйfendeur ajoute que le terme “maxi” ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur en ce qu’il ne prйsente pas un caractиre original.

Enfin, le Dйfendeur estime que les Requйrants ne dйmontrent aucune volontй de nuire de sa part et que par voie de consйquence, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en cause ne porte pas atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

 

6. Discussion

L’Expert constate que les Requйrants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de leurs droits et sollicitent par consйquent la transmission de ce nom de domaine а leur profit.

Conformйment au paragraphe 20(c), l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom, ou au pseudonyme d’une personne”.

Par consйquent, l’Expert s’est attachй а vйrifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si les Requйrants justifient de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

1. Enregistrement

a. L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux marques des Requйrants

Les йlйments rapportйs par les Requйrants dans leur plainte permettent а l’Expert de constater qu’ils sont titulaires de marques franзaises MAXI ayant йtй dйposйes antйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur.

L’Expert constate йgalement que les Requйrants procиdent а la commercialisation d’un magazine hebdomadaire intitulй “Maxi”. Ce magazine hebdomadaire rencontre un grand succиs en particulier auprиs d’une clientиle essentiellement fйminine. Il fait l’objet d’une large diffusion sur l’ensemble du territoire franзais.

Toutefois, l’Expert relиve que si les йlйments de preuve rapportйs par les Requйrants font йtat d’une large diffusion de leur magazine, il n’en demeure pas moins que de nombreux autres magazines а fort tirage utilisent йgalement le terme “maxi”. Ainsi, eu йgard а une forte utilisation du terme “maxi” dans le domaine de la presse et au-delа, l’Expert considиre que ces йlйments ne sont pas de nature а justifier du caractиre notoire des marques MAXI des Requйrants.

En outre, l’Expert constate que les marques MAXI ainsi que le titre de l’hebdomadaire commercialisй par les Requйrants font rйfйrence а un terme issu du langage commun.

Aussi, bien que l’Expert n’ait pas а porter une apprйciation sur le caractиre distinctif des marques MAXI dont les Requйrants sont titulaires, il n’en demeure pas moins que ces marques ne sont constituйes que de ce seul terme “maxi”, et que ce terme prйsente un caractиre commun et gйnйrique que l’Expert se doit de prendre en considйration.

En effet, le terme “maxi” constitue l’abrйviation de la locution latine “maximum” qui signifie “tout au plus”. Ce terme est ainsi couramment utilisй en tant que terme йlogieux destinй а magnifier la valeur, la qualitй, la quantitй et gйnйralement les caractйristiques d’un produit ou d’un service.

Comme il l’a йtй exposй dans les dйcisions Studio Magazine SA contre Synthйtique SAS, Litige OMPI No. DFR2007-0003 et Surprise SARL et P2P SAS contre SARL Myrique, Litige OMPI No. DFR2007-0048, la protection confйrйe а des droits privatifs portant sur un terme gйnйrique ne peut avoir une portйe absolue, sauf а priver toute personne de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant.

Dиs lors, l’Expert estime que la protection confйrйe aux marques MAXI ne peut priver le Dйfendeur d’utiliser ce terme dans le cadre de son activitй йconomique, par ailleurs fortement distincte de celle des Requйrants.

En consйquence, l’Expert estime que le nom de domaine <maxi.fr> n’est pas enregistrй par le Dйfendeur en violation des marques des Requйrants.

b. L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale

L’Expert constate que le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <maxi.fr> avec rapiditй, grвce а des outils de surveillance de la disponibilitй de noms de domaine.

L’appropriation de noms de domaine est devenue une entreprise particuliиrement stratйgique pour les opйrateurs йconomiques. L’emploi d’outils permettant de surveiller les dates de disponibilitйs de noms de domaine est une pratique extrкmement courante dans le cadre de la rйservation de noms de domaine d’une particuliиre importance pour les acteurs йconomiques dйsirant dйvelopper leur activitй en ligne. Ainsi, il n’est pas anormal que le Dйfendeur ait procйdй avec cйlйritй а l’enregistrement du nom de domaine en cause.

L’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a йtй rйalisй dans des conditions normales.

En outre, d’aprиs les documents versйes aux dйbats, l’Expert considиre que le Dйfendeur justifie avoir eu pour motivation premiиre de procйder а l’enregistrement d’un mot du langage courant correspondant а l’enseigne commerciale qu’il allait intйgrer dans ses statuts, et destinйe а promouvoir son futur site Internet.

La prйparation de la promotion en ligne d’une future enseigne commerciale par l’enregistrement du nom de domaine correspondant n’est pas en soi un acte rйprйhensible.

L’Expert constate qu’aujourd’hui le Dйfendeur publie sur son site Internet accessible par le nom de domaine <maxi.fr> des informations relatives а l’йtude des dйchets, et que ce site ne fait en aucun cas rйfйrence au magazine йditй par les Requйrants.

Dиs lors, il n’est pas prouvй que le nom de domaine <maxi.fr> ait йtй enregistrй afin de capter la clientиle des Requйrants.

L’Expert ajoute que les Requйrants n’apportent aucun йlйment de preuve au soutien de leurs allйgations tendant а dйmontrer la volontй dйlibйrйe du Dйfendeur de crйer un trouble manifeste entre son site Internet et les marques des Requйrants.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine n’a pas йtй rйalisй en violation des rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

2. Utilisation

a. L’inutilisation du nom de domaine pendant une longue pйriode n’est pas fautive

L’Expert constate que le nom de domaine <maxi.fr> a fait l’objet d’une demande d’enregistrement par le Dйfendeur le 20 fйvrier 2002 et que cette demande d’enregistrement a йtй suspendue par l’AFNIC en raison de la procйdure judiciaire engagйe devant les juridictions franзaises, opposant les Requйrants а un tiers au prйsent litige.

L’Expert estime donc qu’il n’est pas anormal que le nom de domaine n’ait pas йtй utilisй pendant une longue pйriode. L’inutilisation du nom de domaine litigieux pendant une pйriode de cinq annйes ne relиve pas de l’inaction du Dйfendeur mais d’un йvиnement йtranger а celui-ci.

Par consйquent, il ne peut кtre retenu а l’encontre du Dйfendeur une quelconque nйgligence fautive dans l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr>.

L’Expert constate que le nom de domaine en cause fait l’objet d’une faible utilisation depuis son enregistrement par le Dйfendeur le 15 dйcembre 2006.

Depuis cette date, le nom de domaine <maxi.fr> n’est utilisй par le Dйfendeur que dans le cadre de la mise en ligne d’un site Internet rudimentaire consacrй а la rudologie.

Toutefois, les йlйments rapportйs par le Dйfendeur permettent а l’Expert de constater que ce site Internet est destinй а кtre remplacй par un site dont la crйation a йtй confiйe а un prestataire technique externe au Dйfendeur, par contrat du 18 dйcembre 2006.

L’Expert considиre que contrairement aux allйgations des Requйrants, le nom de domaine litigieux ne renvoie pas а un site inactif mais а une йbauche de site Internet spйcialisй dans l’йtude des dйchets.

Par consйquent, l’Expert considиre que le Dйfendeur ne procиde pas а une rйtention fautive du nom de domaine, mais qu’il effectue les dйmarches nйcessaires а l’accomplissement d’un site Internet dйdiй а sa propre clientиle.

b. L’utilisation du nom de domaine ne porte pas atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale

L’Expert constate que le site Internet accessible au nom de domaine litigieux ne traite que de la rudologie et ne comprend aucun йlйment laissant croire а un internaute moyen qu’il se trouve sur le site Internet du magazine “Maxi”.

La mise en ligne d’un site Internet consacrй а l’йtude des dйchets n’est pas de nature а crйer une confusion entre le contenu de ce site Internet et le magazine “Maxi” commercialisй par les Requйrants.

Le site Internet, apprйciй en l’йtat actuel ou d’aprиs les spйcifications exposйes dans le contrat susmentionnй, n’apparaоt pas caractйriser une quelconque tentative de captation du lectorat du magazine “Maxi”.

Par consйquent, l’Expert considиre que le site Internet accessible au nom de domaine en cause ne crйe ni ne tente de crйer une confusion dans l’esprit des internautes avec le magazine йditй par les Requйrants.

Enfin, l’Expert constate qu’il n’est aucunement prouvй par les Requйrants que le Dйfendeur ait tentй de commercialiser le nom de domaine litigieux auprиs des Requйrants ou de tiers.

B. Droits des Requйrants sur le nom de domaine litigieux

L’Expert considиre qu’en raison de l’absence de violation de droits de tiers, il n’est pas nйcessaire de procйder а l’analyse des droits des Requйrants sur le nom de domaine litigieux.

Par consйquent, l’Expert considиre que les allйgations des Requйrants ne sont pas fondйes et que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ne violent pas les rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert rejette la demande de transmission des Requйrants, а leur profit, du nom de domaine <maxi.fr>.

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Christiane Feral-Schuhl
Expert

Le 31 dйcembre 2007