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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI
DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Best Western International Inc. v. Chafi Jacobo Borge /, Network Administration Caso No. DMX2007-0003
1. Las Partes La Promovente es Best Western International Inc., con domicilio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Amйrica representada por Santamarina y Steta, Mйxico. El Titular es Chafi Jacobo Borge / , Network Administration, con domicilio en Mйrida Zacatecas, Yucatбn, Mйxico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bestwestern.com.mx>. El registrador del citado nombre de dominio es NIC-Mйxico.
3. Iter Procedimental La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2007. El 1 de mayo de 2007 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 3 de mayo de 2007 NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”),y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los artнculo 4 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de mayo de 2007. De conformidad con el artнculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 29 de mayo de 2007. El Titular no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud el 30 de mayo de 2007. El Centro nombrу a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el dнa 12 de junio de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas:
La Promovente tambiйn es titular de los siguientes nombres de dominio:
El nombre de dominio <bestwestern.com.mx> fue registrado el 17 de Agosto del 1998.
5. Alegaciones de las Partes A. Demandante Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn La Promovente argumenta lo siguiente: La Promovente es una empresa reconocida como lнder en el campo hotelero con 61 aсos de presencia a nivel mundial. Para determinar que el nombre de domino <bestwestern.com.mx> es idйntico a las marcas de la Promovente, basta verlas de manera conjunta, es decir comparбndolos uno con las otras: BEST WESTERN BESTWESTERN.COM.MX La marca de la Promovente se encuentra comprendida en su totalidad dentro del nombre de dominio del Titular. La Promovente tiene marcas registradas en Mйxico desde por lo menos el aсo 1980, como la marca BEST WESTERN y diseсo, registro No. 252665, es decir 18 aсos antes de que el Titular obtuviera el dominio <bestwestern.com.mx>. Derechos o intereses legнtimos La Promovente argumenta lo siguiente: El Titular no posee derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio controvertido, toda vez que obtuvo este dominio aprovechбndose de la relaciуn que tenнa con la Promovente, particularmente de la afiliaciуn que los unнa mediante contratos de fechas 29 de diciembre de 1990, 1 de enero de 1996 y 1 de enero de 2000; a sabiendas que en dichos contratos se prohibнa expresamente que el Titular utilizara el nombre Best Western o las marcas BEST WESTERN sin consentimiento de la Promovente y solamente podrнa usar dicho nombre y marcas de acuerdo a lo acordado en los contratos mencionados. En el contrato, Hotel Marнa del Carmen se afiliу a Best Western seсalando que el gerente administrativo del Hotel Maria del Carmen es precisamente Chafi Jacobo Borge, el titular del nombre dominio <bestwestern.com.mx> En ningъn momento en dichos contratos la Promovente autorizу u otorgу su consentimiento para que el Titular usase el nombre Best Western dentro de nombre de dominio alguno. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe El nombre de dominio <bestwestern.com.mx> se obtuvo y se utiliza de mala fe, prueba de ello estбn los contratos de afiliaciуn que el Titular tenнa con la Promovente, asн como el hecho de que obtuvo el nombre de dominio en disputa, sin autorizaciуn de la Promovente y sin el conocimiento de dicha Promovente. Una vez terminada la relaciуn de afiliaciуn entre ambas partes, el Titular se ha negado a devolverle el nombre de dominio en disputa a la Promovente, no obstante tener conocimiento de que no le corresponde la titularidad de dicho nombre de dominio y a pesar de mъltiples acercamientos de la Promovente, el Titular se ha negado a transmitir la titularidad de dicho nombre de dominio. El Titular demuestra la mala fe con la que ha actuado al solicitar una cantidad equivalente a USD $150,000.00. Este hecho demuestra que la finalidad del Titular es lucrar con el nombre de dominio en disputa, sabiendo que solamente le es ъtil a la Promovente. La conducta del Titular demuestra que su intenciуn es la de impedir que la Promovente obtenga el nombre de dominio en disputa, que es idйntico a las marcas que viene utilizando йsta en Mйxico desde por lo menos el aсo 1980. Una vez que el Hotel Maria Del Carmen terminу su contrato de afiliaciуn con la Promovente, el Titular se convirtiу en su competidor directo, ya que no existe un lazo que los una y ambos son empresas destinadas principalmente al hospedaje temporal de huйspedes en hoteles o moteles. B. Titular El Titular no contestу a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestaciуn vбlido a la Solicitud en tйrminos del artнculo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI Nє D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI Nє D2000-0009). De conformidad con la Polнtica, la Promovente deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artнculo 1a)): i. el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y ii. el Titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn Existe identidad entre el nombre de dominio <bestwestern.com.mx> y las diferentes marcas BEST WESTERN de la Promovente, pues tanto el primero como las segundas estбn compuestos de los mismos elementos, es decir, los tйrminos “best” “western” salvo por la adiciуn en el primero del nombre de dominio de cуdigo de paнs (por sus siglas en inglйs ccTLD) “.mx” al final del nombre de dominio del Titular, mismo que carece de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de las marcas BEST WESTERN, puesto que dicho ccTLD no cumple la funciуn de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI Nє D2002-0537, ver tambiйn CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI Nє D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI Nє D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI Nє D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI Nє D2000-0035). La presencia de diseсos en algunas de las marcas de la Promovente, los cuales de todas formas no pueden reproducirse en el nombre de dominio disputado, carece de significaciуn y consecuencias legales en el anбlisis de semejanza relacionado con este caso (ver, mutatis mutandis, Yurtici Kargo Servisi v. yavuz yavuzkaya2@hotmail.com, Caso OMPI Nє D2002-0763, y Toyota Motor Sales USA v. Rafi Hamid dba ABC Automobile Buyer, Caso OMPI Nє D2001-0032). Por tanto, el primer requisito de la Polнtica se ha cumplido. B. Derechos o intereses legнtimos De acuerdo con el artнculo 1.c) de la Polнtica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn: i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos; ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos; o iii. se hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos en cuestiуn con бnimo de lucro. De acuerdo con la Promovente, el Titular es el Gerente Administrativo de Hotel Maria Del Carmen, S.A. Esta afirmaciуn no se ha controvertido por el Titular. Ademбs, Hotel Maria Del Carmen, S.A. se encuentra listado en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio disputado, bajo el rubro de “Organizaciуn”. Hotel Maria Del Carmen, S.A. era un sublicenciatario de la Promovente. El contrato de sublicencia celebrado entre las partes ya no se encuentra en vigor. A continuaciуn se narra brevemente lo acontecido respecto de la mencionada sublicencia: El 29 de diciembre de 1990 Hotel Maria Del Carmen, S.A. celebrу el primer contrato de sublicencia con la Promovente con la finalidad de que esta ъltima autorizara a Hotel Maria Del Carmen, S.A., el uso de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual de la Promovente. En el contrato referido, Hotel Marнa Del Carmen, S.A. reconociу que la Promovente era el Titular exclusivo de las marcas BEST WESTERN, y se obligу a no usar dichas marcas en cualquier forma no autorizada, y a no infrigir el derecho sobre las mencionadas marcas. La vigencia del multicitado contrato expirу el 31 de diciembre de 1995. El 1 de enero de 1996 Hotel Maria Del Carmen, S.A. y la Promovente celebraron un nuevo contrato de sublicencia. Hotel Maria Del Carmen, S.A. volviу a reconocer que la Promovente es Titular de la totalidad de los derechos relativos a las marcas BEST WESTERN. Tambiйn existнa un pacto de no usar de manera no autorizada, ni infringir las marcas BEST WESTERN. La vigencia de este contrato venciу el 31 de diciembre de 1999. El 1 de enero de 2000 Hotel Maria Del Carmen, S.A. de nueva cuenta celebrу con la Promovente un contrato de sublicencia. Las obligaciones relativas a las marcas BEST WESTERN, referidas en pбrrafos anteriores, volvieron a ser contraнdas por virtud de este contrato. La vigencia de este contrato expirу en el aсo 2005. El 16 de noviembre de 2005 la Promovente notificу al Titular la terminaciуn del referido contrato de sublicencia, citando como causa de terminaciуn el incumplimiento de algunos requisitos seсalados en el mismo. No se han presentado pruebas que demuestren la existencia de licencia o sublicencia alguna entre Hotel Maria Del Carmen, S.A.y la Promovente, con posterioridad a esta fecha. Por tanto, el Panel concluye que al no mediar licencia o autorizaciуn alguna de la Promovente, el Titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del dominio <bestwestern.com.mx>. Al respecto, resulta aplicable lo seсalado por el Experto que resolviу Gestiуn de Electrodomйsticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL, Caso OMPI N° D2005-0990: [sic.] [L]a alegaciуn del Demandado sobre la existencia de un contrato de licencia que le autoriza a usar las marcas de la Demandante no puede ser tenida en cuenta a efectos de lo dispuesto en el pбrrafo 4 a) ii) de la Polнtica. En virtud de este pбrrafo de la Polнtica, la Demanda prosperarб si, entre otras condiciones, el Demandado “no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio”. Y nуtese bien que la Polнtica utiliza el verbo “tener” en tiempo presente, de donde se deriva que es indiferente el hecho de que el Demandado haya podido tener en el pasado derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa. Lo relevante a efectos del pбrrafo 4 a) ii) de la Polнtica es que el Demandado carezca en el momento presente dichos derechos o intereses legнtimos. Es cierto que el pбrrafo 4 c) i) de la Polнtica dispone que el Demandado demostrarб sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio cuando pruebe que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Pero a la vista del pбrrafo 4 a) ii) de la Polнtica hay que entender que si en el pasado el Demandado ha utilizado el nombre de dominio al amparo de un contrato de licencia, y dicho contrato ya no estб en vigor, no podrб el Demandado alegar como derechos o intereses legнtimos, la circunstancia de haber usado en el pasado el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios. En suma, y como se afirma en la decisiуn del caso PPG Industries Ohio, Inc. v. MultiPro Limited, Thames Global Internet Services, Rejel Automotive Limited, Caso OMPI Nє D2004-0950, un contrato de licencia sуlo puede ser relevante a efectos del pбrrafo 4 c) i) de la Polнtica si todavнa estб en vigor. [En el mismo sentido la decisiуn del caso PepsiCo, Inc. v. QWO, Caso OMPI Nє D2004-0865]. Este Experto concuerda con el Experto del caso citado supra, y determina que el Titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. El Titular no ha presentado argumentos o pruebas que permitan demostrar alguno de los supuestos seсalados en el artнculo 1.c) de la Polнtica. Por tanto, el segundo requisito de la Polнtica ha sido cubierto. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe El artнculo 1.b) de la Polнtica seсala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio: i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa нndole; o iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web o del sitio en lнnea o de un producto o servicio o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en lнnea. Cabe mencionar que esta Polнtica, es decir la relativa a disputas originadas con motivo de dominios con terminaciуn .MX, seсala que la mala fe puede encontrarse en el registro у uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del dominio para cumplir con el tercer requisito. La Promovente ha presentado argumentos y pruebas tendientes a demostrar la mala fe del titular. Las afirmaciones y pruebas de la Promovente no han sido controvertidas por el Titular. El Titular ha solicitado US $150,000.00 por el nombre de dominio en disputa <bestwestern.com.mx>. Esta conducta encuadra dentro del artнculo 1 b) i) de la Polнtica (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI Nє D1999-0001; Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI Nє D2000-0044; Jordan Grand Prix Ltd. v. Gerry Sweeney, Caso OMPI Nє D2000-0233; y Capcom Co. Ltd. and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as “Namesale”, Caso OMPI Nє D2000-0200). Por tanto, el tercer elemento de la Polнtica ha sido cubierto.
7. Decisiуn Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bestwestern.com.mx> sea transferido al Promovente. Kiyoshi I. Tsuru Fecha: 26 de junio de 2007
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