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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Polycom Inc. v. Rogelio Silva Rodrнguez

Caso No. DMX2007-0004

1. Las Partes

El Promovente es Polycom Inc., con domicilio en Pleasanton, California, Estados Unidos de Amйrica, representado por Goodrich, Riquelme y Asociados, Mйxico.

El Titular es Rogelio Silva Rodrнguez, representado por sн mismo y con domicilio en el Distrito Federal, Mйxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <polycom.com.mx> que se encuentra registrado por NIC-Mйxico.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 18 de mayo de 2007. El 18 de mayo de 2007 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico un requerimiento de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 21 de mayo de 2007 NIC-Mйxico remitiу al Centro por correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto tйcnico y administrativo del nombre de dominio en litigio y validando a su vez los datos de contacto del Titular. El Centro verificу que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual sobre soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de mayo de 2007. Con fundamento en el artнculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 14 de junio de 2007. El escrito de contestaciуn a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 14 de junio de 2007.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 20 de junio de 2007, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que cotiza en NASDAQ, reconocida internacionalmente como lнder en la fabricaciуn y desarrollo de equipos, infraestructura y sistemas integrales de comunicaciуn a distancia por medio de tele y video conferencia.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano, el Promovente tiene registrada en Mйxico desde 1997 la marca nominativa POLYCOM en la clase 9 respecto de “productos de teleconferencia, principalmente terminales grбficas y de audio, software de computadoras de audio y grбficos, puentes grбficos y de audio para uso en teleconferencias”.

Con el objeto de proporcionar informaciуn corporativa y sobre los productos y servicios que ofrece en mбs de veinte paнses alrededor del mundo, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo el nombre de dominio <polycom.com> que a su vez registrу desde 1993.

Por su parte, el Titular registrу el 11 de junio de 2001 el nombre de dominio en litigio. En el sitio Web vinculado al nombre de dominio en controversia se anuncian productos y servicios integrados de voz, video y datos para uso en videoconferencia, por parte de una empresa mexicana denominada CVS (Corporate Videoconferencing Services), S.A. de C.V.

Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Promovente iniciу el procedimiento administrativo al que recae la presente decisiуn.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <polycom.com.mx> es semejante en grado de confusiуn respecto a la marca registrada 550,292 POLYCOM, sobre la que el Promovente tiene derechos legнtimos, ademбs de que se aplican a productos similares;

(ii) Al reproducir la palabra “polycom”, es claro que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusiуn a la marca registrada del Promovente;

(iii) Del anбlisis comparativo de la marca registrada POLYCOM con el nombre de dominio <polycom.com.mx>, resulta incuestionable la identidad o semejanza en grado de confusiуn entre ambos signos, razуn por la cual el Experto debe considerar que son confundibles;

(iv) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con ningъn registro de marca para dicha denominaciуn por impedнrselo la marca del Promovente;

(v) El Titular no tiene autorizaciуn del Promovente para comercializar productos bajo la marca de este ъltimo, ni es su distribuidor autorizado;

(vi) El Titular no ha efectuado preparativos para la utilizaciуn del nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios vinculados a teleconferencias o videoconferencias;

(vi) Aun cuando carezca de derechos de marca, el Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “polycom”, tan es asн que en el sitio Web se ostenta con la denominaciуn CVS o Corporate Videoconferencing Services, Streaming y Videocomunicaciуn;

(vii) El Titular no hace uso legнtimo o no comercial del nombre de dominio ya que en el sitio Web adscrito al mismo aparece un catбlogo de productos idйnticos a los amparados por la marca del Promovente, de lo que puede inferirse que el Titular trata de engaсar al pъblico consumidor fomentando una asociaciуn con productos de la marca POLYCOM, o haciйndole creer que el Titular es un distribuidor autorizado de productos bajo la marca POLYCOM;

(viii) El Titular de manera premeditada ha intentado atraer con бnimo de lucro usuarios de Internet al Portal vinculado al nombre de dominio en controversia para ofrecer productos de videoconferencias y teleconferencias, propiciando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca registrada del Promovente y con ello ubicбndose su conducta en la causal de mala fe tipificada en el artнculo 1.b)iii) de la Polнtica;

(ix) En vista de la existencia y promociуn de la marca registrada del Promovente en el mercado mexicano con mбs de cinco aсos de antelaciуn al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular, en tanto competidor del Promovente, tuvo conocimiento de la marca de este ъltimo y por tanto inconcebible que hubiese registrado el nombre de dominio en litigio para otro propуsito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de la marca del Promovente, actualizбndose por tanto el supuesto de mala fe previsto en el artнculo 1.b)iv) de la Polнtica;

(x) Las acciones del Titular tienen el doble fin de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio y perturbar su actividad comercial en Mйxico.

B. Titular

Las afirmaciones y alegaciones en que el Titular basa su defensa son las siguientes:

(i) El Titular ha vendido productos de la marca POLYCOM aъn antes de que el fabricante contara con oficinas en la ciudad de Mйxico, importбndolos directamente de los Estados Unidos y Tailandia;

(ii) El Titular registrу los productos por primera vez en Mйxico con la primera empresa de telefonнa que ofreciу servicios de ISDN para videoconferencia, segъn se muestra en el contrato de confidencialidad anexo que el Titular, en representaciуn de la empresa CVS, celebrу con Avantel;

(iii) No existe mala fe ni intenciуn de engaсo algunas por parte del Titular al vender productos legнtimos debidamente registrados e importados a Mйxico desde 1998;

(iv) La marca POLYCOM fue promovida y dada a conocer antes que el Promovente, con recursos propios del Titular;

(v) El nombre de dominio en controversia ha sido usado como parte de la introducciуn del producto a Mйxico desde el 11 de junio de 2001 sin que haya recaнdo reclamo alguno del Promovente previo a la Solicitud;

(vi) El Titular en calidad de empresa ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio, aun sin haber adquirido derechos de marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos;

(vii) Ademбs se hace un uso legнtimo y leal del nombre de dominio sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o empaсar el buen nombre de la marca de productos o servicios registrada.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1.a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Polнtica no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusiуn entre los usuarios de Internet en la forma a que estбn expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusiуn en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica.

Ahora bien, de una comparaciуn puramente objetiva, en oposiciуn a subjetiva, entre el nombre de dominio <polycom.com.mx> y la marca registrada POLYCOM, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora fielmente y en exclusiva la marca del Promovente, lo que invariablemente trae aparejada la identidad grбfica y fonйtica entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI N°. D2000-0429 (No puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idйntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este Panel asн lo determina).

A la luz de la Polнtica, la conclusiуn que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos relativos a los dominios de nivel superior genйrico “.com” y del cуdigo de paнs “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnъmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales elementos no deben tomarse en consideraciуn al examinar la identidad o confusiуn entre una marca y un nombre de dominio. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”) y Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, una desigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn con arreglo a la Polнtica. Vйanse Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC, propiedad del demandante) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por surtida la hipуtesis prevista en el artнculo 1.a.i) de la Polнtica

B. Derechos o intereses legнtimos

Con relaciуn a este requisito, el Promovente asegura no haber conferido licencia o autorizaciуn alguna al Titular para comercializar productos bajo su marca registrada. De igual manera afirma el Promovente que al Titular no se le conoce comъnmente por el nombre de dominio ya que el portal vinculado al nombre de dominio en controversia es auspiciado por la empresa del Titular denominada CVS o Corporate Videoconferencing Services, S.A. de C.V. Por ъltimo, el Promovente alega que el Titular no ha usado el nombre de dominio <polycom.com.mx> en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios ni mucho menos ha hecho un uso legнtimo o no comercial del mismo.

En su defensa, el Titular manifiesta esencialmente que es un distribuidor en Mйxico de productos autйnticos identificados con la marca del Promovente que han venido siendo importados legalmente por el Titular incluso antes de ser introducidos en el mercado mexicano por el propio Promovente.

Al respecto este Experto estima pertinente seсalar que por mбs lнcita que pudiese resultar al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial la importaciуn y posterior distribuciуn y venta en territorio mexicano por parte del Titular de productos legнtimos a los que se aplica la marca del Promovente, de ninguna manera ello faculta al Titular para apropiarse en perjuicio del Promovente de un nombre de dominio incorporando la marca registrada POLYCOM. Ver Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (SAISA) v. Grupo Bremse, Caso OMPI No. DMX2004-0003 (El principio conocido doctrinalmente como del “agotamiento de derechos de marca” que reconoce el artнculo 92, fracciуn II, segundo pбrrafo de la Ley de la Propiedad Industrial no confiere en forma alguna el derecho al Titular para reservarse en detrimento del Promovente o alguno de sus licenciatarios, el registro de un nombre de dominio conteniendo la marca registrada del Promovente); Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., Caso OMPI N° D2000-1774 (Aъn tratбndose de un revendedor autorizado, en ausencia de un acuerdo expreso entre las partes, el revendedor no adquiere el derecho a usar la marca del licenciante como nombre de dominio); The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc., Caso OMPI No. D2000-0113 (Incluso cuando el Titular es un vendedor de productos del Promovente al menudeo, el uso colateral de marca necesario para permitir la reventa de los productos del Promovente no resulta suficiente para conferir la titularidad de derechos de marca ni tampoco para usar la marca como nombre de dominio).

A mayor abundamiento, el Experto advierte que del contenido del portal adscrito al nombre de dominio en controversia no se desprende ninguna justificaciуn para que el Titular estй usando la marca del Promovente como nombre de dominio en lugar de haber registrado desde el principio un nombre de dominio que incorporase la denominaciуn social de su propia empresa.

Por ъltimo se hace notar que aъn cuando el Titular hubiera comercializado en Mйxico antes que el Promovente productos bajo la marca POLYCOM, como insatisfactoriamente acredita el Titular con el contrato de “confidencialidad” que exhibe, dicha circunstancia es inconducente para justificar un derecho o interйs legнtimo toda vez que tanto el registro del nombre de dominio en controversia como la comercializaciуn de productos POLYCOM por parte del Titular, ocurrieron con posterioridad a la fecha legal y de registro en Mйxico de la marca del Promovente.

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artнculo 1.a)ii) de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Titular reconoce expresamente en su contestaciуn que desde 1998 comercializa productos legнtimos identificados con la marca POLYCOM del Promovente.

Lo anterior deja al descubierto que el Titular tenнa conocimiento de la existencia de la marca del Promovente aсos antes de registrar el nombre de dominio en contienda el 11 de junio de 2001. Al respecto, las Polнticas Generales de NIC-Mйxico que se encuentran incorporadas por referencia al Acuerdo de Registro del nombre de dominio en cuestiуn, imponen en su artнculo II.b)ix la obligaciуn para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos de terceros que sean titulares de marcas registradas.

Por consiguiente, el hecho de haber registrado y usar un nombre de dominio idйntico a la marca del Promovente a sabiendas que dicha marca se encontraba registrada y/o en uso en al menos un paнs, configura mala fe por parte del Titular en tйrminos de lo dispuesto por el artнculo 1.b)iv) de la Polнtica. Ver Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd., Caso E-Resolution N° AF-96 (La determinaciуn de mala fe se justifica cuando el Titular ha intentado intencionalmente atraer con бnimo de lucro usuarios de Internet a su portal creando la posibilidad de que estos se confundan con la marca del Promovente).

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a)iii) de la Polнtica

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <polycom.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 5 de julio de 2007