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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Heinz Windheim

Caso No. DMX2007-0018

 

1. Las Partes

La parte Promovente es

(i) Sony Ericsson Mobile Communications AB (“Promovente1”) de Lund, Suecia,

(ii) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Promovente2”) de Estocolmo, Suecia, y

(iii) Sony Corporation (“Promovente3”) de Tokio, Japуn,

(el Promovente1, el Promovente2 y el Promovente3, en lo sucesivo conjuntamente como el “Promovente”) representadas por Gцhmann Rechtsanwдlte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft, de Hannover, Alemania.

El Titular es Heinz Windheim, de Bremen, Alemania.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:

<sonyericson.com.mx>

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center Mйxico, S.C. (“NIC-Mexico”).

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2007, seсalando dos nombres de dominio como objeto de la misma: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. El 28 de septiembre de 2007 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 16 de noviembre de 2007, seсalando como objeto de la misma los dos nombres de dominio antes precisados. El Centro verificу que la Solicitud, modificada, cumplнa los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio.

De conformidad con los artнculos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2007. De conformidad con el artнculo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 6 de diciembre de 2007. El Titular no contestу la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud el 17 de diciembre de 2007.

El Centro nombrу a Gerardo Saavedra como miembro ъnico del Grupo de Expertos el dнa 3 de enero de 2008, recibiendo su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artнculo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajustу a las normas del procedimiento.

Al revisar la Solicitud, este Experto considerу de forma preliminar que el Promovente, no obstante haber participado anteriormente en varios procedimientos similares ante el Centro, no habнa presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud. Con fundamento en el artнculo 14 del Reglamento, este Experto expidiу la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitу al Promovente a presentar, con copia para el Titular, las pruebas que considerase convenientes para acreditar que los nombres de dominio objeto de la Solicitud han sido registrados o se utilizan de mala fe, y dando asimismo oportunidad al Titular de presentar las pruebas que considerase convenientes en relaciуn al elemento de registro y/o uso de mala fe, la cual fue notificada a las partes el 22 de enero de 2008. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableciу el 11 de febrero de 2008 como nueva fecha para notificar al Centro su decisiуn. El Centro recibiу la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento primero por telefax y el 29 de enero del 2008 por correo electrуnico. El Titular no presentу respuesta alguna.

Como se mencionу anteriormente, la Solicitud inicial incluнa dos nombres de dominio: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. Sin embargo, el Promovente en su respuesta a dicha Orden de Procedimiento, manifestу que no mantenнa su reclamaciуn respecto al nombre de dominio <sony-ericsson.com.mx>, desistimiento que este Experto considera procedente, por lo que lo expuesto bajo los apartados 4 a 7 del presente se refiere ъnicamente al nombre de dominio <sonyericson.com.mx>.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 Promovente2 es el titular de la marca ERICSSON la cual estб registrada en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior de la Uniуn Europea bajo el nъmero 000107003, fecha de registro 23 de marzo de 1999, amparando aparatos e instrumentos para la comunicaciуn de datos, entre otros. Promovente2 tambiйn tiene registrada la marca ERICSSON en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior de la Uniуn Europea bajo el nъmero 001459130, fecha de registro 15 de febrero de 2001.

4.2 Promovente3 es el titular de la marca SONY la cual estб registrada en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior de la Uniуn Europea bajo el nъmero 000000472, fecha de registro 5 de mayo de 1998, amparando aparatos e instrumentos para la comunicaciуn de datos, entre otros.

4.3 Promovente2 y Promovente3 constituyeron a Promovente1 como empresa conjunta en la que participan por partes iguales.

4.4 Promovente1 es licenciatario del Promovente2 y del Promovente3 y estб autorizado a emplear la combinaciуn de las marcas SONY ERICSSON como nombre comercial y como marca para sus productos.

4.5 Promovente1 es propietario y operador del sitio web <sonyericsson.com>. En ese sitio web, Promovente1 ofrece a los usuarios de Internet informaciones sobre sus productos, especialmente telйfonos mуviles, y otros temas relacionados.

4.6 La marca SONY es una de las marcas comerciales mбs famosas en el бmbito de la comunicaciуn mуvil, multimedia y entretenimiento.

4.7 La marca ERICSSON es una de las marcas comerciales mбs famosas en el бmbito de la comunicaciуn mуvil y de telйfonos mуviles.

4.8 El nombre SONY ERICSSON ha sido reconocido a nivel mundial en el бmbito de telйfonos mуviles, siendo ampliamente conocido en el sector de telecomunicaciones y entre los clientes, siendo una marca comercial bien conocida en ese sector.

4.9 El Promovente ha obtenido resoluciones favorables en procedimientos comparables ante el Centro (Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Party Night Inc., Caso OMPI No. D2002-1128, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Dariusz Piedras, Caso OMPI No. D2005-0553, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB, Sony corporation, c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB v. Mohamed Ali Aal Ali, Caso OMPI No. DAE2006-0002 y Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Aylin Dzhelilova, Caso OMPI No. D2006-1568).

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los nombres de dominio son idйnticos o semejantes en grado de confusiуn con respecto a una marca comercial sobre la que los demandantes tienen derechos:

La primera parte del nombre del dominio <sonyericson.com.mx> es idйntica a la famosa marca comercial del Promovente3. La segunda parte del nombre de dominio mencionado es semejante en grado de confusiуn a la tambiйn famosa marca comercial del Promovente2. El nombre de dominio completo es semejante en grado de confusiуn a la marca comercial SONY ERICSSON empleada por el Promovente1.

En relaciуn a lo anterior, es de suponer que el pъblico podrб tener la impresiуn de que el nombre de dominio en cuestiуn estб en alguna forma relacionado con las marcas comerciales del Promovente.

El demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio:

El Titular jamбs ha sido autorizado por el Promovente para utilizar sus marcas comerciales en forma alguna.

El Titular no es capaz de demostrar que ha empleado o se ha preparado en forma demostrable para emplear el nombre de dominio o un nombre que corresponda al mismo en relaciуn con una oferta de buena fe de bienes o servicios.

El Titular no es capaz de establecer derechos con respecto al nombre de dominio dado que (como individuo, empresa u otra organizaciуn) nunca ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio ni tampoco adquiriу derechos de marca comercial o de servicios en la marca de dominio. El Titular nunca ha sido designado con el nombre de dominio disputado ni tampoco ha sido asociados con йste o conocido bajo estos nombres.

El Titular no emplea el nombre de dominio en forma legнtima, no comercial o leal, sino que lo posee con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1. Esto significa que el ъnico motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, lo que no puede considerarse como uso legнtimo, no comercial o leal del nombre de dominio.

El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe:

El uso del nombre de dominio debe considerarse como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca comercial de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daсo se debe a que la reputaciуn y el valor del Promovente estбn fuera de su control, recayendo bajo la influencia del Titular. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para el Promovente tener que depender de la buena voluntad del Titular que podrнa variar de dнa en dнa.

El Promovente intentу varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrуnico sin que йste haya respondido a dichos correos electrуnicos. Investigaciones ulteriores revelaron que el Titular habнa fallecido, lo que ha sido confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen.

El nombre de dominio es utilizado con malos propуsitos, puesto que las marcas mundialmente conocidas del Promovente se utilizan con el fin de dirigir el trбfico en pбginas publicitarias de Internet, las cuales, entre otras cosas, tambiйn muestran productos de tecnologнa ("TecnoLarge") y hacen publicidad, de tal modo que existe riesgo de confusiуn directa y de que se haga un mal uso de las marcas con fines lucrativos. El mero hecho de contar con un nombre de dominio como tal y su utilizaciуn con fines publicitarios, como en el caso en cuestiуn, son motivos suficientes para justificar una utilizaciуn con malos propуsitos, como consta en diversos casos ante el Centro. Los acusados (sic) pueden no tener ningъn interйs justificable en que los clientes potenciales del Promovente se extravнen y en que los demandados puedan hacer publicidad a los solicitantes con las conocidas marcas y, de ese modo, engaсar a los clientes potenciales.

El Promovente solicita que el nombre de dominio objeto de la Solicitud sea transferido al Promovente1.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el pбrrafo 1.a. de la Polнtica, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestaciуn a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artнculo 16.C del Reglamento), tambiйn es cierto que corresponde al Promovente acreditar los extremos antes anotados.

Como se expuso lнneas arriba, al revisar la Solicitud este Experto notу de forma preliminar que el Promovente no habнa presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud, no obstante que hacнa valer el haber participado en varios casos similares ante el Centro, por lo que este Experto considerу la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente¹ o bien considerar la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos o evidencia suplementarios respecto al posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio por parte del Titular.

Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud². Sirva esta manifestaciуn para reiterar que corresponde a la parte promovente, y sуlo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el pбrrafo 1.a de la Polнtica, sin que corresponda a los Grupos de Expertos tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.

Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto considerу apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocidas que son las marcas del Promovente y su particular uso conjunto, asн como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares³.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre las marcas SONY y ERICSSON.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genйrico “.com” y el relativo al cуdigo territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones tйcnicas (Vйase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domнnguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio objeto de la Solicitud es similar en grado de confusiуn a las marcas del Promovente. En efecto, salvo por la omisiуn de una letra “s”, el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> es igual a las marcas del Promovente.

Por consiguiente se tiene por acreditado el supuesto previsto en el pбrrafo 1.a.i de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Titular no diу contestaciуn a la Solicitud por lo que no es posible conocer su versiуn sobre la posible existencia de derechos o intereses legнtimos para la adopciуn del nombre de dominio objeto de la Solicitud.

Resulta que las marcas ERICSSON y SONY son mundialmente famosas y que gozan de una fuerte capacidad distintiva, tanto en lo individual como en su particular uso conjunto (que ya en sн mismo resulta caracterнstico).

El Promovente asevera que el Titular posee el nombre de dominio con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1, esto es, que el ъnico motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, sin que aporte elemento alguno de prueba que sustente su dicho. No obstante lo anterior, de los hechos acreditados, las otras alegaciones del Promovente y la documentaciуn que obra en el expediente no cabe apreciar la concurrencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el pбrrafo 1.c de la Polнtica o alguna otra, para inferir derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio por parte del Titular.

En consecuencia este Experto considera que el Promovente ha acreditado el requisito previsto en el pбrrafo 1.a.ii. de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.

El Promovente no presenta alegaciуn alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia.

El Promovente manifiesta que el uso de los nombres de dominio por el Titular debe considerarse “como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daсo se debe a que la reputaciуn y el valor de los demandantes estбn fuera de su control, recayendo bajo la influencia del demandado. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para los demandantes tener que depender de la buena voluntad del demandado que podrнa variar de dнa en dнa”. El Promovente cita como apoyo Geert Hofstede v. Sigma Two, Caso OMPI No. D2003-0646. No es suficiente que el Promovente simplemente diga que el uso del nombre de dominio debe ser considerado de mala fe por el uso deliberado de las marcas de otro, sin aportar expresamente elementos adicionales o una explicaciуn razonada para soportar su afirmaciуn del uso supuestamente “deliberado”⁴.

Por otra parte, el Promovente manifiesta que intentу varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrуnico, y que йste jamбs reaccionу a dichos correos electrуnicos, ni revistiу una actitud cooperadora. El Promovente no aporta copia de dichos correos electrуnicos ni alguna otra prueba o explicaciуn que sustente su dicho.

El Promovente tambiйn manifiesta que investigaciones posteriores revelaron que el Titular habнa fallecido, lo que dice fue confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen, y adjunta copia de un documento (aparentemente en idioma alemбn) que supuestamente constituye el acta de defunciуn del Titular, sin que aporte elemento alguno que establezca (i) un nexo de identidad entre el Titular y la persona mencionada como fallecida bajo dicho documento, y (ii) su relevancia respecto a la posible existencia de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud.

No escapa a este Experto que, salvo por la omisiуn de una letra “s”, el nombre de dominio en cuestiуn es idйntico a las marcas del Promovente, lo que es conocido como error tipogrбfico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que en ningъn momento hace valer el Promovente⁵ no obstante su participaciуn en varios procedimientos similares ante el Centro.

Por otra parte, el Promovente hace valer que sus marcas son mundialmente conocidas y manifiesta que el nombre de dominio objeto de la Solicitud muestra enlaces publicitarios a otros sitios de productos de tecnologнa, lo que afirma es motivo suficiente para justificar un uso con malos propуsitos. Resulta entonces que el Titular hace uso de un nombre de dominio que incorpora las marcas conocidas del Promovente (notando este Experto que el particular uso conjunto de ambas marcas resulta per se altamente distintivo y caracterнstico) sin tener conexiуn alguna con las mismas ni con йste, y que el sitio al que conecta dicho nombre de dominio muestra enlaces publicitarios, de donde se puede inferir un бnimo de lucro, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe⁶ y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusiуn diferente.

Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acreditу el extremo previsto en el pбrrafo 1.a.iii. de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

Por lo antes expuesto, de conformidad con el pбrrafo 1 de la Polнtica y los artнculos 19, 20 y 21 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> sea transferido a Sony Ericsson Mobile Communications AB.

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Gerardo Saavedra
Experto Ъnico

Fecha: Febrero 11, 2008

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¹ En PRL USA Holdings, Inc. v. Polo, Caso OMPI No. D2002-0148, la resoluciуn del Grupo de Expertos establece como base para desestimar la solicitud respectiva que “Complainant failed to make any factual allegations as to nature of use”.

² En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, el Grupo de Expertos estableciу “The Panel suspects from looking at the Complainant’s homepage at “www.skinstore.com” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out” (йnfasis aсadido).

³ En varias ocasiones el Grupo de Expertos ha solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas, Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA, Caso OMPI No. D2000-1376.

⁴ En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, la resoluciуn del Grupo de Expertos establece “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith. For instance, in QAS Systems Limited v. Hopewiser Limited, WIPO Case No. D2001-0273, the Panel found that Complainant failed to prove bad faith when it failed to advance any evidence to show that the Respondent might have had the Complainant in mind when registering the Domain Name, saying the Panel should have been provided with relevant information to support assertions about material facts” (йnfasis aсadido). En Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966, la resoluciуn establece “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent”.

⁵ El llamado error tipogrбfico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937, el Grupo de Expertos estableciу “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant’s mark” (йnfasis agregado). En Doctor.Ing.h.c. F.Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited, Caso OMPI No. D2001-1095, el Grupo de Expertos estableciу “An Internet user who misspells the Complainant’s name or trademark – either through ignorance or inadvertence – will find himself or herself redirected to the Respondent’s site which is a wholly different site with no connection whatever to the Complainant. The Respondent is taking advantage of that error or ignorance and is using the goodwill and reputation in the PORSCHE trademark for its own commercial gain”. En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002- 0568, la resoluciуn establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith” (йnfasis agregado).

⁶ En Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondйe en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163, el Grupo de Expertos estableciу que el nombre dominio “is so obviously connected with such a well known product that its very use by someone with no connection with the product suggests opportunistic bad faith”. En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI No. D2005-0250, el Grupo de Expertos estableciу “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant”.