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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL EXPERTO

Gastуn y Daniela S.A c. Fernando Molina

Caso No. DES2008-00019

1. Las Partes

La Demandante es Gastуn y Daniela S.A., con domicilio en Madrid, Espaсa, representada por Elzaburu, Espaсa.

El Demandado es Fernando Molina, con domicilio en Cуrdoba, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <gastуnydaniela.es> (bq--abtwc43u6nxhszdbnzuwk3db.es ) (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 17 de junio de 2008. El 17 de junio de 2008 el Centro enviу a ESNIC, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 23 de junio de 2008 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2008. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 13 de julio de 2008. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 16 de julio de 2008.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 24 de julio de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una Sociedad espaсola, fundada en Bilbao en el aсo 1876, dedicada a los sectores de la decoraciуn y del textil.

La Demandante es titular de numerosos registros de la marca GASTУN Y DANIELA, entre los que cabe destacar:

- la marca comunitaria nє 4.991.915 GASTУN Y DANIELA, para distinguir productos de las clases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 (del 27 de enero de 2003);

- la marca espaсola nє 1.075.826 GASTON Y DANIELA (mixta), para distinguir productos de la clase 24 (del 12 de julio de 1984);

- la marca espaсola nє 1.075.827 GASTON Y DANIELA (mixta), para distinguir productos de la clase 27 (del 12 de julio de 1984);

- la marca espaсola 935.063 GASTУN Y DANIELA, para distinguir productos de la clase 20 (del 4 de marzo de 1980); y

- la marca espaсola nє 2.752.088 GASTУN Y DANIELA, para distinguir productos de las clases 24 y 27 (del 29 de diciembre de 1976).

La referida marca GASTУN Y DANIELA goza de gran prestigio en los sectores mencionados y entre los consumidores, debido al uso que viene haciendo de ella la Demandante durante los ъltimos 130 aсos, por lo que puede ser calificada como marca notoria.

La Demandante registrу el Nombre de Dominio <gastonydaniela.com>, del 24 de junio de 1998 y lo utiliza en Internet como pбgina Web para dar a conocer sus productos, es decir como exposiciуn on-line.

El Demandado es una persona fнsica y registrу el Nombre de Dominio el 12 de diciembre de 2007.

El Experto ha comprobado que al acceder al sitio Web “www.gastуnydaniela.es” tan solo aparece una pбgina con la indicaciуn “servicio de parking de dominios de arsys.es”, siendo Arsys el Agente Registrador del Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es una Sociedad espaсola, fundada en Bilbao en el aсo 1876 y que en la actualidad es una de las empresas mбs prestigiosa en el бmbito de la decoraciуn y el textil.

- Que es titular de numerosos registros de marca (algunos de los cuales se han mencionado en el pбrrafo 4є, Antecedentes de Hecho) y del nombre de dominio <gastonydaniela.com>, del 24 de junio de 1998.

- Que el Nombre de Dominio es idйntico a su marca GASTУN Y DANIELA, ampliamente conocida en el sector econуmico espaсol, por lo que se trata de una marca notoria.

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, habiйndolo registrado de mala fe.

- Que enviу un requerimiento al Demandado informбndole acerca de la lesiуn de sus derechos y exigiйndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio; dicho requerimiento fue reiterado, a pesar de lo cual no recibiу ninguna respuesta al mismo.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

De conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento. Resultan asimismo aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el pбrrafo e) del Artнculo 16 del Reglamento, el Experto resolverб la controversia basбndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Asн se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI No. D2001-1183, y Retevisiуn Movil S. A. v. Miguel Menйndez, Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusiуn

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca, como queda dicho en el pбrrafo segundo, apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, no cabe la menor duda de que tal riesgo existe, puesto que nos encontramos ante una total identidad entre la marca de la Demandante y el Nombre de Dominio. De acuerdo con la Doctrina unбnime del Centro, en la comparaciуn no se ha de tener en cuenta la partнcula “es”.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artнculo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legнtimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, segъn Doctrina consolidada, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso - para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Sin embargo, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

La Doctrina del Centro tambiйn ha venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaciуn.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaciуn “gastуnydaniela”. En realidad dicha denominaciуn se corresponde con la marca notoria de la Demandante, siendo ademбs una marca de fuerte carбcter distintivo formada a partir de dos nombres propios, por lo que difнcilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecciуn de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha hecho ningъn uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, limitбndose a una tenencia pasiva del mismo.

Por el contrario, la Demandante lleva 130 aсos utilizando su marca en Espaсa, habiendo adquirido notoriedad y prestigio. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocнa perfectamente la existencia de la citada marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendнa un uso en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad.

De lo que antecede resulta evidente que la Demandante en ningъn momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaciуn de uso de su marca.

En cualquier caso, el Demandado no ha contestado a los requerimientos enviados por la Demandante, ni se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con la Doctrina del Centro dadas las circunstancias del caso, puede interpretarse como un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habrнa adoptado una posiciуn activa y los habrнa puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho o interйs legнtimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretendнa aprovecharse de algъn modo de la notoriedad de una marca ajena. Asн, con motivo de la puesta en funcionamiento de los dominios multilingьes <.es> aprovechу para registrar ilegнtimamente a su nombre una denominaciуn que para la generalidad del pъblico identifica a la Demandante.

Por consiguiente, tambiйn se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha acreditado la notoriedad de la Marca y, por tanto, procede tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocнa perfectamente la existencia de la Marca del Demandante y que registrу el Nombre de Dominio de mala fe, de acuerdo con la Doctrina del Centro. En realidad, el Experto estб persuadido de que dicho registro difнcilmente puede obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro el Demandado ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca GASTУN Y DANIELA, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artнculo 34, segъn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, tratбndose de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Tambiйn se ha de valorar aquн el hecho ya referido de que la Demandante intentу evitar el presente procedimiento enviando requerimientos al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habrнa bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedу sin respuesta.

Por ъltimo, respecto a la tenencia pasiva del Nombre de Dominio, numerosas decisiones del Centro vienen interpretando que ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cбdiz, Almerнa, Mбlaga y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI No. D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A., y Josй Socorregut Domйnech, Caso OMPI No. D2002-1026; Grupo Zena de Restaurantes, S.A. V. Ri, Caso OMPI No. D2006-0740.

En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta difнcil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.

En consecuencia, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <gastуnydaniela.es> (bq--abtwc43u6nxhszdbnzuwk3db.es) sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz Lуpez
Experto