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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Sonic Wall Inc. contre Advanced Date Network

Litige n° DFR2008-0022

 

1. Les parties

Le requйrant est Sonic Wall Inc., Californie, Йtats-Unis d’Amйrique, reprйsentй par Cabinet Lavoix, France.

Le dйfendeur est Advanced Date Network, Lyon, France, reprйsentй en interne.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <sonicwall.fr> enregistrй le 7 octobre 2004.

Le prestataire Internet est la sociйtй Advanced Data Network.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 30 avril 2008, par courrier йlectronique et le 5 mai 2008, par courrier postal.

Le 2 mai 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 5 mai 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 7 mai 2008. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 27 mai 2008. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 23 mai 2008.

Le 5 juin 2008, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

Le 16 juin 2008, le Requйrant adressait au Centre un mйmoire supplйmentaire en rйponse aux arguments dйveloppйs par le Dйfendeur dans sa rйponse.

Le 18 juin 2008, le Centre informait les parties que la dйcision de l’Expert serait rendue le 23 juin 2008.

 

4. Les faits

le Requйrant est Sonic Wall Inc, sociйtй de droit amйricain, dont le siиge social est basй а Sunnyvale en Californie.

Le Requйrant indique qu’il exerce ses activitйs dans le domaine de la sйcurisation des rйseaux informatiques.

Il revendique кtre titulaire de droits sur la marque SONIC WALL, et produit l’extrait d’enregistrement d’une marque communautaire SONIC WALL n°001409424 du 3 dйcembre 1999.

Le Requйrant invoque йgalement des droits sur le fondement de la dйnomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine <sonicwall.com>.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <sonicwall.fr> le 7 octobre 2004, et l’exploite pour dйsigner un site а partir duquel il commercialise les produits du Requйrant.

Le Requйrant a engagй la prйsente procйdure en date du 30 avril 2008, en vue d’obtenir le transfert du nom de domaine <sonicwall.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

La sociйtй Sonic Wall expose qu’elle commercialise ses produits en Europe par l’intermйdiaire d’un rйseau de distributeurs agrййs.

Elle soutient que le Dйfendeur ne fait pas partie de ses distributeurs, mais qu’il opиre un site а partir du nom de domaine litigieux, sur lequel il offre а la vente les produits du Requйrant.

Or, le Requйrant n’a jamais autorisй le Dйfendeur а vendre ses produits en France, ni а enregistrer le nom de domaine litigieux.

Il en rйsulte que l’enregistrement du nom de domaine et l’usage qui en est fait par le Dйfendeur portent atteinte aux droits de marque du Requйrant : le nom de domaine constitue la copie servile de la marque du Requйrant et il est utilisй par le Dйfendeur pour activer un site internet de vente en ligne des produits du Requйrant.

Le Requйrant soutient que le nom de domaine objet de la demande porte йgalement atteinte а la dйnomination sociale et au nom commercial du Requйrant, le public йtant fondй а penser en accйdant au site qu’il opиre que les produits proposйs sont commercialisйs avec l’autorisation du Requйrant. Or, il n’en serait rien.

Le Requйrant souligne йgalement que le Dйfendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requйrant lors de l’enregistrement du nom de domaine puisqu’il exerce ses activitйs dans le domaine de l’informatique et de l’internet. De plus, le Dйfendeur йtant un prestataire accrйditй auprиs de l’AFNIC, il connaissait les termes de la charte de nommage йdictй par le registre franзais selon lesquels il appartient au dйposant d’un nom de domaine de vйrifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Selon le Requйrant, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux traduisent une volontй du Dйfendeur d’exploiter la valeur commerciale de la marque SONIC WALL, dans le seul but d’en tirer un profit pйcuniaire, et ce en violation des rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

En consйquence, le Requйrant sollicite la transmission du nom de domaine <sonicwall.fr> а son profit.

B. Dйfendeur

Dans sa rйponse datйe du 23 mai 2008, le Dйfendeur rappelle que la sociйtй Advanced Data Network a йtй crййe en mars 1990 et qu’elle exerce ses activitйs dans le domaine des tйlйcommunications, des rйseaux informatiques et produits multimйdia.

Dans le cadre de ses activitйs, le Dйfendeur est amenй а installer des produits fabriquйs par le Requйrant.

Il expose qu’en 2001, il a йtй contactй par le Requйrant pour commercialiser ses produits. C’est dans ce contexte que le Dйfendeur est devenu un revendeur du Requйrant, qu’il a crйй le site internet opйrй а partir du nom de domaine litigieux, dont l’enregistrement a йtй notifiй au Requйrant par courrier du 11 octobre 2004.

Le Dйfendeur soutient que le requйrant n’est pas le titulaire de la marque invoquйe dans la demande, puisque l’adresse du siиge social du Requйrant diffиre de celle qui figure dans l’extrait d’enregistrement de la marque tel qu’il est publiй dans la base de donnйes de l’OHMI.

D’aprиs ses recherches, le Requйrant est titulaire d’une autre marque SONIC WALL, qui serait nйanmoins postйrieure au nom de domaine objet de la demande, et par consйquent inopposable.

Par ailleurs, le Dйfendeur rappelle qu’il a informй le Requйrant par courrier quatre jours aprиs l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans lequel il s’est dit prкt а le transfйrer sur simple demande.

Le Dйfendeur soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits du Requйrant dans la mesure oщ d’une part le site opйrй а partir de ce dernier ne reprend aucun des йlйments caractйristiques du site du Requйrant, et d’autre part il est prйcisй sur chaque page que le Dйfendeur est indйpendant du Requйrant.

Le Dйfendeur considиre au surplus qu’en tant que distributeur du Requйrant, il est fondй а utiliser la marque qui recouvre les produits qu’il vend, notamment par l’intermйdiaire d’un nom de domaine.

D’ailleurs, le Dйfendeur produit des йlйments au soutien de ses allйgations sur la connaissance par le Requйrant de ses activitйs.

Le Dйfendeur souligne qu’il n’est pas un concurrent du Requйrant, qu’il vend les produits authentiques de ce dernier en les acquйrant auprиs des grossistes.

Le Dйfendeur soutient en revanche que l’action du Requйrant est un moyen dйtournй pour mettre un terme а sa politique de prix, ceci alors mкme qu’il a tolйrй l’existence du site du Dйfendeur pendant plus de trois ans. Il observe d’ailleurs que le Requйrant n’est pas intervenu а l’encontre des titulaires d’autres noms de domaine nationaux qui reproduisent а l’identique sa marque.

En conclusion, le Dйfendeur conteste la demande de transfert du nom de domaine.

C. Mйmoire supplйmentaire en rйponse du Requйrant

En date du 16 juin 2008, le Requйrant a fait parvenir au Centre avec copie au Dйfendeur un mйmoire supplйmentaire en rйponse aux arguments du Dйfendeur. Le Centre en a accusй rйception le mкme jour, en indiquant qu’il relиve du pouvoir souverain d’apprйciation de l’Expert de dйcider de la recevabilitй de ce document.

Aucune disposition du Rиglement sur la Procйdure Alternative de Rйsolution des Litiges ne prйvoit la possibilitй ou non pour les parties de soumettre des йcritures supplйmentaires en cours de procйdure.

Toutefois, l’article 17 “Compйtences gйnйrales de l’expert” du Rиglement de la PARL dispose notamment :

“(a) L’expert mиne la procйdure alternative de rйsolution de litiges de la maniиre qu’il estime appropriйe dans le respect du prйsent rиglement. Il veille а ce que les parties soient traitйes de maniиre йgale et que chacune ait la possibilitй de prйsenter son cas de faзon adйquate selon le prйsent rиglement.

(b) L’expert statue sur la recevabilitй, la pertinence, la matйrialitй et le poids des йlйments de preuve”

En l’espиce, l’Expert estime que la recevabilitй du mйmoire supplйmentaire transmis par le Requйrant et l’examen des arguments prйsentйs est conforme а la lettre et а l’esprit du Rиglement. En effet, le Requйrant y apporte des clarifications factuelles et le Dйfendeur n’a pas soulevй d’objections a la recevabilitй du mйmoire supplйmentaire du Requйrant.

Dans ses йcritures supplйmentaires, le Requйrant soutient qu’il est bien le titulaire de la marque invoquйe dans la demande, les diffйrences soulevйes par le Dйfendeur йtant de nature formelle.

Il йnonce qu’un contrat de distribution avait йtй conclu avec le Dйfendeur pour la pйriode de mars 2005 а mars 2006, et qu’il ne concernait que le territoire de l’Allemagne.

Le Requйrant allиgue par ailleurs que le fait de vendre les produits du Requйrant ne permet pas de justifier l’usage du nom de domaine <sonicwall.fr>.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que le Requйrant justifie des droits qu’il revendique sur la marque SONIC WALL.

Le nom de domaine litigieux est strictement identique а la marque du Requйrant, а l’exception de l’extension “.fr”, qui constitue un suffixe technique indispensable au fonctionnement du nom de domaine.

L’enregistrement du nom de domaine a йtй rйalisй par le Dйfendeur dans le but d’opйrer un site de vente en ligne des produits du Requйrant. Or, il est avйrй que le Requйrant ne vend pas ses produits directement aux clients finaux, mais exclusivement au travers d’un rйseau de revendeurs et de partenaires, auquel le Dйfendeur revendique appartenir.

Si le Requйrant opиre un site internet а destination du public franзais, а partir de l’URL ‘www.sonicwall.com/fr’, l’Expert relиve qu’aucun produit n’est offert а la vente en ligne, ni mкme а la vente directe, puisque le Requйrant invite les visiteurs а prendre contact avec un distributeur ou un partenaire.

Or, le Dйfendeur produit un certain nombre de documents attestant qu’il entretient, ou а tout le moins qu’il a entretenu des relations contractuelles avec le Requйrant, dans le cadre desquelles il opйrait en tant que distributeur des produits Sonic Wall.

C’est dans ce contexte que le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux en 2004, aprиs avoir procйdй а des vйrifications sur les droits des tiers, et informй le Requйrant de sa dйmarche, en lui proposant notamment de procйder au transfert du nom.

L’Expert observe d’ailleurs que le Requйrant ne reconnaоt l’existence de relations contractuelles avec le Dйfendeur qu’aprиs que ce dernier les eut mentionnйes dans sa rйponse. De surcroоt, le Requйrant soutient que l’accord de distribution qui le liait au Dйfendeur ne concernait que l’Allemagne, sans toutefois le dйmontrer.

Force est de constater nйanmoins que le Requйrant n’a pas contestй l’enregistrement du nom de domaine pendant plus de trois ans, pйriode au cours de laquelle il a pourtant entretenu des relations avec le Dйfendeur. L’Expert relиve а cet йgard les correspondances adressйes au Dйfendeur par les reprйsentants du Requйrant en France, qui confirment que le Requйrant ne pouvait ignorer l’existence du nom de domaine.

Il en rйsulte que le Dйfendeur avait un intйrкt lйgitime а l’enregistrement du nom de domaine, qu’il en a informй le Requйrant qui a tolйrй ces agissements pendant de nombreux mois, de sorte que l’Expert considиre que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits du Requйrant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’intйrкt lйgitime du Dйfendeur repose sur la nature de ses activitйs de vente en ligne des produits du Requйrant.

L’Expert observe que le site opйrй а partir du nom de domaine litigieux est consacrй exclusivement а la vente des produits Sonic Wall. Compte tenu du fait que le Requйrant ne commercialise pas directement ses produits, il ne saurait soutenir que le Dйfendeur dйtourne sa clientиle.

Au surplus, le Dйfendeur mentionne trиs clairement sur chaque page de son site qu’il est indйpendant du Requйrant.

Le Requйrant rйfute les allйgations du Dйfendeur selon lesquelles il a agi dans le cadre d’un accord de distribution. Cependant, le Requйrant n’explique pas les relations avйrйes qu’il a entretenues avec le Dйfendeur depuis l’enregistrement du nom de domaine.

Si la prйsente affaire s’inscrit manifestement dans le cadre d’un diffйrend plus global entre le Requйrant et le Dйfendeur, il ne relиve pas du rиglement de la PARL et il n’appartient pas en consйquence а l’Expert de le trancher, sinon aux juridictions compйtentes.

L’Expert rejoint d’ailleurs les conclusions de l’expert dans l’affaire Litige OMPI No. DFR2007-0045, Fortinet ./. Advanced Data Network concernant le nom de domaine <fortinet.fr> (rejet), dans laquelle l’Expert a, dans des conditions trиs similaires а celles de la prйsente affaire, prononcй le rejet de la demande.

En conclusion, l’Expert estime que l’usage du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requйrant, au sens des dispositions du Rиglement de la PARL.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert rejette la demande.

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Alexandre Nappey
Expert

Le 23 juin 2008