Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPIDECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVOBardón y Rufo 67, S.L v. Pablo VegaCaso No. D2009-03351. Las PartesLa Demandante es Bardón y Rufo 67, S.L, con domicilio en Málaga, España, internamente representada. El Demandado es Pablo Vega, con domicilio en Málaga, España. 2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa demanda tiene como objeto el nombre de dominio <carmalaga.com>. El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, Inc. 3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de marzo de 2009. El 13 de marzo de 2009 el Centro envió a GoDaddy.com, Inc. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de marzo de 2009 GoDaddy.com, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 18 de marzo de 2009 relativa al idioma del procedimiento, y a su vez suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. En fecha 19 de marzo de 2009 el Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 23 de marzo de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). Entre el 23 y 25 de marzo de 2009, las partes intercambiaron diversos correos electrónicos con el Centro referidos a la lengua del procedimiento, que la Demandante solicitó fuera el español, dada la nacionalidad y residencia común de ambas partes en España. De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de abril de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 20 de abril de 2009. El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Teniendo en cuenta la común nacionalidad española de las partes y el hecho de que éstas han presentado sus respectivos escritos en español, se dicta la presente Decisión en este idioma. 4. Antecedentes de HechoEl nombre de dominio <carmalaga.com> fue registrado el 12 de julio de 2004. Siendo su titular en un principio DomainsByProxy, no obstante al efectuarse la verificación de los datos del nombre de dominio, el registrador develó al titular real, siendo éste Pablo Vega. La Demandante es titular del registro de marca española 2492788 MALAGACAR.COM (denominativa). La marca fue solicitada el 18 de julio de 2002 y concedida el 27 de noviembre de 2003 para identificar "alquiler de coches sin conductor", en la clase 39. Accediendo al sitio web "www.carmalaga.com" se ofrece un servicio de alquiler de vehículos bajo el subtítulo "Malaga Car Hire". 5. Alegaciones de las PartesA. DemandanteLa Demandante es una sociedad constituída en Málaga (España) en 2001 que opera fundamentalmente a través de la página web "www.malagacar.com", donde se ofrecen sus servicios de alquiler de vehículos sin conductor. La Demandante es titular del registro de marca español MALAGACAR.COM antes mencionado, además del nombre de dominio de la misma denominación. En la página web "www.carmalaga.com" del Demandado no figura ningún domicilio de contacto ni ningún dato de la empresa que la identifique, por lo que incumple la normativa española. El Demandado es un competidor directo y ex empleado de la Demandante, que registró el nombre de dominio en disputa <carmalaga.com> por su parecido con el nombre de dominio y marca de la Demandante MALAGACAR.COM. El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca registrada y nombre de dominio MALAGACAR.COM de la Demandante. La elección del nombre de dominio por el Demandado no es fruto del azar, sino un acto premeditado cuya finalidad es la de impedir el normal uso de su marca por parte de la Demandante y provocar confusión en los consumidores. El Demandado carece de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, pues no es titular de ningún registro de marca equivalente ni disfruta de licencia de ninguna clase por parte de la Demandante. El Demandado no efectúa una oferta legítima de productos o servicios, puesto que se está aprovechando de la marca de una competidora que conoce sobradamente por haber trabajado para ella. El Demandado ha actuado de mala fe al ocultar su verdadera identidad en los datos de registro del nombre de dominio. El uso que realiza el Demandado del nombre de dominio en disputa revela su intención de aprovecharse de la reputación y buen nombre de la marca MALAGACAR.COM. Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio <carmalaga.com> le sea transferido. B. DemandadoNo existe riesgo de confusión entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante, teniendo en cuenta en especial que el usuario de Internet es usualmente una persona especialmente atenta y perspicaz. Los nombres de dominio contrapuestos no son otra cosa que la descripción genérica de un concreto servicio, por lo que el Demandado tiene un interés legítimo respecto de su uso. El sitio web del Demandado presta servicios de alquiler de coches en la ciudad de Málaga, lo que explica que la denominación del nombre de dominio esté conformada por la unión de las palabras "car" y "málaga". La mayoría de los usuarios que acceden al sitio web del Demandado no lo hacen buscando la web de la Demandante, sino describiendo en los buscadores los servicios que desean contratar. El nombre de dominio en disputa es meramente descriptivo del servicio que ofrece, dado el significado de las palabras "car" y "málaga", siendo aplicable la doctrina del Centro que señala que cuando una marca es meramente descriptiva de un servicio no puede pretenderse que a otros competidores se les vede la posibilidad de adquirir un nombre de dominio igualmente descriptivo del servicio que ofrece. De hecho, existen diversos nombres de dominio de denominación idéntica o parecida que pertenecen a empresas distintas de la Demandante o el Demandado. El Demandado viene efectuando un uso legítimo del nombre de dominio desde su registro, varios años antes de recibir cualquier aviso de la presente controversia, sobre lo cual adjunta diversa documentación. Por tanto, el Demandado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestión, aun cuando no haya adquirido derechos de marca. El Demandado no era empleado de la Demandante cuando registró el nombre de dominio, tal y como ésta afirma. Por el contrario, la Demandante lo había despedido varios meses antes por no haber superado el período de prueba. No existía, por tanto, vínculo laboral alguno entre las partes en el momento de la adquisición del nombre de dominio. El Demandado únicamente pretendía competir en un mercado en el que tuvo la oportunidad de comprobar que los nombres de dominio genéricos y descriptivos del servicio que ofrecían resultaban absolutamente comunes. La Demandante pretende un secuestro a la inversa del nombre de dominio, debido a que la empresa Car Málaga del Demandado tiene mucho más éxito que la Demandante. 6. Debate y conclusionesEl apartado 15 a) del Reglamento encomienda al experto la decisión de la demanda sobre la base de: - las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, - lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y - de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables. Teniendo en cuenta la común residencia en España del Demandante y del Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del derecho nacional español. Los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política son: - que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos; y - que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y - que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónEl nombre de dominio en disputa <carmalaga.com> presenta acusadas coincidencias con la marca registrada anterior MALAGACAR.COM de la Demandante. De hecho, se trata de la combinación de las mismas palabras pero con el orden invertido. A juicio de este Experto, existe similitud entre las denominaciones comparadas hasta el punto de poder causar confusión. En relación con la alegación del Demandado en el sentido de que "car málaga" es una expresión genérica o descriptiva y que por tanto la parte actora no puede invocar derechos sobre ella, se trata de una cuestión que se analizará en el punto siguiente para determinar si dicho carácter genérico o descriptivo otorga un interés legítimo al Demandado. Desde el punto de vista de este primer requisito, queda claro que formalmente el registro de marca MALAGACAR.COM de la Demandante se encuentra concedido y en vigor. Así se consideró en la Decisión dictada en Video Images, LLC v. Stoebner, Jeff, Caso OMPI No. D2004-0887: "The Complainant has established rights in the mark VIDEO IMAGES, through use and registration of the mark. The VIDEO IMAGES mark is entitled to a presumption of validity by virtue of its registration with the United States Patent and Trademark Office. See EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Caso OMPI No. D2000-0047. The Panel further notes that under Section 33 of the Lanham Act, the registration of the VIDEO IMAGES mark on the principle register is evidence of the Complainant`s exclusive right to use the mark in commerce. 15 U.S.C. § 1115." En consecuencia, concurre el primero de los requisitos. B. Derechos o intereses legítimosEl Demandado invoca al respecto que el nombre de dominio está formado por la conjunción de las palabras genéricas "car" y "málaga", siendo una denominación descriptiva del tipo de servicio que se presta, según el habitual en el sector. Para respaldar esta afirmación, el Demandado aporta documentación que acredita que la mayoría de los visitantes de su página web acceden a ella a través de los buscadores. Sin embargo, a juicio de este Experto, tales circunstancias no acreditan en absoluto que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre la denominación, fundamentalmente por dos motivos: 1. La Demandante ha acreditado, y el propio Demandado ha reconocido, que éste fue empleado de aquélla antes de registrar el nombre de dominio, y por tanto era plenamente consciente de la existencia e importancia comercial del nombre de dominio y marca MALAGACAR.COM registrada por la Demandante con anterioridad al nombre de dominio. 2. De la propia denominación aportada por el Demandado se desprende que como web site tittle utiliza la expresión "Málaga Car Hire Málaga...", y como Meta Keywords utiliza "Málaga Car Hire...". Por lo tanto, existe una utilización deliberada y específica de los vocablos "málaga car" (coincidentes con la marca de la Demandante) como primer criterio en las búsquedas, en lugar de utilizar una descripción con otro orden de palabras que podría resultar más natural, tal como "Car Hire in Málaga" o similar. Por consiguiente, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del Demandado y sus antecedentes laborales con la Demandante no es admisible su alegación de que la denominación se utiliza de forma descriptiva por su significado. Tal explicación resultaría plausible en un tercero ajeno al negocio de la Demandante, pero no en quien es plenamente consciente de la marca de la Demandante por haber trabajado para ella. En consecuencia, al igual que en la reciente Decisión en La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L., Caso OMPI No. DES2009-0009, este Experto considera totalmente aplicable también a este caso el criterio que ya adoptó en Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Caso OMPI No. DES2007-0006: "No obstante lo anterior, es innegable que el propio significado de la expresión ‘noticias jurídicas` introduce un elemento de duda a la hora de poder considerar legítimo su uso por tercero pese a la vigencia del registro de marca de la Demandante. Desde este punto de vista, este Experto considera que la circunstancia de que la titular del nombre de dominio controvertido sea una empresa editorial perteneciente al ámbito jurídico, y por tanto competidora de la Demandante, resulta definitiva para no admitir un interés legítimo en la utilización del nombre de dominio controvertido por su significado en español. Al tratarse de empresas pertenecientes al mismo sector jurídico, parece claro que la Demandada no podía desconocer la existencia de la marca NOTICIAS JURÍDICAS de la parte actora, ni el uso que desde hace años ésta estaba haciendo de dicha denominación. Por lo tanto, si bien el significado de la expresión NOTICIAS JURÍDICAS permitiría en principio presumir un uso legítimo, siempre que ese uso no fuera a título de marca, en cualquier tercero no perteneciente al sector comercial de la Demandante, dicha presunción no puede ser aplicada a la Demandada, pues por tratarse de una empresa de indudable importancia en el sector de las publicaciones jurídicas no podía dejar de ser consciente de estar utilizando una denominación que se corresponde con una marca registrada de un competidor que además éste estaba ya utilizando en sus publicaciones en papel o electrónicas. La Demandada podría haber logrado la misma función descriptiva del contenido del sitio web mediante cualquier otra expresión análoga no coincidente con la marca de un competidor". Por los mismos motivos, tampoco resulta admisible la alegación del Demandado en el sentido de que ha venido utilizando de forma pacífica el nombre de dominio durante años. Para reconocer tal circunstancia como acreditativa de la existencia de derechos o intereses legítimos, el artículo 4(c)(iii) de la Política prevé que dicho uso ha de ser "legítimo y leal", e igualmente "sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca", circunstancia que a juicio de este Experto no concurre en este caso, pues las dos circunstancias puestas de manifiesto al comienzo de este punto acreditan que el Demandado era consciente de estar utilizando una denominación que se correspondía con la marca de la Demandante, para la que había trabajado. Así pues, a juicio de este Experto, la Demandante ha aportado pruebas o indicios suficientes de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, mientras que el uso y actividad comercial acreditada por el Demandado no son idóneos dadas las circunstancias para reconocer tales derechos o intereses legítimos. En consecuencia, concurre el segundo de los requisitos. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feA través de los documentos aportados por las partes ha quedado acreditado en el expediente que el Demandado fue durante un tiempo empleado de la Demandante, y que en los meses posteriores registró el nombre de dominio en disputa. Ha quedado igualmente acreditado que la página web del Demandado trata de atraer a los internautas utilizando como primeras palabras relevantes para las búsquedas la expresión "Málaga Car" coincidente con la marca registrada y nombre de dominio de la Demandante. Según se desprende de la documentación aportada por el propio Demandado, éste ha actuado como broker proporcionando a terceros competidores de la Demandante los clientes que captaba a través de su página web gracias a los criterios de búsqueda mencionados. A juicio de este Experto tal conducta es claramente subsumible con la prevista bajo el epígrafe "pruebas del registro y utilización de mala fe" en el artículo 4(b)(iv) de la Política: (iv) Al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea. Por otra parte, es de señalar que el Demandado en principio no aparecía como titular registral del nombre de dominio, y que su nombre como propietario real únicamente fue desvelado por el registrador como consecuencia de la presentación de la Demanda en este caso en particular, el uso de un servicio de ocultación de datos de la titularidad del nombre de dominio, constituye igualmente un indicio de mala fe. En esta línea podemos citar la Decisión Chung, Mong Koo and Hyundai Motor Company v. Individual Caso OMPI No. D2005-1068. "Moreover, the deceptive nature of the entire modus operandi of a registrant supplying false information to hide his identity is itself evidence of bad faith: Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003." En consecuencia, concurre el tercero de los requisitos. 7. Solicitud de secuestro a la inversa de nombre de dominioEn virtud de lo expuesto, y tomando en cuenta que no se cumplen las condiciones pertinentes, este Experto no acepta la solicitud del Demandado de secuestro a la inversa del nombre de dominio. 8. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <carmalaga.com> sea transferido al Demandante. Luis H. de Larramendi Fecha: 25 de mayo de 2009
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