Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Editorial Bosch S.A. c. Difusiуn Jurнdica y Temas de Actualidad S.A.

Caso No. DES2007-0006

 

1. Las Partes

La Demandante es Editorial Bosch S.A., Barcelona, Espaсa, representada por Santiago Gales, Espaсa.

La Demandada es Difusiуn Jurнdica y Temas de Actualidad S.A., Madrid, Espaсa, representada por Marta Insъa, Barcelona, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <noticiasjuridicas.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2007. El 22 de marzo de 2007 el Centro enviу a ESNIC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de marzo de 2007 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 26 de marzo de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (.es).

De conformidad con el artнculo 7 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de abril de 2007. De conformidad con el artнculo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de abril de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de abril de 2007.

El Centro nombrу a Luis H. de Larramendi como Experto el dнa 9 de mayo de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

- El nombre de dominio <noticiasjuridicas.es> fue registrado por el Demandado el 22 de noviembre de 2005.

- La Demandante es titular del registro de marca espaсol Nє 2218283 para la denominaciуn NOTICIAS JURНDICAS. La marca fue solicitada el 25 de febrero de 1999 y concedida el 20 de agosto de 1999 para identificar “libros, revistas, impresos y toda clase de publicaciones en general”, en la clase 16.

- Accediendo al sitio web “www.noticiasjuridicas.es” se accede a una publicaciуn jurнdica electrуnica que se identifica como “difusiуn jurнdica digital”, cuyo contenido es idйntico al del sitio web “www.difusionjuridica.es” tambiйn de la Demandada.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- El nombre de dominio controvertido resulta idйntico a la denominaciуn del registro de marca NOTICIAS JURНDICAS de la demandante.

- La Demandada intentу registrar ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas la solicitud de registro de marca 2703919 NOTICIAS JURНDICAS (mixta), en clase 41, que fue denegada por considerarse incompatible con la marca anterior de la Demandante.

- El nombre de dominio <noticiasjuridicas.es> ha sido registrado de mala fe por la Demandada, pues no presenta contenidos especнficos, sino que se remite al portal “www.difusionjuridica.com” de la Demandada, lo que indica que el registro del nombre de dominio controvertido fue realizado con la intenciуn de aprovechar el conocimiento de la marca NOTICIAS JURНDICAS en el sector correspondiente.

- La marca NOTICIAS JURНDICAS de la demandante es conocida en el sector editorial jurнdico espaсol y viene siendo utilizada en su versiуn electrуnica desde 1998, y previamente en papel desde 1986. NOTICIAS JURНDICAS es una marca reconocida y una web de йxito en el mercado de Internet.

- La Demandada carece de todo derecho previo o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia: no ostenta marca registrada en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas ni nombre o denominaciуn social que respalde tal registro.

- La Demandada ha actuado de mala fe pues ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante como competidor directo, ya que lo utiliza en el mismo sector editorial y бrea de negocio.

- La Demandada, al utilizar el nombre de dominio en cuestiуn, ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su pбgina web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad de quien presta los servicios y contenidos bajo la denominaciуn NOTICIAS JURIDICAS, aprovechбndose del prestido y trбfico de la pбgina “noticias.juridicas.com” de la demandante.

- La denegaciуn a la Demandada de la solicitud de registro de marca 2703919 NOTICIAS JURНDICAS (mixta), en clase 41, por considerarla incompatible con el registro de marca prioritaria de la Demandante 2218283 NOTICIAS JURНDICAS, en clase 16, resulta incompatible con la pretensiуn de la Demandada de que la denominaciуn NOTICIAS JURНDICAS sea un genйrico.

- Siendo la Demandante y la Demandada competidoras conocidas, ha de excluirse la casualidad en el tйrmino en que consiste el nombre de dominio controvertido, pues la Demandada no puede alegar desconocer que la denominaciуn NOTICIAS JURНDICAS es reconocida ampliamente en el correspondiente sector comercial.

- La Demandante remitiу a la Demandada un requerimiento exigiendo la transmisiуn del nombre de dominio en disputa que fue rechazado por la Demandada.

De conformidad con todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio <noticiasjuridicas.es> le sea transferido.

B. Demandado

- El nombre de dominio no es idйntico o similar a un tйrmino sobre el que la Demandante posea derechos previos, pues la denominaciуn NOTICIAS JURНDICAS es genйrica y/o descriptiva, y la Demandante no puede obtener el monopolio de una denominaciуn usual para todo tipo de productos y servicios de informaciуn jurнdica.

- Conviven numerosos nombres de dominio y marcas que consisten en expresiones anбlogas a la del nombre de dominio controvertido.

- La Demandada tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <noticiasjurнdicas.es>, pues es una empresa editorial que edita la revista jurнdica “Economist & Jurist” de gran difusiуn en el correspondiente sector. Desde su creaciуn esta publicaciуn incorporaba una secciуn dedicada a recoger “noticias jurнdicas” bajo el tнtulo “Noticias del Mundo Jurнdico”.

- El nombre de dominio no fue registrado ni utilizado de mala fe, pues la elecciуn de <noticiasjuridicas.es> se realizу para dar al portal de la empresa Difusiуn Jurнdica un nombre acorde a sus contenidos.

- La solicitud de registro de marca de la demandada 2703918 mencionada por la Demandante no consiste en la denominaciуn “NOTICIAS JURНDICAS” sino en una marca mixta con la denominaciуn “Noticias Digital-Jurнdicas Grupo Difusiуn Jurнdica”, y su denegaciуn no es firme al haber interpuesto recurso de alzada la Demandada.

- El registro del dominio <noticiasjuridicas.es> a favor de la Demandada no perturba en modo alguno la actividad de la Demandante, segъn se acredita a la vista de los documentos acreditativos del trбfico que aporta la propia parte actora. No existe confusiуn entre los servicios de una u otra empresa, y la imagen grбfica de Difusiуn Jurнdica y Temas de Actualidad, S.A. formada por un бrbol y un sol caracterнsticos estб siempre presente en todas las pбginas de la Demandada, por lo que no puede argumentarse que el registro del nombre de dominio controvertido obedece al interйs de confundir a los internautas.

- La Demandada no ha pretendido vender el nombre de dominio registrado a ningъn tercero ni ha impedido el uso de derechos previos por la parte actora, pues йsta sigue funcionando con las pбginas web con las que siempre lo ha hecho.

 

6. Debate y conclusiones

El artнculo 21 del Reglamento seсala que el Experto resolverб la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio <.es>, resultarбn igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espaсol, al ser ademбs йsta la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Polнtica Uniforme para la resoluciуn de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideraciуn la doctrina que en su aplicaciуn ha establecido el Centro en los ъltimos aсos, tal y como ya seсalaba la Decisiуn Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa, S.L. c. Eusanet, S.L., Caso OMPI Nє DES2006-0005.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante es titular del registro de marca espaсol 2218283 NOTICIAS JURНDICAS, marca denominativa. Es obvio que el nombre de dominio controvertido <noticiasjuridicas.es> resulta idйntico a dicha denominaciуn, por lo que se cumple la primera de las circunstancias necesarias para la estimaciуn de la demanda.

En relaciуn con la alegaciуn de la Demandada en el sentido de que NOTICIAS JURНDICAS es una expresiуn genйrica o descriptiva y que por tanto la parte actora no puede invocar derechos sobre ella, se trata de una cuestiуn que se analizarб en el punto siguiente para determinar si dicho carбcter genйrico o descriptivo otorga un interйs legнtimo a la Demandada. Desde el punto de vista de este primer requisito, queda claro que el registro de marca NOTICIAS JURНDICAS de la Demandante se encuentra concedido y en vigor, y que su denominaciуn resulta coincidente con la del nombre de dominio controvertido.

B. Derechos o intereses legнtimos

La Demandada basa fundamentalmente su defensa en la alegaciуn de que la expresiуn “noticias jurнdicas” resulta genйrica o descriptiva en relaciуn con el uso que se hace de la misma, pues efectivamente la Demandada la aplica a una publicaciуn electrуnica de carбcter jurнdico. Partiendo de dicha genericidad, la Demandada no reconoce validez al registro de marca 2218283 NOTICIAS JURНDICAS esgrimido por la Demandante.

Pues bien, como se ha seсalado es indudable que el registro de marca de la parte actora se encuentra debidamente concedido y en vigor. Por consiguiente, otorga a la actora los derechos y facultades que la Ley de Marcas espaсola establece para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que si la Demandada pretende anular la validez formal del registro de marca de la parte actora, habrб de acudir a los Tribunales espaсoles para lograr la nulidad o cancelaciуn del registro.

Al respecto, resulta procedente recordar lo que se seсalaba en la Decisiуn Edipresse Hymsa, S.A. c. F9-Soft, S.L., Caso OMPI Nє D2006-0940 sobre el nombre de dominio <lecturas.com>, en la que el Experto seсalу:

Alega la Demandada que la denominaciуn “lecturas” es genйrica por lo que carece de carбcter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea genйrica. Si fuera genйrica no podrнa estar protegida como marca puesto que la regulaciуn del Derecho de Marcas en Espaсa siempre ha establecido la prohibiciуn absoluta de registro de las marcas genйricas (esta prohibiciуn estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas concediу el registro de la marca LECTURAS fue porque considerу que no era genйrica para distinguir revistas y publicaciones. Ademбs, el carбcter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carбcter distintivo de la misma (Bankinter, S.A. c. Daniel Monclъs Pйrez, Caso OMPI Nє D2000-0483. Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicaciуn ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestaciуn.

No obstante lo anterior, es innegable que el propio significado de la expresiуn “noticias jurнdicas” introduce un elemento de duda a la hora de poder considerar legнtimo su uso por tercero pese a la vigencia del registro de marca de la Demandante. Desde este punto de vista, este Experto considera que la circunstancia de que la titular del nombre de dominio controvertido sea una empresa editorial perteneciente al бmbito jurнdico, y por tanto competidora de la Demandante, resulta definitiva para no admitir un interйs legнtimo en la utilizaciуn del nombre de dominio controvertido por su significado en espaсol. Al tratarse de empresas pertenecientes al mismo sector jurнdico, parece claro que la Demandada no podнa desconocer la existencia de la marca NOTICIAS JURНDICAS de la parte actora, ni el uso que desde hace aсos йsta estaba haciendo de dicha denominaciуn.

Por lo tanto, si bien el significado de la expresiуn NOTICIAS JURНDICAS permitirнa en principio presumir un uso legнtimo, siempre que ese uso no fuera a tнtulo de marca, en cualquier tercero no perteneciente al sector comercial de la Demandante, dicha presunciуn no puede ser aplicada a la Demandada, pues por tratarse de una empresa de indudable importancia en el sector de las publicaciones jurнdicas no podнa dejar de ser consciente de estar utilizando una denominaciуn que se corresponde con una marca registrada de un competidor que ademбs йste estaba ya utilizando en sus publicaciones en papel o electrуnicas. La Demandada podrнa haber logrado la misma funciуn descriptiva del contenido del sitio web mediante cualquier otra expresiуn anбloga no coincidente con la marca de un competidor.

Por consiguiente, este Experto considera que la Demandada no ha acreditado derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio controvertido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Sobre la base del mismo razonamiento desarrollado en el punto anterior, este Experto estima que concurre la circunstancia de mala fe en la actuaciуn de la Demandada.

En efecto, como se ha seсalado resulta definitiva la circunstancia de que la titular del nombre de dominio es una importante empresa editorial del бmbito jurнdico, de la que por tanto no cabe presumir que desconociera el registro de marca anterior de la Demandante o su uso previo de la denominaciуn NOTICIAS JURНDICAS en el correspondiente sector comercial.

Pese al carбcter genйrico que en principio puede tener dicha denominaciуn, lo cierto es que estaba ya asentada como una marca propia de la Demandante. En este sentido, los propios argumentos y documentos de la Demandada ponen de manifiesto que en el sector de las publicaciones resultan habituales las marcas que recogen expresiones mбs o menos genйricas. Es mбs, el propio sitio web de la Demandante “www.difusionjuridica.es” recoge dicha expresiуn “difusiуn jurнdica”, que en principio por su significado podrнa resultar genйrica pero que en la prбctica identifica al sitio web de la Demandada.

Resulta igualmente importante tener en cuenta que el uso de la denominaciуn “noticias jurнdicas” en un determinado contexto puede resultar inevitable o estar justificado por su significado, pero su utilizaciуn como nombre de dominio implica de facto una pretensiуn de exclusividad desde el momento en que evita que el mismo nombre de dominio sea utilizado por un tercero, y mбs especнficamente por titular de la marca correspondiente. En efecto, el nombre de dominio realiza en Internet una funciуn equivalente a la que utiliza la marca al identificar productos y servicios o el nombre comercial al identificar las empresas. Parece claro desde este punto de vista que un internauta que consulte revistas jurнdicas en Internet podrнa cabalmente entender que el sitio web “www.noticiasjuridicas.es” es el perteneciente a la empresa titular de la marca NOTICIAS JURIDICAS en el mismo sector.

Por consiguiente, la Demandada forzosamente habнa de ser consciente de estar registrando un nombre de dominio cuyo uso resultaba cuando menos discutible al coincidir con una marca de un competidor. En la propia contestaciуn que la Demandada realizу al requerimiento enviado por la parte actora se reconoce expresamente la publicaciуn electrуnica de йsta al menos desde 2002, y de hecho en dicha contestaciуn se contiene el reproche de que la publicaciуn electrуnica de la Demandante imitaba a la de la Demandada. Con independencia de que esta afirmaciуn de la Demandada pudiera pretender justificar la apropiaciуn de un nombre de dominio perturbador de los derechos marcarios de la parte actora (propуsito que este Experto entiende no puede probarse), no deja de poner de manifiesto que en todo caso la Demandada conocнa la actividad en el sector de la Demandante, por lo que el registro del nombre de dominio controvertido cuando menos puede calificarse de imprudente.

En suma, este Experto considera que han sido acreditadas las tres circunstancias necesarias para la estimaciуn de la demanda, todo ello naturalmente sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a los Tribunales competentes para discutir los derechos marcarios sobre los que se basa la demanda o cualesquiera otras cuestiones.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <noticiasjuridicas.es> sea transferido al Demandante.

---

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 23 de mayo de 2007