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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Milestone AV Technologies, LLC v. Carlos Quiroz Pastrana

Caso No. DMX2009-0015

1. Las Partes

El Promovente es Milestone AV Technologies, LLC, con domicilio en Minnesota, Estados Unidos de América, representada por Olivares & Cía, México.

El Titular es Carlos Quiroz Pastrana, con domicilio en Tlalnepantla, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <sanus.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en cita es Registry .MX.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de septiembre de 2009. El 14 de septiembre de 2009 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de septiembre de 2009, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto registrante en la base de datos WhoIs, proporcionando al efecto los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una prevención del Centro señalando diversas inconsistencias de la Solicitud, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 28 de septiembre de 2009. El Centro verificó que la Solicitud tal como fue modificada, cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando así comienzo al procedimiento el 9 de octubre de 2009. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de octubre de 2009. El Titular no contestó la Solicitud. En consecuencia, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 30 de octubre de 2009.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar, Martín Michaus Romero y Enrique Ochoa de González Argàјelles como miembros del Grupo de Expertos el 18 de noviembre de 2009, previa recepción de sus respectivas Declaraciones firmadas de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento, el 27 de noviembre de 2009 y habiéndose cerciorado de que el Titular fue debidamente emplazado del procedimiento iniciado en su contra, el Grupo de Expertos notificó a las partes el cierre de este procedimiento, pasando el expediente a estado de resolución.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que inició operaciones en 1986 y se dedica a la fabricación y venta de muebles y accesorios para televisores y equipo de audio y video en los Estados Unidos de América, Canadá, Japón, la Unión Europea y México.

Más específicamente, al Promovente se le asocia con los soportes universales para pantallas planas de televisión que comercializa bajo las marcas que figuran en la siguiente tabla, mismas que tiene registradas a su nombre o el de empresas relacionadas o fusionadas, según se acredita con copias de títulos de registro y reportes de estatus de registros marcarios, así como con certificados de fusión y cambio de denominación.

NВ°	Titular	Signo	País	Fecha legal	Fecha de registro
732,384	Decade Industries, Inc.	SANUS	Canadá	04-05-2006	14-01-2009
1111893	Decade Industries, Inc.	SANUS	Australia	04-05-2006	18-02-2008
5149870	No figura traducción en el título	SANUS	Japón	02-05-2006	11-07-2008
5149871	No figura traducción en el título	SANUS SYSTEMS	Japón	02-05-2006	11-07-2008
723,735	Decade Industries, Inc.	SANUS SYSTEMS	Canadá	04-05-2006	15-09-2008
3,574,359	Milestone AV Techonologies LLC	SANUS SYSTEMS	Estados Unidos	05-06-2006	17-02-2009
2,662,879	Milestone AV Techonologies LLC	SANUS SYSTEMS	Estados Unidos	31-01-2002	17-12-2002
983650	Csav Inc.	CC CSAV CHIEF SANUS AUDIO VISUAL y Diseño	México	21-08-2006	14-05-2007
6699854	Milestone AV Techonologies LLC	SANUS HD PRO	Unión Europea	26-02-2008	26-01-2009
6699193	Milestone AV Techonologies LLC	SANUS FOUNDATIONS HD PRO	Unión Europea	26-02-2008	20-01-2009
6699813	Milestone AV Techonologies LLC	SANUS ELEMENTS HD PRO	Unión Europea	26-02-2008	20-01-2009

El Promovente mantiene desde 1996 un portal de Internet bajo el nombre de dominio <sanus.com> donde publicita sus distintas líneas de productos.

Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio en disputa el 27 de marzo de 2007, mismo que actualmente se encuentra redirigido a <game-advantage.com.mx> en donde aparece únicamente la leyenda "Próximamente" y la dirección de correo electrónico "[...]@game-advantage.com.mx"

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de la denominación SANUS que forma parte de sus marcas registradas, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio en disputa resulta similar en grado de confusión con respecto a las marcas registradas y el nombre de dominio del Promovente, toda vez que la parte nominativa del nombre de dominio en disputa corresponde precisamente a las marcas del Promovente, todas las cuales contienen la denominación SANUS;

(ii) De acuerdo a diversos precedentes bajo la Política, ni los sufijos ".com" o ".mx" ni el uso de letras minúsculas o mayúsculas en el nombre de dominio y las marcas, influyen en lo más mínimo al realizar un análisis de confusión entre ambos signos;

(iii) En consecuencia debe concluirse que el nombre de dominio <sanus.com.mx> es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas propiedad del Promovente, todas registradas con anterioridad y conteniendo la denominación SANUS;

(iv) El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que como se desprende de la búsqueda de antecedentes registrales efectuada en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2009, el Titular no cuenta con ningún registro de marca o aviso comercial que le confiera derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa;

(v) Sería imposible que el Titular tuviera algún registro de marca o aviso comercial sobre la denominación SANUS pues el Promovente es titular de diversos registros marcarios conteniendo dicha denominación tanto en México como en el extranjero, solicitadas años antes de que el Titular obtuviera el nombre de dominio en disputa;

(vi) El Promovente obtuvo el registro del nombre de dominio <sanus.com> desde el 24 de marzo de 1996, por lo que es él en todo caso quien tiene el derecho o interés legítimo sobre <sanus.com.mx>;

(vii) El Titular no puede tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa al haberlo estacionado en el sitio web "www.qmb.com.mx", mediante el cual ofrece productos idénticos a los que comercializa el Promovente;

(viii) No hay manera de que el Titular pudiera alegar que no conocía las marcas del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, puesto que se dedica comercializar productos idénticos a los del Promovente;

(ix) El Titular usa el nombre de dominio en disputa como un instrumento para conducir al público hacia un sitio de Internet donde ofrece productos idénticos a los del Promovente bajo la marca competidora WEISSER, sin comercializar ni serle posible comercializar ningún producto o servicio usando la marca SANUS, para lo que requeriría la autorización expresa del Promovente so pena de configurar una infracción a los derechos de marca del Promovente;

(x) El nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con el fin de atraer usuarios a la página web "www.qmb.com.mx", a través del cual se ofrecen productos idénticos a los que distribuye el Promovente, obteniendo así una ganancia indebida y un aprovechamiento parasitario de la buena fama ganada por el Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Efectos de la Falta de Contestación a la Solicitud

Si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una Solicitud no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Promovente (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), también es cierto que esos mismos expertos han aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando se estimen razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación a la demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF No. 95095 (resolviendo que la omisión del demandante en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El estudio de este apartado se reduce a determinar si el nombre de dominio en disputa por sí solo se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el portal vinculado a dichos nombres de dominio confunde o no a los usuarios de Internet como consecuencia de la información que ahí se contenga. Ver Arthur Guinness & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-01698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política ya que para el momento que los usuarios de Internet ingresan al portal, estos han sido confundidos ya por la similitud entre el nombre de dominio y la marca en cuestión.

En razón de lo anterior no es procedente comparar como pretende el Promovente, el nombre de dominio <sanus.com.mx> con el nombre de dominio <sanus.com> registrado tiempo antes por el propio Promovente, ya que un nombre de dominio no figura entre las diversas especies de derechos de propiedad intelectual que son aptas para fundar una acción al amparo de la Política.

El Promovente funda asimismo su Solicitud en diversos registros marcarios extranjeros y uno mexicano, todos ellos incorporando la denominación SANUS. Ver tabla en punto 4. Al respecto es preciso señalar que en tratándose de marcas que sirvan de sustento a una Solicitud, la Política exige que las mismas se encuentren registradas, aunque no necesariamente en México. Ver Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (ordenando la transferencia del nombre de dominio en disputa sobre la base de un registro marcario estadounidense y otro comunitario exhibidos por el promovente).

De tal suerte que de una comparación entre la marca SANUS que el Promovente tiene registrada en Japón, Australia y Canadá, y "sanus" que representa la porción relevante del nombre de dominio en disputa con exclusión de las partículas ".com" y ".mx", se advierte inmediatamente la identidad o exacta correspondencia de los signos en pugna que los hace indistinguibles entre sí. No obsta a lo anterior que la marca se encuentre registrada en letras mayúsculas mientras que el nombre de dominio aparezca en letras minúsculas, en vista de la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo ".com"; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca "tal como es").

Por otra parte, el Grupo de Expertos aprecia que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión con respecto a la marca registrada SANUS SYSTEMS, al reproducir el elemento dominante y distintivo de la marca del Promovente. Ver F.M. Tarbell Co. dba Tarbell, Realtors v. Name Catcher/Mark Lichtenberger, Caso OMPI No. D2007-0189 (determinando que la porción dominante de la marca TARBELL REALTORS es el término "tarbell", con el cual los siguientes nombres de dominio causaban confusión <tarbelldesert.com>, <tarbellestates.com>, <tarbell-oc.com>, <tarbellpreferred.com>, <tarbell-realtor.com> y <temeculatarbell.com>).

Lo anterior es más que suficiente para tener por superado el umbral que supone el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De las constancias que obran en el expediente se acredita que el Titular no cuenta con registros marcarios propios sobre la marca SANUS, como tampoco puede derivarse de dichas constancias que el Titular sea conocido por el nombre de dominio en disputa.

Ante la falta de oposición alguna a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

La presunción de inexistencia de derechos o intereses legítimos del Titular se robustece por el hecho de que el nombre de dominio en disputa en algún momento se utilizó con el fin de redirigir tráfico al sitio web "www.qmb.com.mx" y actualmente se utiliza con el único fin de redirigir tráfico al sitio web "www.game-advantage.com.mx", lo cual no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio <sanus.com.mx> en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <adobeacrobat.com> para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos conforme a la Política).

De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente alega que el Titular registró y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa al haberlo vinculado al sitio de Internet "www.qmb.com.mx" donde ofrecía productos idénticos a los que se aplican las marcas del Promovente, para lo cual se acompañan copias extraídas del sitio web <qmb.com.mx> a que hace referencia el Promovente. Actualmente, como ya se hizo notar, el nombre de dominio en disputa refiere al sitio web <game-advantage.com.mx>.

Si bien de una valoración a la documental privada exhibida por el Promovente no es posible cerciorarse que el nombre de dominio en disputa reenviaba automáticamente a los visitantes al sitio web <qmb.com.mx> como hubiera podido acreditarse plenamente mediante una fe de hechos expedida por notario o corredor público, ante la falta de oposición del Titular a la pretensión del Promovente y realizando las inferencias del caso, el Grupo de Expertos estima plausible la alegación del Promovente en tal sentido.

Las desviaciones de tráfico antes descritas denotan la intención del Titular de engañar a los cibernautas para conducirlos a sitios de Internet que no tienen relación aparente alguna con el nombre de dominio al que buscaban acceder originalmente. Actualmente el portal no tiene más contenido que la sola referencia al anuncio de "Próximamente" y la atribución del sitio a una entidad de nombre Game Advantage acompañada de la dirección de correo electrónico de su área de ventas. En opinión del Grupo de Expertos, la conducta del Titular antes descrita actualiza plenamente la causal de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política al haberse usado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, propiciando confusión con las marcas registradas del Promovente que incorporan la denominación SANUS, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho portal.

Como aduce con razón el Promovente, la Política le impone la obligación de acreditar la mala fe del Titular sea en el registro, sea en el uso del nombre de dominio en disputa, mas no en ambas circunstancias. No obstante, el Grupo de Expertos desea hacer notar que la fecha en que el nombre de dominio en disputa fue registrado es 5 años posterior al registro de la marca estadounidense NВ° 2,662,879 que protege la denominación SANUS SYSTEMS, lo que permite deducir que el Titular pudo y debió estar al tanto de la existencia del registro marcario del Promovente en atención al auge que ha visto en los últimos años la demanda tanto en Estados Unidos como en México de los soportes universales para televisores de pantalla plana a los que el Promovente aplica su marca. Ver Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) v. Portfolio Brains, LLC, Caso OMPI No. D2009-0805 (atendiendo a la proximidad geográfica entre Estados Unidos y México para presumir que el demandado tenía presente la marca UANL del demandante al momento de registrar el nombre de dominio <uanl.com>, toda vez que resultaría artificial suponer que el conocimiento del mundo exterior por parte del demandado se limita a sus propias fronteras).

La conclusión de que el Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa se refuerza al advertirse que SANUS es un término latino que significa cuerdo o sensato, por lo que al no ser un vocablo de uso común, el mismo adquiere una fuerte capacidad distintiva cuando se usa en el comercio. Ver Expedia, Inc. v. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem, Caso OMPI No. DMX2007-0013 (observando que Expedia es un término original y como tal, no parece ser una denominación que otros escogerían legítimamente usar a menos que buscaran crear la impresión de una asociación con el promovente).

En virtud de lo anterior se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de lo expuesto y fundado, el Grupo de Expertos concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <sanus.com.mx> sea transferido al Promovente.

Fecha: 3 de diciembre de 2009