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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

(1) Demandantes: Guillermo J. Fesser Pйrez de Petinto y Juan L. Cano Ambros, ambos con domicilio en c/ Puentecillo nє6, 28043 de Madrid - España.

(2) Demandados: r&t y Tino Hernбndez, con domicilio en c/ Panera nє52, bajo, 47009 Valladolid - España.

(1) El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < GOMAESPUMA.COM>

(2) El presente nombre de dominio se encuentra registrado a nombre del demandado en NETWORK SOLUTIONS, INC., una corporaciуn de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

(1) Con fecha 23 de Marzo de 2000 se presentу por vнa electrуnica al Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme"), el Reglamento de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en los sucesivo "el Reglamento"), ambos aprobados por la ICANN el dнa 24 de Octubre de 1999, asн como por el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, (en adelante "el Reglamento Adicional".

(2) La demanda original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior dнa 27 de Marzo de 2000.

(3) El dнa 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI acusу recibo de la demanda, asignando al caso el nє D2000-0201 y designando como Administrador del procedimiento a Patricia Simão.

(4) Igualmente, el dнa 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje, una vez comprobado el cumplimiento en la demanda de los requisitos formales de la Polнtica Uniforme, el Reglamento y el Reglamento Adicional, notificу formalmente la demanda a r&t y Tino Hernбndez, informando al mismo tiempo de la fecha de inicio del Procedimiento Administrativo y del plazo de veinte dнas para que por el demandado se procediese a enviar al Centro de Arbitraje su escrito de contestaciуn (hasta el dнa 23 de Abril de 2000).

(5) El dнa 7 de Abril de 2000, se recibe de Network Solutions, Inc. la confirmaciуn de que la demanda le fue oportunamente comunicada; de que es el registrador del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>; de que el titular del nombre de dominio es r&t; y, por ъltimo, de que el contrato de servicio 5.0 de Network Solutions, Inc. se encuentra en vigor.

(6) Con fecha 25 de Abril de 2000, el Centro de Arbitraje notifica la falta de presentaciуn de escrito de contestaciуn a la demanda, tanto a la parte actora, a travйs de su representante autorizado, como a la parte demandada r&t (contacto administrativo: Tino Hernбndez).

(7) Mediante notificaciуn de fecha 11 de Mayo el Director del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI designa a Luis H. de Larramendi como panelista ъnico, haciйndole llegar el siguiente dнa 16 copia de la totalidad del expediente de este procedimiento.

(8) Con fecha 22 de Mayo el бrbitro designado señalу a la OMPI la imposibilidad, por motivos profesionales de dictar su resoluciуn en el plazo inicialmente concedido, solicitando la ampliaciуn de йste hasta el 5 de Junio, lo que fue comunicado a las partes por la OMPI el siguiente dнa 23.

(1) La parte actora solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en español, al ser el registrante y actual titular del nombre de dominio, al igual que los demandantes, de nacionalidad española.

(2) De acuerdo con lo autorizado por el pбrrafo 11 del Reglamento, y no habiendo la parte demandada objetado la peticiуn de los demandantes, el Panel ha acordado dictar la presente decisiуn en español.

(1) El panel, revisada la documentaciуn acompañada al escrito de demanda, particularmente los anexos B y C, y no habiendo el demandado impugnado su validez, tiene por acreditada la titularidad por parte de Guillermo J. Fesser Pйrez de Petinto y Juan L. Cano Ambros de los siguientes registros de marca españoles:

NUMERO	DENOMINACION	CLASE	CONCESION	SITUACION
1.125.745	GOMAESPUMA	41	02/06/1987	En vigor
1.125.746	GOMAESPUMA	38	02/06/1987	En vigor
1.239.718	GOMAESPUMA	35	03/12/1990	En vigor
1.739.405	GOMAESPUMA	9	20/10/1993	En vigor
1.739.406	GOMAESPUMA	16	20/10/1993	En vigor

Las demandantes no han acreditado, sin embargo, la titularidad sobre los registros de marca españoles nє1.739.407, 1.739.408, 2.241.150 y 2.241.151.

(2) La fecha de registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> es la de 8 de Marzo de 2000.

(3) No consta que el demandado estй autorizado o licenciado por la parte actora para obtener el registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>.

(1) Parte demandante

Afirma la parte actora:

(2) Parte demandada

Los demandados no han contestado a las alegaciones de la parte actora, por lo que la decisiуn del panel debe ser dictada teniendo en cuenta las manifestaciones de los demandantes, la Polнtica Uniforme, el Reglamento, el Reglamento Adicional y las leyes y principios del derecho nacional español.

(1) Normas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

considere aplicables.

Tal y como se ha manifestado en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI (Caso D2000-0001, apartado 6.A, y Caso D2000-0143, apartado 6.3, entre otros), cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo paнs, las leyes y principios de derecho aplicables deben incluir los de ese paнs.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandantes y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Polнtica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el Cуdigo Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y la Ley de Competencia Desleal de 10 de Enero de 1991, entre otros.

(2) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -pбrrafo 4(a) de la Polнtica Uniforme-

Desde la primera decisiуn adoptada por el Centro de Arbitraje, ha quedado claro que para que un nombre de dominio deba ser cancelado o transferido en favor de un demandante, йste debe probar la concurrencia acumulativa en el supuesto de hecho de los tres requisitos que se contienen en el pбrrafo 4(a) de la Polнtica Uniforme:

(A) Identidad o similitud entre marca y dominio:

Al cotejar el panel el nombre de dominio controvertido y las marcas <GOMAESPUMA> de los demandantes, se aprecia con claridad la coincidencia letra por letra entre ellos. La introducciуn en el nombre de dominio objeto de la presente disputa del elemento ".com" en nada cambia esta apreciaciуn, por cuanto lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel y no como nivel primario.

Se puede afirmar que en el conjunto de un nombre de dominio el primer nivel es de naturaleza genйrica, razуn йsta por la que no puede ser apropiado en exclusiva ni, consecuentemente, debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos.

Por lo tanto, habiendo acreditado los demandantes la titularidad de diversos registros de marca en España para la denominaciуn GOMAESPUMA, es posible afirmar que concurre el primer requisito preciso, al existir identidad con el nombre de dominio GOMAESPUMA.COM obtenido de contrario.

Con independencia del conocimiento personal que de la denominaciуn GOMAESPUMA pudiera tener el бrbitro actuante, y de la relevancia que de ello pudiera derivarse, lo cierto es que los demandantes no han acreditado en el procedimiento, siquiera indiciariamente, la fama en la que basan su pretensiуn de especial protecciуn para sus marcas.

(B) Derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio:

El pбrrafo 4 (c) de la Polнtica Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses legнtimos que ostenta sobre el mismo.

Ha sido, sin embargo, decisiуn del demandado, a pesar de la oportunidad que se le ha dado, la de no contestar al escrito de demanda y no hacer manifestaciуn alguna sobre los derechos o intereses legнtimos que le amparan para la obtenciуn y registro del nombre de dominio en disputa. La ausencia de contestaciуn ha impedido a la parte demandada, por lo demбs, acreditar y probar documentalmente sus eventuales derechos o intereses, que podrнan haber venido definidos por la titularidad de registros de marca, por haber sido expresamente autorizado por los demandantes o, en ъltima instancia, por un contrato de licencia.

Esta ausencia probatoria se debe ъnicamente a la falta de hacer de r&t por cuanto a pesar de la oportunidad que se le dio decidiу no presentar un escrito oponiйndose a las manifestaciones realizadas por los demandantes, particularmente en su fundamento de derecho segundo.

Por ъltimo, es deber del Panel recordar la decisiуn dictada en el Caso nє D2000-0062 en el que expresamente se afirmу que el mero registro de un nombre de dominio no genera derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, suficientes para que se estime la no concurrencia del apartado 4.(a)(ii) de la Polнtica Uniforme.

(C) Registro y uso de mala fe:

Nuevamente el Panel debe señalar que la no contestaciуn a la demanda es un claro indicio del reconocimiento tбcito por parte de r&t de que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. Si la parte demandada hubiese registrado legнtimamente el nombre de dominio, deberнa haber contestado a la demanda con el fin de desvirtuar las alegaciones contenidas en el fundamento de derecho tercero del escrito de demanda. Debe recordar el Panel que la contestaciуn a una demanda de arbitraje no conlleva gasto alguno para la parte demandada, salvo que solicite que la decisiуn sea dictada por un grupo administrativo de expertos compuesto por tres personas.

Señalar, igualmente, que el Cуdigo Civil español en su Artнculo 1.214 dispone:

Ya se ha dicho que la parte demandada no ha aportado elemento o prueba alguna para acreditar los derechos que amparan o justifican la obtenciуn o registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>. En este sentido conviene recordar las palabras del Panel en el asunto nє D2000-0018, que seguidamente se transcriben:

A diferencia de la inactividad probatoria de la parte demandada, las actoras han aportado diversos documentos junto al escrito de demanda de los que se desprende que el registro del nombre de dominio ha sido obtenido con бnimo de lucro, por cuanto no sуlo se ha ofrecido a las demandantes su venta por 4.475.000’- Ptas., cantidad йsta muy superior a los costes de su registro, sino que, adicionalmente, ha habido un ofrecimiento pъblico de venta del nombre de dominio en la pбgina web <GOMAESPUMA.COM>, segъn se aprecia en el Anexo D del escrito de demanda.

No obstante, el Panel estima que la parte actora no ha probado suficientemente sus alegaciones concernientes al ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa a travйs de la web de subastas iBazar.com, ni que el demandante sea una persona que de forma habitual registra nombres de dominio con el objeto de ofrecerlos en venta.

Sin embargo, y siguiendo las decisiones dictadas por los distintos paneles en otros asuntos, se puede afirmar que el registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> se ha obtenido de mala fe y que su uso es, igualmente, de mala fe. Diversas circunstancias concurren en el presente pleito para sustentar esta afirmaciуn de uso y registro de mala fe, circunstancias йstas que ya han sido valoradas por otros paneles para determinar la concurrencia de este tercer requisito del pбrrafo 4.(a) de la Polнtica Uniforme:

De todo lo anterior queda claro para el Panel que concurre en la presente disputa la tercera de las premisas del pбrrafo 4.(a) de la Polнtica Uniforme.

(1) Los demandantes son titulares de registros de marca en España.

(2) La Ley de Marcas española dispone en su artнculo 30 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trбfico econуmico. Por otra parte el artнculo 31.2 establece que su titular puede prohibir, entre otros, que los terceros hagan uso de sus marcas en los documentos de negocio y publicidad. Incluso debe señalarse que el Anteproyecto de la Ley de Marcas, divulgado en Noviembre de 1999, contiene un artнculo, el 34.3.d), en el que se otorga al titular de la marca registrada la posibilidad de prohibir que los terceros utilicen en el trбfico econуmico el signo como nombre de dominio.

(3) El artнculo 5 de la Ley de Competencia Desleal española declara desleal todo comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe. Y señala en su artнculo 6 que es desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Por ъltimo, en su artнculo 12, considera tambiйn desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

(4) El artнculo 7 del Cуdigo Civil dispone:

(a) que los derechos deben ser ejercitados conforme a las exigencias de la buena fe,

(b) que la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, y

(c) que todo acto u omisiуn que por la intenciуn de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepasen manifiestamente los lнmites normales del ejercicio del derecho, con daño para tercero, darб lugar a la adopciуn de las medidas que impidan la persistencia en el abuso.

(5) La protecciуn que dispensa a los titulares de registros de marca la Ley de Marcas española y la protecciуn que tambiйn les confiere la Ley de Competencia Desleal, asн como las circunstancias que concurren en el presente asunto, llevan al Panel a considerar que el titular del nombre de dominio no ostentaba derechos legнtimos para su adquisiciуn y que ha actuado de mala fe primero en su registro y posteriormente en su uso. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Polнtica Uniforme y en el Cуdigo Civil español, deben adoptarse las medidas judiciales o administrativas necesarias para impedir la persistencia en el abuso en que ha incurrido la parte demandada. Asн se ha entendido no sуlo por el Centro de Mediaciуn y Arbitraje en numerosas decisiones, sino tambiйn por los juzgados y tribunales españoles en las distintas resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha, aportadas por la parte actora como Anexo F de su escrito de demanda.

El Panel Administrativo declara que los demandantes han probado la concurrencia en la presente controversia de las tres circunstancias que se contienen en el pбrrafo 4(a) de la Polнtica Uniforme. Por ello, de conformidad con el pбrrafo 4(i) de dicha normativa ordena que el nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> sea transferido a los demandantes,Guillermo J. Fesser Pйrez de Petinto y Juan L. Cano Ambros .

Luis H. de Larramendi
Panelista ъnico

2 de Junio de 2000