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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cйsar Torres Torres v. Aarуn Fernando Hernбndez Gutiйrrez e Ivбn Alonso Hernбndez Gutiйrrez

Caso No. D2005-0778

1. Las Partes

El Demandante es Cйsar Torres Torres con domicilio en Guanajuato, Mйxico, representado por Jalife, Caballero, Vбzquez & Asociados del Distrito Federal, Mйxico.

Los Demandados son Aarуn Fernando e Ivбn Alonso, ambos de apellido Hernбndez Gutiйrrez, Jalisco, Mйxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <eescord.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Domain Bank, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу por vнa electrуnica ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2005 y en forma impresa el 15 de julio de 2005. El 20 de julio de 2005 el Centro enviу a Domain Bank, Inc. vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 25 de julio de 2005 Domain Bank, Inc. remitiу al Centro por la misma vнa su respuesta confirmando que el Demandado Aarуn Fernando Hernбndez Gutiйrrez es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn, recayendo tal carбcter en el codemandado Ivбn Alonso Hernбndez Gutiйrrez. El Centro verificу que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de agosto de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 29 de agosto de 2005. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda firmado por los codemandados fue presentado ante el Centro el 20 de agosto de 2005.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Panel Administrativo el dнa 9 de septiembre de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Panelista Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Por cuanto hace al idioma del procedimiento, no obstante el contrato de registro del nombre de dominio en litigio se encuentra redactado en idioma inglйs, vista la solicitud del Demandante de fecha 8 de agosto de 2005 y atendiendo a la nacionalidad y/o domicilio de las partes, asн como al idioma en que ambas partes produjeron sus escritos de Demanda y contestaciуn acompaсados de sus respectivas pruebas, en ejercicio de la facultad discrecional que me confiere el Reglamento en su pбrrafo 11.a), el suscrito Panelista estima conveniente emitir la presente Decisiуn en espaсol.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante se dedica a la comercializaciуn de artнculos deportivos, incluyendo aquйllos para la prбctica del fъtbol, en especial respecto a uniformes para los бrbitros de ese deporte.

El Demandante aplica a sus productos la marca EESCORD, cuya denominaciуn forma parte de cinco registros marcarios mexicanos en clases 25 y 28, habiendo sido el primero de ellos concedido en 1994.

Por su parte, los Demandados registraron el nombre de dominio en litigio con fecha 19 de marzo de 2001, mismo que permaneciу inactivo y actualmente se encuentra vinculado a un portal que contiene informaciуn acerca de las actividades comerciales de los Demandados, consistentes en la venta de productos lбcteos amparados por la marca EESCORD LACTEOS y Diseсo, registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a nombre del Demandado Ivбn Alonso Hernбndez Gutiйrrez en clase 29, con fecha de presentaciуn 22 de abril de 2004.

Al considerar que el registro del nombre de dominio en controversia y que su falta de uso infringen los derechos de sus marcas registradas, y sin mediar ninguna interpelaciуn o comunicaciуn previa con los Demandados, el Demandante presentу la Demanda que dio inicio al presente procedimiento administrativo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su acciуn de transferencia de nombre de dominio intentada, son los siguientes:

i. Desde el punto de vista grбfico y fonйtico, es evidente que existe identidad o cuando menos similitud en grado de confusiуn entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa, pues al obedecer las palabras “www” y “.com” a razones exclusivamente tйcnicas, no pueden considerarse como elementos distintivos que logren crear una diferencia de percepciуn entre el pъblico consumidor.

ii. Habiendo verificado la falta de uso alguno del nombre de dominio en disputa al 12 de julio de 2005, puede concluirse que no existe evidencia para demostrar que los Demandados hayan utilizado o siquiera efectuado preparativos para utilizar el nombre de dominio en litigio.

iii. De la falta de uso del nombre de dominio en disputa claramente se desprende que el ъnico fin de los Demandados es el de bloquear la presencia en Internet del Demandante con un posible бnimo de lucro a la expectativa de que йste haga una oferta a aquйllos para adquirirlo.

iv. Los datos obtenidos de la base de datos Whois no muestran informaciуn alguna que acredite que los Demandados hayan sido conocidos corrientemente por el nombre de dominio ni por cualquier nombre o denominaciуn siquiera similar, tanto en Internet como en el comercio.

v. Al encontrarse inactivo, no puede existir manera de acreditar que el uso del nombre de dominio en controversia ha sido legнtimo y leal o no comercial.

vi. De haber existido un uso del nombre de dominio en disputa, el бnimo de los Demandados hubiera sido el de desviar a los consumidores del sitio del Demandante, lo que hubiera obligado a йste ъltimo a realizar una oferta de compra del dominio a fin de poder tener la presencia adecuada en un medio de difusiуn tan importante como Internet.

vii. De conformidad con el pбrrafo 4.b)ii) de la Polнtica y en virtud de la ausencia de uso del nombre de dominio por parte de los Demandados, puede concluirse claramente que la intenciуn de estos ha sido preponderantemente la de impedir al Demandante que refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente. La exigencia del patrуn de conducta a que se refiere el supuesto del pбrrafo en cita se surte en el presente caso debido a la existencia de dos dominios <eescord.com> y <eescord.com.mx>, habida cuenta de que este ъltimo fue registrado por el Demandado Ivбn Alonso Hernбndez Gutiйrrez.

viii. Siendo el fъtbol el deporte mбs popular en Mйxico y considerando que la marca de que es titular el Demandante ha logrado un gran posicionamiento al aplicarse en exclusiva a la vestimenta de los бrbitros en el mayor torneo de fъtbol en Mйxico, resulta procedente argumentar que los Demandados tenнan conocimiento de la existencia y buena reputaciуn de la marca y aъn asн tomaron la determinaciуn de registrar el nombre de dominio en su propio nombre.

ix. Es prбcticamente evidente que los Demandados hayan registrado el nombre de dominio en controversia con el бnimo de venderlo al Demandante a fin de que esta pudiera tener la presencia deseada en Internet, esperando que el Demandante los contactara para hacer una oferta y asн evitar caer en los supuestos de la Polнtica referentes a registrar o adquirir el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio del Demandante que es el titular de la marca de productos o servicios, o a un competidor de ese Demandante por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio.

x. En aplicaciуn del caso OMPI No. D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows y otros que han considerado la tenencia pasiva de un nombre de dominio como prueba importante de la mala de en su registro y uso, en el caso concreto, la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa ha de considerarse equivalente a un uso de mala fe, al impedir mediante esa tenencia la presencia en la red, en el dominio mбs propio para las empresas que realizan actividades comerciales, a saber el “.com”.

B. Demandados

Las excepciones y defensas opuestas por los Demandados son las siguientes:

i. El nombre de dominio en controversia no crea confusiуn respecto de las marcas de producto propiedad del Demandante toda vez que uno de los Demandados Ivбn Alonso Hernбndez Gutiйrrez es asimismo titular de una marca registrada en Mйxico en clase 29 bajo la denominaciуn “EESCORD LБCTEOS”, cuyo diseсo y productos protegidos, ademбs del giro o la actividad propia de los Demandados son completamente distintos a los del Demandante, lo que impide cualquier posibilidad de confusiуn.

ii. Previo al inicio de cualquier aviso de controversia como lo prescribe el pбrrafo 4.c)i) de la Polнtica, en la especie desde el 22 de abril de 2004 (fecha de presentaciуn de la marca registrada en favor del Demandado Ivбn Alonso Hernбndez Gutiйrrez), los Demandados han venido efectuando preparativos demostrables para la oferta de buena fe de productos lбcteos.

iii. Al ingresar al sitio “www.escord.com” puede apreciarse que el nombre de dominio estб en uso y su contenido concuerda con el giro o actividad de los Demandados.

iv. En aplicaciуn del pбrrafo 4.c)ii) de la Polнtica, haber obtenido un tнtulo de marca amparando la denominaciуn “EESCORD”, queda demostrado que los Demandados sн tienen derechos e intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

v. Ajustбndose a la defensa prevista por el pбrrafo 4.c)iii) de la Polнtica y siendo el giro o actividad del Demandante diametralmente opuesta a la de los Demandados, es evidente que no puede haber intenciуn por parte de йstos ъltimos, de desviar a las consumidores de manera equнvoca o de empaсar el nombre de la marca del Demandante puesto que los productos, asн como los consumidores de ambas partes pertenecen a diferentes mercados.

vi. En respuesta a la invocaciуn por parte del Demandante, de la causal prevista en el pбrrafo 4.b)ii)de la Polнtica y de acuerdo al contenido del portal vinculado al nombre de dominio en litigio, se desprende que la intenciуn del Demandado no es impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio, sino la de promover su producto y marca en Internet.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo dispuesto por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idйntico o similar en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

ii. El Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado y estб siendo usado de mala fe

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

En efecto como lo propone el Demandante y contrario al enfoque sugerido por los Demandados, numerosas Decisiones al amparo de la Polнtica han confirmado que la esencia de este tipo de anбlisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente confusiуn en la forma que acontece en el campo de las marcas (lo que implicarнa en el presente caso evaluar la probabilidad de confusiуn por parte del pъblico consumidor en cuanto al legнtimo fabricante o distribuidor de los artнculos deportivos comercializados bajo la marca EESCORD, causada por el nombre de dominio <eescord.com> y su uso en relaciуn con el portal de Internet que en un principio permaneciу inactivo y hoy en dнa despliega informaciуn sobre la venta de productos lбcteos) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Demandante como para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica. Ver Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415. Por consiguiente, para los fines del pбrrafo 4.a)i) de la Polнtica, resulta asimismo improcedente confrontar el nombre de dominio en disputa con la marca de la que es titular uno de los Demandados.

Sentado lo anterior, de su simple apreciaciуn resulta incontrovertible que el nombre de dominio <eescord.com> se conforma total y exclusivamente por la marca “EESCORD” que sirve de base a la acciуn promovida por el Demandante.

Por otra parte y segъn lo hace valer el Demandante, es conveniente destacar que los precedentes en la materia han definido y consistentemente establecido que la presencia de dominios de nivel superior genйricos como en la especie “.com”, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos trascendentes jurнdicamente para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio. En este orden de ideas se ha reiterado tambiйn que debido a que los nombres de dominio tйcnicamente no distinguen entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, la presencia de dicha inigualdad entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta relevante para los fines de un anбlisis de confusiуn bajo la Polнtica. Vйanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. de R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por lo antes expuesto este Panel determina que el nombre de dominio <eescord.com> es lisa y llanamente idйntico a la marca del Demandante, en tйrminos gramatical, visual y fonйtico.

En virtud de lo anterior se tiene por acreditado el elemento contenido en el pбrrafo 4.a)(i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Demandante mantiene que en atenciуn a la falta de uso del nombre de dominio en controversia, asн como a la informaciуn que respecto a este ъltimo se encuentra disponible en la base de datos Whois, no existe evidencia que faculte a los Demandados a prevalerse de alguna de las causas de justificaciуn descritas en el pбrrafo 4.c de la Polнtica.

Por su parte, los Demandados basan su defensa en la divergencia de actividad comercial a que se dedican con respecto al Demandante, asн como en los derechos que les confiere su marca EESCORD LACTEOS y Diseсo, registrada en una clase diferente y amparando productos radicalmente distintos a los contemplados en los registros marcarios del Demandante.

En opiniуn de este Panelista la inutilizaciуn de un nombre de dominio no es trascendente y mucho menos determinante para acreditar la falta de derechos o intereses legнtimos en el mismo por parte de su registrante, puesto que lo que en este elemento de la Polнtica se pretende dilucidar es si el Demandado tiene algъn tнtulo legal, se encuentra en determinado supuesto fбctico o realiza alguna actividad lнcita que pudiese tener el efecto de legitimar el uso y aprovechamiento del nombre de dominio que registrу y le permita disponer libremente de йl.

Ahora bien, al afirmar que no existнa evidencia para acreditar la actualizaciуn de alguna de las hipуtesis contempladas en el pбrrafo 4.c) de la Polнtica, el Demandante revirtiу la carga de la prueba a los Demandados, quienes en su defensa hicieron valer precisamente sus derechos como titulares de una marca registrada que corresponde al nombre de dominio que habнan previamente registrado.

Sentado lo anterior y en tйrminos de lo previsto por el pбrrafo 4.c)i) de la Polнtica, es inconcuso que los “derechos exclusivos de uso” que otorga a los Demandados la marca registrada EESCORD LБCTEOS y Diseсo que oponen como defensa, los faculta a comenzar a usar el nombre de dominio previamente registrado -sobre el que hasta antes de la presentaciуn de la Demanda no se demuestra que tuvieren conocimiento de una posible infracciуn a los derechos de marca del Demandante-, para ofertar los productos amparados por su propio registro marcario que coexiste en el mercado mexicano con aquйllos del Demandante, en aplicaciуn del principio de especialidad reconocido en los artнculos 93 y 94, ъltimo pбrrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial (mexicana).

Al efecto son aplicables los siguientes precedentes: Stream Internacional Inc. v. dotPartners LLC, Caso NAF (Nacional Arbitration Forum) No. FA0204000112428 (considerando de buena fe una oferta de bienes o servicios avalada por la intenciуn del Demandado de comenzar a utilizar el nombre de dominio para ofrecer sus servicios, respecto de los cuales habнa ya solicitado la marca correspondiente); PRL USA Holdings, Inc. v. Catherine Mary Witham, Caso OMPI No. D2002-0361 (acreditбndose el interйs legнtimo del Demandado en el nombre de dominio sobre la base de sus propios derechos como titular de marca registrada); Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gуmez, Caso OMPI No. DMX2001-0005 (justificando derechos legнtimos derivados de la existencia de marcas similares vбlidamente registradas en el mismo paнs que el Demandante, con relaciуn a clases de servicios diferentes a aquйllos amparados por los registros marcarios del Demandante).

A mayor abundamiento, en vista de lo reciente de la fecha de concesiуn de la marca que sirve de defensa a los Demandados, resultarнa incongruente concluir que йstos no tienen derecho a iniciar la operaciуn de su portal para anunciar los servicios que estбn legitimados a ofrecer bajo su marca.

De lo anterior se colige que el requisito previsto en el pбrrafo 4.a)ii) de la Polнtica se tiene por no acreditado.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

No obstante la falta de comprobaciуn de uno de los tres elementos del pбrrafo 4.a) de la Polнtica constituye causa suficiente para desestimar la Demanda (Ver FLOS S.P.A. v. Victory Interactive Media SA, Caso OMPI No. D2000-0771 y Global Investment Research Corp. v. Options & Stocks, LLC c/o Mario Jebise, Caso NAF No. FA0404000263140), por exhaustividad y atendiendo a los argumentos que el Demandante esgrime sobre el particular, el suscrito Panelista se inclina por expresar su resoluciуn con referencia a este ъltimo requisito.

De tal suerte que el Demandante funda la actualizaciуn de los supuestos tнpicos descritos en el pбrrafo 4.b) de la Polнtica, nuevamente en la falta de uso del nombre de dominio en disputa, asн como en la presunciуn de que los Demandados debieron tener conocimiento de la marca del Demandante, vista la reputaciуn de que goza la misma en Mйxico en el segmento de artнculos para fъtbol.

El Panel considera que las meras afirmaciones que profiere el Demandante con respecto a la popularidad del fъtbol son inconducentes para demostrar la familiarizaciуn de los Demandados con la marca del Demandante a grado tal de inferir su mala fe al registrar el nombre de dominio en litigio. En este sentido se hace notar la precariedad y vaguedad de la informaciуn proporcionada por el Demandante, asн como la falta de exhibiciуn de documental alguna que permita producir convicciуn en el Panelista con relaciуn a la amplitud de la reputaciуn de la marca que le atribuye el Demandante dentro del бmbito de accesorios para fъtbol, ni mucho menos fuera de йl.

Por otra parte, con referencia a la inactividad en que se encontraba el nombre de dominio, presumiblemente hasta antes de la presentaciуn de la Demanda, cabe manifestar que dicha circunstancia por sн misma ha sido calificada de insuficiente para tener por acreditada la mala fe por parte del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en cuestiуn. Ver Not My Kid, Inc. v. Ron Sawchak, Caso NAF FA0307000167978 (considerando que en el caso concreto al mero hecho de haber mantenido sin utilizar el nombre de dominio por tres aсos, no puede atribuнrsele el alcance probatorio que pretende el Demandante para acreditar por sн solo la mala fe del Demandado); en el mismo sentido Bloomberg L.P. v. Secaucus Group, Caso NAF No. FA0104000097077 (desestimando la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio cuando luego de que este permaneciу inactivo por algъn tiempo, el Demandado proveyу de contenido el portal correspondiente, fiel a su intenciуn original al momento de registrar el nombre de dominio).

Aunado a lo anterior, el Panelista aprecia que las hipуtesis planteadas por el Demandante respecto a la verdadera intenciуn de los Demandados para haber registrado el nombre de dominio, son de naturaleza puramente especulativa, y por consiguiente, al no estar apoyadas en hechos que se acredite hayan tenido en efecto lugar, no debe conferнrseles valor probatorio alguno.

Finalmente, por cuanto hace a la interpretaciуn que hace el Demandante del frecuentemente invocado caso OMPI No. D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows y otros en el mismo sentido, es pertinente aclarar que el propio Panelista en ese caso fue muy cuidadoso en seсalar que la falta de uso del nombre de dominio per se, no puede equipararse al requisito de mala fe a que se refiere la Polнtica, sino que se precisa de la concurrencia de otros factores. Ver Alberto-Culver Company v. Pritpal Singh Channa, Caso OMPI No. D2002-0757. En la especie se advierten las siguientes diferencias fбcticas con respecto al caso citado por el Demandante:

i. El caso Telstra involucrу una marca notoriamente conocida que goza de fuerte reputaciуn, segъn se evidenciу por el uso substancial de la misma tanto en el paнs de origen como en otros, mientras que en el procedimiento que nos ocupa, el Demandante no demostrу un comparable nivel de reputaciуn y notoriedad en relaciуn con su marca;

ii. En el caso Telstra, el Demandado no presentу prueba alguna de algъn uso de buena fe que tuviera contemplado del nombre de dominio en disputa, en tanto que en nuestro caso, los Demandados se prevalieron de los derechos de uso exclusivo que les confiere su marca registrada y vigente, en el mismo paнs que el de la marca del Demandante;

iii. En el caso Telstra, el Demandado ocultу su verdadera identidad al operar bajo una denominaciуn social inexistente, mientras que tal circunstancia no se acreditу haber tenido aquн lugar;

iv. El caso Telstra implicу la provisiуn de datos de contacto falsos por parte del Demandado, lo que en este caso no ocurriу;

v. El procedimiento en el caso Telstra se substanciу en contumacia, mientras que en el procedimiento que nos ocupa los Demandados se apersonaron para oponer en tiempo sus excepciones y defensas a la acciуn iniciada y las aseveraciones formuladas en su contra;

vi. El caso Telstra involucrу una marca respecto de la cual no era concebible imaginar alguna utilizaciуn que no infringiera los derechos de marca de su titular mientras que aquн, la denominaciуn EESCORD fue susceptible de un diverso registro marcario;

Por todo lo anterior se concluye que el Demandante no logrу acreditar el elemento a que se refiere el pбrrafo 4.a)iii) de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por lo anteriormente expuesto y fundado, habiйndose demostrado la existencia de derechos e intereses legнtimos por parte de los Demandados respecto del nombre de dominio <eescord.com> y no lograrse comprobar la mala fe en el registro y uso del mismo, este Panel Administrativo resuelve denegar la pretensiуn del Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Ъnico

Fecha: 23 de septiembre de 2005