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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Torellу Llopart, S.A. v. Alejandro Torellу Sibill

Caso nє D2005-1353

 

1. Las Partes

La Demandante es Torellу Llopart, S.A. Barcelona, Espaсa, representada por Estudi Juridic Victor Guix, Espaсa.

El Demandado es Alejandro Torellу Sibill, con domicilio en Barcelona, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <torello.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet, S.L.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 29 de diciembre de 2005. El 29 de diciembre de 2005 el Centro enviу a Nominalia Internet, S.L., vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 4 de enero de 2006 Nominalia Internet, S.L. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

En respuesta a una notificaciуn del Centro la Demandante presentу una enmienda a la Demanda el 18 de enero de 2006. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de enero de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 16 de febrero de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de escrito de contestaciуn a la Demanda el 17 de febrero de 2006.

El Centro nombrу a Alberto Bercovitz como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 1 de marzo de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el espaсol.

 

4. Antecedentes de hecho.

La Demandante es la sociedad Torellу Llopart, S.A., dedicada a la comercializaciуn de vinos y cavas.

La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional nє 569966 TORELLУ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaсolas: nє 481271 TORELLУ” (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nє 2606350 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606351 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 1634591 TORELLУ CAVA y grбfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nє 2606352 TORELLУ DESDE 1935 y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606348 CRISALYS TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nє 2228973 CRISALYS TORELLУ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nє 254914 TORELLУ solicitado en octubre de 2003.

La Demandante utiliza en el mercado la marca TORELLO para distinguir vinos y cava, siendo esta marca conocida en el mercado, especialmente en la Comunidad Autуnoma de Cataluсa.

El Demandado es D. Alejandro Torellу Sibill.

El nombre de dominio <torello.com> fue registrado por la sociedad Agusti Torellу, S.A. a travйs de la entidad de registro Nominalia Internet, S.L. Actualmente este nombre de dominio figura a nombre del Demandado, D. Alejandro Torellу Sibill.

El Demandado, D. Alejandro Torellу Sibill es familiar de D. Agusti Torello Mata, fundador de la sociedad Agusti Torello, S.A. El Panelista ha comprobado en el Registro Mercantil de Barcelona que, a la fecha de dictarse la Resoluciуn, el Demandado es Consejero de Agusti Torellу, S.A.

La Demandante, Torellу Llopart, S.A. y la sociedad Agustн Torellу, S.A. se han enfrentado en varias ocasiones en los Tribunales ordinarios por el uso de la marca AGUSTI TORELLO.

En el primero de estos procedimientos, la sociedad Torellу Llopart, S.A. demandу a Agustн Torellу, S.A. por violaciуn de la marca 481.271/9 TORELLO. Este procedimiento fue tramitado y resuelto por el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona (autos 803/1996-2Є) que con fecha 23 de abril de 1998 dictу sentencia con el siguiente fallo: “Estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis en nombre y representaciуn de TORELLO LLOPART, S.A contra AGUSTI TORELLO, S.A., debo condenar y condeno a la parte demandada a: 1.- La cesaciуn en el uso de las denominaciones “AGUSTI TORELLO” y “CAVAS DE/D AGUSTI TORELLO”, como distintivo de un cava o vino espumoso, en todos los documentos de negocio y de publicidad de la demandada, por lesionar el derecho de exclusividad de la marca nє 481.271/9 “TORELLO”, propiedad de la actora; 2.- La publicaciуn de la sentencia en un diario de difusiуn nacional, a costa de la demandada. Ello sin especial declaraciуn sobre las costas procesales”.

Recurrida esta sentencia en apelaciуn, la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona dictу sentencia, con fecha 27 de septiembre de 2000, con el siguiente fallo: “Desestimamos el recurso de apelaciуn que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nъmero dos de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpuso Agustн Torellу, S.A., a la que imponemos las costas correspondientes a dicho recurso Estimamos, en parte, el recurso de apelaciуn que, contra la misma sentencia, interpuso Torellу Llopart, S.A., de modo que la modificamos en el sуlo sentido de sustituir el pronunciamiento sobre costas que contiene por el de que la demandada pagarб todas las de la primera instancia. Sobre las costas de este recurso no formulamos especial pronunciamiento”.

En la sentencia de la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona se reconoce el derecho de la sociedad demandada a utilizar su denominaciуn social Agustн Torellу, S.A en el mercado, de buena fe y siempre que no sea como marca ni como nombre comercial. Igualmente se declara probado en dicha sentencia que el principal accionista de la sociedad Agusti Torellу, S.A. es titular registral de la marca AGUSTI TORELLO MATA y se reconoce la licitud del uso por dicha sociedad de esta marca.

En el aсo 2004, las sociedades anteriormente citadas se enfrentaron en un nuevo procedimiento judicial por violaciуn de la marca nє 481.271/9 TORELLO. En este caso, en virtud de acuerdo transaccional, por el que la demandada se allanaba a los pedimentos 1 y 2 de la demanda y la actora renunciaba a las pretensiones 3, 4 y 5 de la misma, el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona (Procedimiento ordinario 53/2004) dictу sentencia, el 21 de septiembre de 2004, con el siguiente fallo: “Que estimando la demanda interpuesta por la entidad Torellу Llopart, S.A., representada por el procurador Sr. Ranera Cahнs y asistida por el letrado Sr. Puebla Brugueras contra la entidad Agusti Torellу, S.A. representada por el Procurador Sr. Fontquerni Bas y asistida por el Letrado Sr. Romanн Lluch, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad demandada a; 1є la inmediata cesaciуn en el uso de la denominaciуn “AGUSTI TORELLO” como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricaciуn, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio. 2є La inmediata retirada del mercado o trбfico econуmico de todos los documentos que lleven la denominaciуn “AGUSTI TORELLO” y especialmente la inmediata retirada de las botellas de cava tamaсo magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo”.

El Panelista ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resoluciуn, que el nombre de dominio <torello.com> estб inactivo, apareciendo como desconocido.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

- Torellу Llopart, S.A. es titular registral de la marca internacional nє 569966 TORELLУ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaсolas: nє 481271 TORELLУ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nє 2606350 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606351 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 1634591 TORELLУ CAVA y grбfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nє 2606352 TORELLУ DESDE 1935 y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606348 CRISALYS TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nє 2228973 CRISALYS TORELLУ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nє 254914 TORELLУ solicitado en octubre de 2003.

La Demandante comercializa en el mercado diferentes vinos y cavas distinguiйndolos con la denominaciуn Torellу que constituye marca y nombre comercial de dicha firma.

- El Demandado, Alejandro Torellу Sibill, ha adquirido de mala fe el nombre de dominio <torello.com> de su anterior titular la sociedad Agusti Torellу, S.A puesto que es una persona vinculada familiarmente a esa compaснa y por lo tanto conoce el contencioso que dicha compaснa tiene con la Demandante desde hace aсos en relaciуn con el uso de la marca AGUSTI TORELLУ.

En concreto, el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona dictу sentencia con fecha 23 de abril de 1998, en la que se condenaba a Agusti Torellу, S.A. a cesar en el uso de las denominaciones Agusti Torellу y Cavas de/d Agusti Torellу como distintivo de un cava o vino espumoso en todos los documentos de negocio y de publicidad del Demandado por lesionar los derechos de exclusiva de la marca nє 481.271/9 TORELLO propiedad de la Demandante . Este pronunciamiento fue confirmado por la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2000. Igualmente, en un procedimiento posterior, el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona, en sentencia de 21 de septiembre de 2004, ha condenado nuevamente a Agustн Torellу, S.A. a la cesaciуn en el uso de la denominaciуn Agusti Torello como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricaciуn, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio y a retirar de inmediato del mercado o trбfico econуmico todos los documentos que lleven la denominaciуn Agusti Torellу y especialmente a retirar todas las botellas de cava de tamaсo magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo.

- Con absoluta mala fe, la sociedad Agusti Torellу, S.A. sigue en la actualidad utilizando la denominaciуn Agusti Torellу y con esta denominaciуn se presenta en el sector y ante los consumidores, llegando ahora tambiйn el conflicto a Internet.

- El nombre de dominio <torello.com> es idйntico a la marca TORELLO y, por lo tanto, es susceptible de crear confusiуn o asociaciуn en los consumidores. Este hecho viene agravado, ademбs, por el litigio que la Demandante mantiene con la compaснa Agustн Torellу, S.A. condenada por las sentencias antes indicadas a cesar en el uso de la denominaciуn TORELLУ.

- El Demandado, Alejandro Torellу Sibill, no posee ningъn derecho respecto del nombre de dominio <torello.com>. No existe prueba alguna de que el titular haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para la utilizaciуn del nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de recibir el aviso de la presente controversia. Ademбs, el titular no hace ningъn tipo de uso, legнtimo y leal del nombre de dominio que pueda justificar el registro.

- De lo expuesto resulta que el nombre de dominio <torello.com> ha sido registrado y transferido de mala fe, pues la compaснa Agustн Torellу, S.A. fue condenada a cesar en el uso de la denominaciуn TORELLУ y para eludir esa condena es por lo que se ha transferido el referido nombre de dominio a familiares y personas vinculadas a la empresa.

La Demandante, en la Demanda, solicita la cancelaciуn del nombre de dominio, si bien, con posterioridad presenta una enmienda interesando la transferencia del nombre de dominio a su favor.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante en el plazo concedido para ello.

Hay, sin embargo, que mencionar que en Torellу Llopart, S.A. v. Private Registration/Agustн Torellу, Caso OMPI Nє D2005-1354 resuelto por este mismo Panelista, cuyo objeto es el nombre de dominio <torello.biz>, se han realizado alegaciones en relaciуn con el registro del nombre de dominio <torello.com> objeto de este procedimiento. Esas alegaciones no han podido ser tenidas en cuenta para la resoluciуn del presente procedimiento por ser claramente extemporбneas.

 

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio espaсoles de la Demandante y el Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Polнtica, las leyes y principios del Derecho nacional espaсol.

B. Falta de contestaciуn a la demandada por parte del Demandado

El Demandado no ha presentado un escrito de contestaciуn a la Demanda. Por ello, el Panelista debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Panelista no puede resolver a favor de la Demandante apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (Deutsche Bank AG v. Diego-ArturoBruckner, Caso OMPI Nє D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI Nє D2001-1183; Retevisiуn Mуvil S.A. v. Miguel Menйndez, Caso OMPI Nє D2001-1479; Pans & Company Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla Garcнa, Caso OMPI Nє D2002-0908; y, Transportes y Distribuciуn, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI Nє D2002-1088).

Ante la falta de contestaciуn, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte Demandante, y que las pruebas aportadas por йsta no se ven alteradas por una contestaciуn inexistente. El Panelista tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panelista, entre las que se encuentra el acceso a la pбgina web con el nombre de dominio objeto de controversia (Banco Rнo de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI Nє D2001-0173).

C. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demandada contenidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legitimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn.

La Demandante es titular de la marca internacional nє 569966 TORELLУ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaсolas: nє 481271 TORELLУ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nє 2606350 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606351 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 1634591 TORELLУ CAVA y grбfico (clase 33) solicitada en junio de 2001: nє 2606352 TORELLУ DESDE 1935 y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606348 CRISALYS TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nє 2228973 CRISALYS TORELLУ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nє 254914 TORELLУ solicitado en octubre de 2003.

Es evidente que el nombre de dominio <torello.com> es idйntico a la marca internacional nє 569966 y a la marca espaсola nє 481271, ambas marcas denominativas, con la denominaciуn TORELLУ. La ъnica diferencia consiste en la adiciуn del gTLD “.com”, lo cual, como es sabido, es totalmente irrelevante a los efectos de establecer la identidad (The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI No. D2005-1139 y Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. v. Montera 33, S.L., Caso OMPI No. D2002-0830). Las marcas denominativas TORELLУ anteriormente citadas han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

C.2. Derechos o intereses legнtimos.

De las alegaciones de la Demandante y de la prueba aportada se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relaciуn contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca TORELLУ o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningъn momento ha recibido autorizaciуn de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <torello.com>.

Por otra parte, el Demandado al no contestar la Demanda no ha alegado, como podнa hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legнtimos intereses en relaciуn con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

No obstante, el hecho de que el Demandado no haya hecho alegaciones para justificar su derecho o interйs legнtimo no significa que el Panel pueda resolver a favor de la Demandante apoyбndose exclusivamente en la falta de un escrito de contestaciуn del Demandado, por el contrario el Panel tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso (, Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez, Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisiуn Mуvil v. Miguel Menйndez, Caso OMPI NєD2001-1479; Pans & Company Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla Garcнa, Caso OMPI No. D2002-0908; Transportes y Distribuciуn, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2002-1088).

En este caso lo primero que se observa es que el nombre de dominio <torello.com> coincide con el primer apellido de su titular.

La Polнtica permite en su pбrrafo 4.c) que se invoque como fundamento de un interйs legнtimo el hecho de que el demandado haya sido йl mismo conocido por el nombre de dominio que registra. Por su parte, la vigente Ley de Marcas espaсola, cuya atinencia en este caso estб justificada por la comъn nacionalidad y domicilio espaсol del Demandante y Demandado (pбrrafo 15.a) del Reglamento), establece en su artнculo 37 que el titular de la marca no puede prohibir a terceros el uso en el trбfico econуmico de su nombre siempre que ese uso se haga conforme a las prбcticas leales en materia industrial o comercial.

El hecho de que el nombre de dominio objeto del procedimiento consiste en el primer apellido del Demandado podrнa hacer pensar en la existencia de un interйs legнtimo por parte de йste en su registro y uso.

Sin embargo, se dan en este caso unas particulares circunstancias que impiden apreciar ese interйs legнtimo.

Asн, de los hechos probados resulta que la Demandante ha mantenido, durante aсos, un contencioso con la sociedad Agusti Torellу, S.A. por el uso en el mercado de la marca Agusti Torello. En el primer procedimiento resuelto por el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona y, en apelaciуn, por la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona se condena a Agustн Torellу, S.A. a cesar en el uso de la marca Agusti Torello por considerar que la parte distintiva y principal de dicha marca es el tйrmino Torellу que coincide plenamente con la denominaciуn de la marca de la que es titular la Demandante. En el posterior procedimiento seguido tambiйn ante el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona, en el aсo 2004, se condena igualmente a Agustн Torellу, S.A. a cesar en el uso de la marca Agusti Torellу, si bien se llega a tal pronunciamiento tras un acuerdo transaccional de ambas partes que termina con el allanamiento de la Demandada a determinados pedimentos de la Demanda y la renuncia del Demandante a otros de los pedimentos.

La sociedad Agustн Torellу, S.A. es la sociedad que registra el nombre de dominio <torello.com> y lo hace despuйs de que sean firmes unos pronunciamientos judiciales que la condenan a cesar en el uso de la denominaciуn Agusti Torello, precisamente por considerar que la parte distintiva y principal de dicha denominaciуn es el tйrmino Torellу idйntico a las marcas registradas de la actora.

Y en el caso presente la situaciуn es mбs grave que la contemplada en las sentencias mencionadas, por cuanto entre las marcas registradas a favor de la Demandante con la denominaciуn “TORELLУ” y el nombre de dominio <torello.com> existe una identidad total.

Despuйs de registrar el nombre de dominio objeto del procedimiento, la sociedad Agustн Torello, S.A. transfiere el mismo al hoy Demandado con el que esta vinculado por lazos familiares y profesionales. Asн, estб acreditado que el Demandado es familiar del dueсo y fundador de la sociedad Agustн Torellу, S.A. y en la actualidad es miembro de su Consejo de Administraciуn.

Pues bien, la existencia de unos pronunciamientos judiciales firmes de condena a cesar y la vinculaciуn existente entre el titular del nombre de dominio y la sociedad condenada impiden que pueda considerarse justificado, en este caso, ningъn interйs legнtimo del titular sobre el nombre de dominio, por mucho que el mismo pueda estar formado por su propio apellido.

En efecto, no puede olvidarse que el nombre de dominio <torello.com> se compone exclusivamente del tйrmino que los Tribunales han considerado como parte distintiva de la denominaciуn y que coincide plenamente con las marcas denominativas de la Demandante.

Por otro lado, al consultar el sitio web al que se accede con el nombre de dominio <torello.com> el Panelista que suscribe ha podido comprobar que el nombre de dominio estб inactivo.

Todas estas circunstancias permiten concluir que el Demandado no tiene derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio <torello.com>.

C.3. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Como ya se ha seсalado con anterioridad, en el presente caso, se da la peculiaridad de que quien registra el nombre de dominio y su actual titular son personas distintas. Asн, el nombre de dominio es registrado por una sociedad y estб registrado en la actualidad por una persona fнsica, el Demandado, que lo ha adquirido de la primera.

Cuando la sociedad Agusti Torellу, S.A. registra el nombre de dominio <torello.com> objeto de controversia, existнa ya una sentencia firme dictada por los Tribunales espaсoles en la que se condenaba a esa sociedad a cesar en el uso de la marca Agusti Torello por considerar que la parte distintiva de esa denominaciуn es el tйrmino Torello que coincide totalmente con las marcas registradas TORELLO de la Demandante.

Este dato permite deducir que la sociedad Agustн Torellу, S.A. registrу el nombre de dominio <torello.com> contraviniendo la orden de cesaciуn en el uso de la denominaciуn Agustн Torellу impuesta por una sentencia firme.

Asн, pues, la sociedad Agustн Torellу, S.A. registrу de mala fe el nombre de dominio <torello.com> puesto que sabнa, no solo que la denominaciуn Torello era una denominaciуn protegida por diversas marcas a favor de una entidad competidora, la hoy Demandante, sino tambiйn y sobre todo porque existнan ya unos pronunciamientos judiciales firmes que le prohibнan el uso de la denominaciуn Agustн Torellу precisamente porque dicha denominaciуn incluнa como tйrmino principal y mas distintivo el tйrmino Torellу (Sбnchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L., Caso OMPI No. D2002-1114).

No parece, pues, dudoso que el registro del nombre de dominio objeto del procedimiento se hizo de mala fe.

Ahora bien, dado que el Demandado que es el titular del nombre de dominio no es la misma sociedad que lo registrу, la cuestiуn a dilucidar es si el uso llevado a cabo por una persona distinta de quien registra de mala fe es un uso de buena fe. Es decir, se trata de determinar si el Demandado, que ha adquirido el nombre de dominio despuйs de haber sido registrado de mala fe, es un tercero que usa ese nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legнtimos.

Estб probado que el Demandado tiene claros vнnculos familiares y profesionales con la sociedad Agustн Torellу, S.A. En efecto, el Demandado es hijo del dueсo y fundador de Agustн Torellу, S.A. y es, en la actualidad, miembro del Consejo de Administraciуn de esta sociedad. El Demandado conocнa, por lo tanto, perfectamente cuando adquiriу el nombre de dominio que una sentencia judicial firme obligaba a la sociedad Agustн Torellу, S.A. a abstenerse de usar la denominaciуn Agusti Torellу precisamente porque incluнa como principal el tйrmino Torellу idйntico a la marca TORELLУ de la Demandante.

Esto significa que el Demandado no puede considerarse un tercer adquirente de buena fe y que, por lo tanto, en este caso no existe independencia entre la sociedad que registra el nombre de dominio y la persona que lo adquiere y lo usa con posterioridad. Las conexiones existentes entre la persona fнsica y la persona jurнdica ponen de manifiesto que quien registra y quien usa es, en realidad, la misma persona (, Los Guerrilleros, S.A. v. Disven 2003, S.L., Caso OMPI No. D2005-1172.).

Por ello, dado que la sociedad Agusti Torellу, S.A. ha registrado el nombre de dominio de mala fe, despuйs de un pronunciamiento judicial que le obliga a cesar en el uso de la denominaciуn Agustн Torellу y consiguientemente en el uso de Torellу y por lo tanto sin interйs legнtimo, es difнcilmente imaginable que una persona estrechamente vinculada a esa misma sociedad, a travйs de la trasferencia nominal del nombre de dominio a favor de la misma, pueda usar de buena fe ese mismo nombre de dominio.

Es mбs, la propia transmisiуn del nombre de dominio al Demandado puede considerarse por si misma una actuaciуn fraudulenta, pues parece haber sido realizada con el fin de eludir la condena de cesaciуn de uso impuesta a la sociedad.

Un ъltimo factor a considerar consiste en que el nombre de dominio objeto de este procedimiento <torello.com> esta inactivo.

Todo ello pone de manifiesto que el registro y la utilizaciуn del nombre de dominio <torello.com> se ha realizado de mala fe.

Como ya se ha seсalado con anterioridad, fuera del plazo para contestar la demanda, el Demandado ha realizado algunas alegaciones en relaciуn con el registro del nombre de dominio <torello.com> utilizando para ello el trбmite para contestar la Demanda del procedimiento D2005-1354 relativo al nombre de dominio <torello.biz>. Estas alegaciones no se han tenido en consideraciуn a la hora de resolver el presente procedimiento dada la extemporaneidad de las mismas. No obstante, la apreciaciуn de las mismas tampoco habrнa variado las conclusiones a las que ha llegado el Panelista y que acaban de ser expuestas.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y el 15 del Reglamento el Panel ordena que el nombre de dominio <torello.com> sea transferido a la Demandante.

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Alberto Bercovitz
Panelista Unico

Fecha: 15 de marzo de 2006