Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Torellу Llopart, S.A. v. Private Registration/Agustн Torellу

Caso nє D2005-1354

 

1. Las Partes

La Demandante es Torellу Llopart, S.A. Barcelona Espaсa, representada por Estudi Juridic Victor Guix, Espaсa.

Los Demandados son Private Registration, como organizaciуn registrante, y D. Agusti Torellу, como persona fнsica registrante Buffalo, Nueva York, Estados Unidos de Amйrica, representado por DЄ Gemma Torellу Sibill, Sant Sadurni d’Anoia, Barcelona, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <torello.biz>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 29 de diciembre de 2005, figurando como Demandada DЄ Eulalia Torellу Sibill. El 29 de diciembre de 2005, el Centro enviу a eNom, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 29 de diciembre de 2005 eNom enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta informando de que el registrante era Private Registration/Agusti Torellу y proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

De acuerdo con la informaciуn recibida del registrador, en la que se informaba que el registrante no era la persona que aparecнa en la Demanda como Demandada, el Centro notificу a la Demandante que la Demanda era administrativamente deficiente. El dнa 30 de enero de 2006 la Demandante presentу la Demanda enmendada, apareciendo como Demandados: Private Registration/Agusti Torellу. El Centro verificу que la Demanda enmendada cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 26 de febrero de 2006.

El dнa 24 de febrero de 2006 se presentу ante el Centro, Escrito de Contestaciуn a la Demanda en nombre de DЄ Eulalia Torellу Sibill, D. Alejandro Torellу Sibill y D. Agusti Torellу Sibill.

El Centro nombrу a Alberto Bercovitz como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 10 de marzo de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el espaсol.

 

4. Antecedentes de hecho.

La Demandante es la sociedad Torellу Llopart, S.A., dedicada a la comercializaciуn de vinos y cavas.

La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional nє 569966 TORELLУ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaсolas: nє 481271 TORELLУ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nє 2606350 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606351 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 1634591 TORELLУ CAVA y grбfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nє 2606352 TORELLУ DESDE 1935 y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2607214 GRAN G TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606348 CRISALYS TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nє 2228973 CRISALYS TORELLУ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nє 254914 TORELLУ solicitado en octubre de 2003.

La Demandante utiliza en el mercado la marca TORELLO para distinguir vinos y cavas, siendo esta marca conocida en el mercado, especialmente en la Comunidad Autуnoma de Cataluсa.

El Demandado es D. Agusti Torello.

El nombre de dominio <torello.biz> fue registrado por la sociedad Agusti Torellу, S.A. a travйs de la entidad de registro eNom. Posteriormente el nombre fue transferido a DЄ Eulalia Torellу Sibill quien a su vez lo transfiriу a D. Agusti Torellу. Actualmente este nombre de dominio figura a nombre de Private Registration/Agusti Torellу.

Tanto el Demandado, D. Agusti Torellу, como DЄ Eulalia Torellу, anterior titular de este nombre de dominio, son familiares de D. Agusti Torello Mata, fundador de la sociedad Agusti Torello, S.A. El Panelista ha comprobado en el Registro Mercantil de Barcelona que, a la fecha de dictarse la Resoluciуn, D. Agusti Torellу es Consejero de Agusti Torellу, S.A.

La Demandante, Torellу Llopart, S.A. y la sociedad Agustн Torellу, S.A. se han enfrentado en varias ocasiones en los Tribunales ordinarios por el uso de la marca AGUSTI TORELLO.

En el primero de estos procedimientos, la sociedad Torellу Llopart, S.A. demandу a Agustн Torellу, S.A. por violaciуn de la marca 481.271/9 TORELLO. Este procedimiento fue tramitado y resuelto por el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona (autos 803/1996-2Є) que con fecha 23 de abril de 1998 dictу sentencia con el siguiente fallo: “Estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis en nombre y representaciуn de TORELLO LLOPART, S.A contra AGUSTI TORELLO, S.A., debo condenar y condeno a la parte demandada a: 1.- La cesaciуn en el uso de las denominaciones “AGUSTI TORELLO” y “CAVAS DE/D AGUSTI TORELLO”, como distintivo de un cava o vino espumoso, en todos los documentos de negocio y de publicidad de la demandada, por lesionar el derecho de exclusividad de la marca nє 481.271/9 “TORELLO”, propiedad de la actora; 2.- La publicaciуn de la sentencia en un diario de difusiуn nacional, a costa de la demandada. Ello sin especial declaraciуn sobre las costas procesales”.

Recurrida esta sentencia en apelaciуn, la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona dictу sentencia, con fecha 27 de septiembre de 2000, con el siguiente fallo: “Desestimamos el recurso de apelaciуn que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nъmero dos de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpuso Agustн Torellу, S.A., a la que imponemos las costas correspondientes a dicho recurso Estimamos, en parte, el recurso de apelaciуn que, contra la misma sentencia, interpuso Torellу Llopart, S.A., de modo que la modificamos en el sуlo sentido de sustituir el pronunciamiento sobre costas que contiene por el de que la demandada pagarб todas las de la primera instancia. Sobre las costas de este recurso no formulamos especial pronunciamiento”.

En la sentencia de la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona se reconoce el derecho de la sociedad Demandada a utilizar su denominaciуn social Agustн Torellу, S.A en el mercado, de buena fe y siempre que no sea como marca ni como nombre comercial. Igualmente se declara probado en dicha sentencia que el principal accionista de la sociedad Agusti Torellу, S.A. es titular registral de la marca AGUSTI TORELLO MATA y se reconoce la licitud del uso por dicha sociedad de esta marca.

En el aсo 2004, las sociedades anteriormente citadas se enfrentaron en un nuevo procedimiento judicial por violaciуn de la marca nє 481.271/9 TORELLO. En este caso, en virtud de acuerdo transaccional, por el que la Demandada se allanaba a los pedimentos 1 y 2 de la Demanda y la actora renunciaba a las pretensiones 3, 4 y 5 de la misma, el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona (Procedimiento ordinario 53/2004) dictу sentencia, el 21 de septiembre de 2004, con el siguiente fallo: “Que estimando la demanda interpuesta por la entidad Torellу Llopart, S.A., representada por el procurador Sr. Ranera Cahнs y asistida por el letrado Sr. Puebla Brugueras contra la entidad Agusti Torellу, S.A. representada por el Procurador Sr. Fontquerni Bas y asistida por el Letrado Sr. Romanн Lluch, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad demandada a; 1є la inmediata cesaciуn en el uso de la denominaciуn “AGUSTI TORELLO” como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricaciуn, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio. 2є La inmediata retirada del mercado o trбfico econуmico de todos los documentos que lleven la denominaciуn “AGUSTI TORELLO” y especialmente la inmediata retirada de las botellas de cava tamaсo magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo”.

El Panelista ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resoluciуn, el nombre de dominio <torello.biz> remite a una pбgina de contenido general del registrador eNom.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

- Torellу Llopart, S.A. es titular registral de la marca internacional nє 569966 TORELLУ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaсolas: nє 481271 TORELLУ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nє 2606350 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606351 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 1634591 TORELLУ CAVA y grбfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; nє 2606352 TORELLУ DESDE 1935 y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2607214 GRAN G TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606348 CRISALYS TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nє 2228973 CRISALYS TORELLУ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nє 254914 TORELLУ solicitado en octubre de 2003.

La Demandante comercializa en el mercado diferentes vinos y cavas distinguiйndolos con la denominaciуn TORELLУ que constituye marca y nombre comercial de dicha firma.

- El Demandado, Agustн Torellу, ha adquirido de mala fe el nombre de dominio <torello.biz> de su anterior titular, DЄ Eulalia Torellу Sibill, y йsta de la sociedad Agustн Torellу, S.A. Tanto el Demandado, Agusti Torellу, como la anterior titular del nombre de dominio, DЄ Eulalia Torellу Sibill, son personas vinculadas familiarmente a la compaснa Agustн Torellу, S.A., solicitante inicial del nombre de dominio, y por lo tanto conocen el contencioso que dicha compaснa tiene con la Demandante desde hace aсos en relaciуn con el uso de la marca AGUSTI TORELLУ.

En concreto, el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona dictу sentencia con fecha 23 de abril de 1998 en la que se condenaba a Agusti Torellу, S.A. a cesar en el uso de las denominaciones AGUSTI TORELLУ y CAVAS DE/D AGUSTI TORELLУ como distintivo de un cava o vino espumoso en todos los documentos de negocio y de publicidad del Demandado por lesionar los derechos de exclusiva de la marca nє 481.271/9 TORELLO propiedad de la actora. Este pronunciamiento fue confirmado por la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2000. Igualmente, en un procedimiento posterior, el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona, en sentencia de 21 de septiembre de 2004, ha condenado nuevamente a Agustн Torellу, S.A. a la cesaciуn en el uso de la denominaciуn AGUSTI TORELLO como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricaciуn, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio y a retirar de inmediato del mercado o trбfico econуmico todos los documentos que lleven la denominaciуn AGUSTI TORELLУ y especialmente a retirar todas las botellas de cava de tamaсo magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo.

- Con absoluta mala fe, la sociedad Agusti Torellу, S.A. sigue en la actualidad utilizando la denominaciуn Agusti Torellу y con esta denominaciуn se presenta en el sector y ante los consumidores, llegando ahora tambiйn el conflicto a Internet.

- El nombre de dominio <torello.biz> es idйntico a la marca TORELLO y, por lo tanto, es susceptible de crear confusiуn o asociaciуn en los consumidores. Este hecho viene agravado, ademбs, por el litigio que la Demandante mantiene con la compaснa Agustн Torellу, S.A. condenada por las sentencias antes indicadas a cesar en el uso de la denominaciуn TORELLУ, sentencias que aquella compaснa ha intentado burlar transfiriendo el nombre de dominio, primero a DЄ Eulalia Torellу y posteriormente al Demandado D. Agustн Torellу.

- El Demandado, Agustн Torellу, no posee ningъn derecho respecto del nombre de dominio <torello.biz>, al igual que sus anteriores titulares. No existe prueba alguna de que el titular haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para la utilizaciуn del nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de recibir el aviso de la presente controversia. Ademбs, el titular no hace ningъn tipo de uso, legнtimo y leal del nombre de dominio que pueda justificar el registro.

- De lo expuesto resulta que el nombre de dominio <torello.biz> ha sido registrado y transferido de mala fe a su actual titular, pues la compaснa Agustн Torellу, S.A. fue condenada a cesar en el uso de la denominaciуn Torellу y para eludir esa condena es por lo que se ha transferido el referido nombre de dominio a familiares y personas vinculadas a la empresa, primero a DЄ Eulalia Torellу y despuйs a D. Agusti Torellу.

La Demandante, en la Demanda, solicitу la cancelaciуn del nombre de dominio, si bien, con posterioridad presentу una enmienda interesando la transferencia del nombre de dominio a su favor.

B. Demandado

En el escrito de Contestaciуn a la Demanda se realizan alegaciones en relaciуn con el registro del nombre de dominio <torello.biz> objeto de este procedimiento, asн como en relaciуn con los nombres de dominio <torello.com> y <agustitorello.com> que han sido objeto Torellу Llopart, S.A. v. Alejandro Torellу Sibill, Caso OMPI No. D2005-1353 y Torellу Llopart, S.A. v. Agusti Torellу Sibill, Caso OMPI No. D2005-1355 dictadas por este mismo Panelista. Hay que mencionar que en la resoluciуn de estos procedimientos no pudieron ser tenidas en cuenta estas alegaciones por ser claramente extemporбneas.

Las alegaciones del Escrito de Contestaciуn a la Demanda las formula DЄ. Gemma Torellу Sibill, como representante de D. Agustн Torellу Sibill, D. Alejandro Torellу Sibill y DЄ Eulalia Torellу Sibill.

En concreto en el escrito de contestaciуn a la Demanda, se afirma:

- Existe un error formal de comunicaciуn de la Demanda por cuanto que dirigida la Demanda contra la persona de DЄ Eulalia Torellу Sibill, el escrito sellado el 3 de febrero de 2006 respecto al nombre de dominio <torello.biz> seсala como Demandado a la persona de Agusti Torello que resulta ser el padre de la realmente Demandada DЄ Eulalia Torellу Sibill. No obstante se acepta la comunicaciуn realizada.

- Existe confusiуn respecto al Demandado. Se dirige la Demanda contra D. Agustн Torellу como “persona fнsica registrante” y resulta que ni D. Agusti Torellу Mata ni su hijo D. Agustн Torellу Sibill han sido nunca registrantes del nombre de dominio <torello.biz>. Este nombre de dominio lo solicitу DЄ. Eulalia Torellу Sibill que lo tiene hasta el 13 de febrero de 2007, sin que йsta haya realizado ningъn cambio al respecto. Todos los derechos del nombre de dominio <torello.biz> corresponden a DЄ Eulalia Torellу Sibill.

- Las controversias que mantiene Torello Llopart, S.A. con Agustн Torellу, S.A. son litigios entre estas compaснas por cuestiones de marca de producto que nada tienen que ver con esta Demanda. Lo ъnico cierto es que fue la sociedad Agustн Torellу, S.A quien solicitу inicialmente el registro de los nombres de dominio <torello.biz>, <torello.com>, <agustitorello.com> y <agustitorello.com.es> y si se hizo asн fue por cuestiуn de trбmite con el servidor sin que nunca tuvieran un uso comercial por parte de esta empresa. Por ello, cuando Torellу Llopart, S.A. se dirigiу a Agusti Torellу, S.A. en relaciуn con estos nombres de dominio, se le contestу que los mismos no pertenecнan a la sociedad y que, por ello, no habнa lugar a reclamaciуn alguna.

- DЄ Eulalia Torellу Sibill y D. Alejandro Torellу Sibill detentan los nombres de dominio <torello.biz> y <torello.com> a tнtulo absolutamente personal, sin vinculaciуn alguna con la empresa Agusti Torellу, S.A. y tienen un derecho indiscutible a usar su propio apellido en cualquier actividad personal. En concreto, DЄ Eulalia Torellу tiene interйs en el nombre de dominio <torello.biz> porque curso estudios en Estados Unidos donde sigue manteniendo numerosos amigos personales y este tipo de dominio genйrico es usualmente empleado en ese paнs. Por su parte, D. Alejandro Torellу tiene interйs en el nombre de dominio <torello.com> por su aficiуn al mundo de la hнpica y de los caballos y por ser asн conocido en esta faceta.

- Si la Demandante consideraba que la solicitud del nombre dominio por la sociedad Agustн Torellу, S.A. fue fraudulento tenнa que haber Demandado a esta sociedad. Si no lo hizo es porque sabe perfectamente que esta solicitud fue puramente formal y que esa sociedad nunca utilizу los nombres de dominio comercialmente.

- En relaciуn con el nombre de dominio <agustitorello.com>, йste pertenece legнtimamente a D. Agusti Torellу Sibill que tiene una actividad profesional propia al margen de la sociedad Agusti Torellу, S.A., para la que tiene ademбs constituida una sociedad civil, Agusti Torello Sibill SCP, siendo ademбs profesor en distintas escuelas de viticultura y enologнa. Es para esta actividad profesional para lo que se utiliza el nombre de dominio <agustitorello.com>. D. Agusti Torello Sibill tiene pues legitimo derecho sobre un nombre de dominio que incluye su propio nombre y que se utiliza en una actividad que nada tiene que ver con la marca de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio espaсoles de la Demandante y el Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Polнtica, las leyes y principios del Derecho nacional espaсol.

B. Consideraciones Previas.

En el presente procedimiento se ha producido una cierta confusiуn en relaciуn con la persona que es titular actual del nombre de dominio <torello.biz>.

En la Demanda inicial figuraba como Demandada, DЄ Eulalia Torellу Sibill.

Sin embargo, segъn la verificaciуn registral enviada por el registrador a peticiуn del Centro, el registrante actual del nombre de dominio es Private Registration, como organizaciуn registrante y D. Agusti Torellу, como persona fнsica registrante.

Esta verificaciуn registral motivу la presentaciуn de una nueva Demanda enmendada en la que aparecнan como Demandados: Private Registration/Agusti Torello.

En el Escrito de Contestaciуn a la Demanda, la representante del Demandado afirma que la titular del nombre de dominio es DЄ Eulalia Torellу Sibill y que D. Agusti Torellу nunca ha sido titular de dicho nombre.

Este Panelista ha podido comprobar que tanto en el WHOIS de eNom como en el WHOIS de Domain Registry of America, aparece como titular a 16 de marzo de 2006, D. Agusti Torellу. Los resultados de la comprobaciуn realizada por el Panelista coinciden, por tanto, con la informaciуn suministrada por el Centro sobre la personalidad de Demandante y Demandado.

A la vista de lo expuesto, este Panelista resuelve el presente procedimiento tomando en consideraciуn la informaciуn del Centro basada en la verificaciуn del registrador y que coincide, ademбs, con la comprobada personalmente por el Panelista, segъn la cual el titular del nombre de dominio <torello.biz> es el que figura en la Demanda enmendada.

No obstante, dado que en el Escrito de Contestaciуn a la Demanda se hacen alegaciones tanto en nombre de DЄ. Eulalia Torellу Sibill como en nombre de D. Agusti Torellу Sibill, el Panelista ha tenido en cuenta todas estas alegaciones para la resoluciуn del procedimiento.

C. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demandada contenidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legitimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn.

La Demandante es titular de la marca internacional nє 569966 TORELLУ (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaсolas: nє 481271 TORELLУ (clase 33) solicitada en agosto de 1965; nє 2606350 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606351 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 1634591 TORELLУ CAVA y grбfico (clase 33) solicitada en junio de 2001: nє 2606352 TORELLУ DESDE 1935 y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606348 CRISALYS TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; nє 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELLУ y grбfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y nє 2228973 CRISALYS TORELLУ (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial nє 254914 TORELLУ solicitado en octubre de 2003.

Es evidente que el nombre de dominio <torello.biz> es idйntico a la marca internacional nє 569966 y a la marca espaсola nє 481271, ambas marcas denominativas, con la denominaciуn TORELLУ. La ъnica diferencia consiste en la adiciуn del gTLD “.biz”, lo cual, como es sabido, es totalmente irrelevante a los efectos de establecer la identidad (The Coca-Cola Compay v. Netitalia, S.L., Caso OMPI No. D2005-1139; y Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. v. Montera 33, S.L Caso OMPI No. D2002-0830.). Las marcas denominativas TORELLУ anteriormente citadas han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

C.2. Derechos o intereses legнtimos.

De las alegaciones de las partes y de la prueba aportada se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relaciуn contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca “TORELLУ” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningъn momento ha recibido autorizaciуn de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <torello.biz>.

En este caso lo primero que se observa es que, el nombre de dominio <torello.biz> coincide con el apellido de su titular. Esto es asн tanto si se considera que el titular del nombre de dominio es DЄ Eulalia Torellу, como se afirma en el escrito de contestaciуn a la Demanda, como si los es D. Agusti Torellу.

La Polнtica permite en su pбrrafo 4.c) que se invoque como fundamento de un interйs legнtimo el hecho de que el Demandado haya sido йl mismo conocido por el nombre de dominio que registra. Por su parte, la vigente Ley de Marcas espaсola, cuya atinencia en este caso estб justificada por la comъn nacionalidad y domicilio de espaсoles de Demandante y Demandado (pбrrafo 15.a) del Reglamento), establece en su artнculo 37 que el titular de la marca no puede prohibir a terceros el uso en el trбfico econуmico de su nombre siempre que ese uso se haga conforme a las prбcticas leales en materia industrial o comercial.

Ahora bien, tanto desde el punto de vista de la Polнtica como de la Ley de Marcas espaсola, el uso de apellidos se admite siempre y cuando no se induzca a confusiуn con marcas registradas y en todo caso para que ese uso sea lнcito debe utilizarse el nombre completo o bien la denominaciуn social completa. Este es de hecho el criterio seguido en las sentencias civiles a las que se refiere la Demanda, en las que se reconoce el derecho de la sociedad Agusti Torellу, S.A. a usar su denominaciуn social siempre que lo haga de forma completo o a usar la marca AGUSTI TORELLO MATA, que se compone del nombre completo del fundador de la sociedad.

A la vista de lo expuesto, debe resolverse sobre si el hecho de que el nombre de dominio objeto del procedimiento consista en el primer apellido de su titular puede suponer la existencia de un interйs legнtimo en el registro y uso. Asн se alega en el escrito de contestaciуn a la Demanda.

Sin embargo, se dan en este caso, unas particulares circunstancias que impiden apreciar ese interйs legнtimo.

De los hechos probados resulta que la Demandante ha mantenido, durante aсos, un contencioso con la sociedad Agusti Torellу, S.A. por el uso en el mercado de la marca AGUSTI TORELLO. En el primer procedimiento resuelto por el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona y, en apelaciуn, por la Secciуn 15Є de la Audiencia Provincial de Barcelona se condena a Agustн Torellу, S.A. a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO por considerar que la parte distintiva y principal de dicha marca es el tйrmino Torellу que coincide plenamente con la denominaciуn de la marca de la que es titular la Demandante. En el posterior procedimiento seguido tambiйn ante el Juzgado de 1Є Instancia nє 2 de Barcelona, en el aсo 2004, se condena igualmente a Agustн Torellу, S.A. a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLУ, si bien se llega a tal pronunciamiento tras un acuerdo transaccional de ambas partes que termina con el allanamiento de la Demandada a determinados pedimentos de la Demanda y la renuncia del Demandante a otros de los pedimentos.

En el escrito de contestaciуn a la Demanda se reconoce que es la sociedad Agustн Torellу, S.A. la que registra inicialmente el nombre de dominio <torello.biz>, asн como los nombres de dominio <torello.com>, <agustitorello.com> y <agustitorello.com.es>.

Es evidente que la sociedad Agusti Torellу, S.A. registra todos estos nombres de dominio, despuйs de que sean firmes unos pronunciamientos judiciales que la condenan a cesar en el uso de la denominaciуn Agusti Torello, precisamente por considerar que la parte distintiva y principal de dicha denominaciуn es el tйrmino Torellу idйntico a las marcas registradas de la actora. Y en el caso del registro del nombre de dominio <torello.biz> la situaciуn es incluso mбs grave que la contemplada en las sentencias mencionadas, por cuanto entre las marcas registradas a favor de la Demandante con la denominaciуn Torellу y el nombre de dominio <torello.biz> existe una identidad total.

Despuйs de registrar el nombre de dominio objeto del procedimiento, y los otros nombres de dominio que incluyen el tйrmino <torellу>, la sociedad Agustн Torello, S.A. transfiere los mismos a personas con las que esta vinculado por lazos familiares y profesionales. El nombre de dominio <torello.com> a D. Alejandro Torellу Sibill, el nombre de dominio <agustitorello.com> a D. Agusti Torello y el nombre de dominio <torello.biz>, objeto de este procedimiento, tambiйn a D. Agusti Torellу. En el escrito de contestaciуn a la Demanda se ha reconocido la relaciуn de los hermanos TorellуSibill con la sociedad Agustн Torellу, S.A..

Pues bien, la existencia de unos pronunciamientos judiciales firmes de condena a cesar y la vinculaciуn existente entre el titular del nombre de dominio <torello.biz> y la sociedad condenada impiden que pueda considerarse justificado, en este caso, ningъn interйs legнtimo del titular sobre el nombre de dominio, por mucho que el mismo pueda estar formado por su primer apellido.

En efecto, no puede olvidarse que el nombre de dominio <torello.biz> se compone exclusivamente del tйrmino que los tribunales han considerado como parte distintiva de la denominaciуn y que coincide plenamente con las marcas denominativas de la Demandante. Es mбs, el nombre de dominio no contiene mas que el primer apellido del titular. Para no ser confundible y poder reconocer algъn derecho en su registro, el nombre de dominio deberнa estar compuesto por el nombre completo de su titular, y no solamente por uno de los apellidos que es precisamente el que coincide con la marca registrada.

Todas estas circunstancias permiten concluir que el Demandado no tiene derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio <torello.biz>.

C.3. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Como ya se ha seсalado con anterioridad, en el presente caso, se da la peculiaridad de que quien registra el nombre de dominio y su actual titular son personas distintas. Asн, el nombre de dominio es registrado por la sociedad Agustн Torellу, S.A. y estб registrado en la actualidad por una persona fнsica, D. Agustн Torellу, que lo ha adquirido de su hermana DЄ Eulalia Torellу, que a su vez lo adquiriу previamente de la sociedad.

En la Contestaciуn a la Demanda se reconoce que los nombres de dominio <torello.biz>, objeto de este procedimiento, asн como los nombres de dominio <torello.com>, <agustitorello.com> y <agustitorello.com.es> son registrados inicialmente por la sociedad Agusti Torello, S.A.

Por lo tanto, cuando la sociedad Agusti Torellу, S.A. registra el nombre de dominio <torello.biz> objeto de controversia, existнa ya una sentencia firme dictada por los Tribunales espaсoles en la que se condenaba a esa sociedad a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO por considerar que la parte distintiva de esa denominaciуn es el tйrmino Torello que coincide totalmente con las marcas registradas TORELLO de la Demandante.

Este dato permite deducir que la sociedad Agustн Torellу, S.A. registrу el nombre de dominio <torello.biz> contraviniendo la orden de cesaciуn en el uso de la denominaciуn Torellу impuesta por una sentencia firme.

En el escrito de contestaciуn a la Demanda se afirma que la sociedad Agustн Torellу, S.A. nunca tuvo interйs en los citados nombres de dominio y que sн formalmente fue ella la que los solicitу fue por una cuestiуn de trбmite con el servidor, pero siempre con el бnimo de que estos nombres de dominio pertenecieran a DЄ Eulalia, D. Alejandro y D. Agustн Torellу Sibill para su uso particular.

Esta alegaciуn ciertamente no puede admitirse. Y es que no se entiende como puede simplificarse el trбmite de registro por el hecho de que sea una misma sociedad la que solicite todos los nombres de dominio, cuando resulta que cada uno de ellos se ha solicitado a un registrador distinto. A este respecto, el Panelista ha podido comprobar que el nombre de dominio <torello.biz> se registrу en eNom; el nombre de dominio <torello.com> en Nominalia Internet, S.L. y el nombre de dominio <agustitorello.com> en Registrer.com.

Todo esto lleva a la conclusiуn de que la sociedad Agustн Torellу, S.A. registrу de mala fe el nombre de dominio <torello.biz> puesto que sabнa, no sуlo que la denominaciуn TORELLO era una denominaciуn protegida por diversas marcas a favor de una entidad competidora, la hoy Demandante, sino tambiйn y sobre todo porque existнan ya unos pronunciamientos judiciales firmes que le prohibнan el uso de la denominaciуn AGUSTН TORELLУ, precisamente porque dicha denominaciуn incluнa como tйrmino principal y mas distintivo el tйrmino Torellу (Sбnchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L, Caso OMPI No. D2002-1114).

No parece, pues, dudoso que el registro del nombre de dominio objeto del procedimiento se hizo de mala fe.

Ahora bien, dado que el Demandado que es el titular del nombre de dominio no es la misma sociedad que lo registrу, la cuestiуn a dilucidar es si el uso llevado a cabo por una persona distinta de quien registra de mala fe es un uso de buena fe. Es decir, se trata de determinar si el Demandado, que ha adquirido el nombre de dominio despuйs de haber sido registrado de mala fe, es un tercero que usa ese nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legнtimos.

Estб probado y se reconoce en el escrito de contestaciуn a la Demanda, que el Demandado tiene claros vнnculos familiares y profesionales con la sociedad Agustн Torellу, S.A. Tambiйn se reconoce en el escrito de contestaciуn a la Demanda que D. Agusti Torellу es hermano de DЄ Eulalia Torellу, de quien adquiere el nombre de dominio.

El Demandado conocнa, por lo tanto, perfectamente cuando adquiriу el nombre de dominio a su hermana DЄ Eulalia Torellу, que una sentencia judicial firme obligaba a la sociedad Agustн Torellу, S.A., de quien йsta habнa adquirido previamente, a abstenerse de usar la denominaciуn Agusti Torellу precisamente porque incluнa como principal el tйrmino Torellу idйntico a la marca TORELLУ de la Demandante.

Esto significa que el Demandado no puede considerarse un tercer adquirente de buena fe y que, por lo tanto, en este caso no existe independencia entre la sociedad que registra el nombre de dominio y la persona que lo adquiere y lo usa con posterioridad. Las conexiones existentes entre la persona fнsica y la persona jurнdica ponen de manifiesto que quien registra y quien usa es, en realidad, la misma persona (Caso OMPI No. D2005-1172, Los Guerrilleros, S.A. v. Disven 2003, S.L.).

Por ello, dado que la sociedad Agusti Torellу, S.A. ha registrado el nombre de dominio de mala fe, despuйs de un pronunciamiento judicial que le obliga a cesar en el uso de la denominaciуn Agustн Torellу y consiguientemente en el uso de Torellу y por lo tanto sin interйs legнtimo, es difнcilmente imaginable que una persona estrechamente vinculada a esa misma sociedad, a travйs de la trasferencia nominal del nombre de dominio a favor de la misma, pueda usar de buena fe ese mismo nombre de dominio.

Es mбs, la propia transmisiуn del nombre de dominio, primero a DЄ Eulalia Torellу y luego al Demandado puede considerarse por sн una actuaciуn fraudulenta, pues parece haber sido realizada con el fin de eludir la condena de cesaciуn de uso impuesta a la sociedad.

Un ъltimo factor a considerar consiste en que el nombre de dominio objeto de este procedimiento <torello.biz> no tiene mas que un contenido genйrico con enlaces de variados perteneciente al propio registrador eNom.

Todo ello pone de manifiesto que el registro y la utilizaciуn del nombre de dominio <torello.biz> se ha realizado de mala fe.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y el 15 del Reglamento el Panel ordena que el nombre de dominio <torello.biz> sea transferido a la Demandante.

---

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

Fecha: 24 de marzo de 2006