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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Planeta de Agostini, Profesional y Formaciуn, S.L. v. Eduardo Perez Orue

Caso No. D2006-0036

 

1. Las Partes

La Demandante es Planeta de Agostini, Profesional y Formaciуn, S.L, con domicilio en Barcelona, Espaсa, representada por Herrero & Asociados, Madrid, Espaсa.

El Demandado es Eduardo Perez Orue, con domicilio en Bilbao, Espaсa, representado por Andoni Garcнa Imaz, San Sebastian, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <deusto.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 11 de enero de 2006, el Centro enviу a Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 13 de enero de 2006, Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 25 de enero de 2006. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de febrero de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 22 de febrero de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de febrero de 2006.

El 6 de marzo de 2006, tras la recepciуn por parte del Centro del escrito de contestaciуn a la demanda, el Demandante remite al Centro un correo electrуnico en el que aporta nuevas alegaciones, en respuesta a la contestaciуn a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo dнa (6 de marzo de 2006), unas horas mбs tarde, el Demandado envнa al Centro dos correos electrуnicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.

Debido a la dificultad experimentada por el Centro en el nombramiento de un Experto Unico imparcial e independiente, el Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal el dнa 16 de marzo de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Demandado solicitу un Experto nacional de Singapur, manifestando su oposiciуn a que fuese un Experto espaсol. A este respecto, el Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, toda vez que cuando la controversia va a ser decidida por un Experto ъnico, ni en la Polнtica ni en el Reglamento que rigen este procedimiento se reconoce a las partes la posibilidad de solicitar un Experto de una determinada nacionalidad, ni de manifestar su oposiciуn a que el Experto sea de una determinada nacionalidad.

Idioma del procedimiento

El idioma de registro del nombre de dominio <deusto.com> es el inglйs. Sin embargo, el Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaсol, razуn por la cual redacta dicha demanda en esa lengua. En cambio, el Demandado contesta en inglйs, e invocando el pбrrafo 11 del Reglamento solicita que el idioma del procedimiento sea el inglйs.

Pues bien, debe recordarse que el pбrrafo 11 del Reglamento dispone que:

“a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma el procedimiento administrativo serб el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resoluciуn, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

b) El grupo de expertos podrб exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompaсados de una traducciуn total o parcial al idioma del procedimiento administrativo”.

Es evidente, a la vista de estos preceptos, que aunque en principio el idioma del procedimiento administrativo serб el idioma del acuerdo de registro, se le reconoce al grupo de expertos la facultad de tomar otra resoluciуn, a la vista de las circunstancias del caso. De hecho, existen multitud de resoluciones en las que el grupo de expertos decide que el idioma del procedimiento no sea el del acuerdo de registro, en atenciуn a circunstancias como la nacionalidad y domicilio de las partes, o el idioma en el que se encuentra redactada la pбgina web ofrecida bajo el nombre de dominio en conflicto. Vйase, a tнtulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los Casos OMPI Caso Nє. D2004-0735, Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos, S.L., y OMPI Caso Nє. D2000-1017, Comunidad Autonуma de Galicia vs Jesъs Sancho Borraz.

Asн las cosas, este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el pбrrafo 11 a) del Reglamento, y a la vista de que tanto el Demandante como el Demandado son de nacionalidad espaсola, tienen su domicilio en Espaсa, y que el nombre de dominio se utiliza en una pбgina web cuyos contenidos figuran en espaсol, y teniendo en cuenta que el Demandado no desconoce el espaсol y que por lo tanto no se produce indefensiуn alguna, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua.

Por lo demбs, este Experto no considera necesario que se proceda a la traducciуn de ninguno de los documentos presentados por el Demandado que estбn redactados en inglйs, pues ni el Demandante ni su representante alegan desconocer dicho idioma.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Planeta de Agostini, Profesional y Formaciуn, S.L (sociedad integrada en el Grupo Planeta) es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas: Marca num. 734.222, EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16, con fecha de publicaciуn de concesiуn 1 de febrero de 1977 y fecha de resoluciуn de concesiуn 18 de octubre de 1976; Marca num. 2.462.899 DEUSTO en clase 9, con fecha de publicaciуn de concesiуn 1 de octubre de 2002 y fecha de resoluciуn de concesiуn 5 de agosto de 2002; Marca num. 2.462.900 DEUSTO en clase 16, con fecha de publicaciуn de la concesiуn de 16 de diciembre de 2002; Marca num. 2.462.901 DEUSTO en clase 41, con fecha de publicaciуn de concesiуn 1 de octubre de 2002 y fecha de resoluciуn de concesiуn 5 de agosto de 2002; Marca num. 733.812 MICRO EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.645.472 EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16; Marca num. 2.462.898 EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.719.915 DEUSTO BUSINESS REVIEW en clase 16; Marca num. 1.733.471 AGENDAS DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.970.266 GUIA DEUSTO MERCANTIL en clase 16; Marca num. 1.970.267 GUIA DEUSTO LABORAL en clase 16; Marca num. 1.970. 268 GUIA DEUSTO FISCAL en clase 16; Marca num. 1.970.269 GUIA DEUSTO DE CONTABILIDAD en clase 16; Marca num. 1.984.388 ASESOR DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.036 CURSOS DEUSTO en clase 41; Marca num. 2.048.037 CURSOS DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.038 CURSOS DEUSTO en clase 9; Marca num. 2.050.067 CURSOS EMPRESARIALES DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.050.070 BIBLIOTECA EMPRESARIAL DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.070.432 DEUSTO SISTEMAS en clase 38; Marca num. 2.091.452 D DEUSTO en clase 38 mixta

- El nombre de dominio <deusto.com> fue registrado en 1997.

- En la actualidad, bajo el nombre de dominio <deusto.com> se ofrece una pбgina web en la que se contiene un foro sobre literatura, libros digitales, la posibilidad de comprar libros y se incluyen diversos anuncios publicitarios.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- La Demandante es titular de marcas idйnticas al nombre de dominio en conflicto. Los productos “Deusto” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el aсo 1960, por Ediciones Deusto, hasta hoy con Planeta De Agostini, Profesional y Formaciуn, S.L.

- El Demandado carece de derechos legнtimos sobre el nombre de dominio en conflicto. Alega el Demandante que el titular del dominio <deusto.com> no es titular de ningъn registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominaciуn de Deusto, que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto, y que el hecho de denominar Deusto a una pбgina web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ningъn derecho demostrable sobre dicho tйrmino. Ademбs, segъn la Demandante, el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran cйlebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situaciуn ilнcita desde el principio.

- El nombre de dominio <deusto.com> ha sido registrado y estб siendo usado de mala fe. En opiniуn de la Demandante, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligiу una de las marcas de uno de los grupos editoriales mбs importantes de Espaсa. Ademбs, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para justificar la mala fe, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio (la web del Demandado sуlo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google cuando se asocia la marca Deusto a la bъsqueda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equнvoco, al generar dudas sobre quiйn es el responsable de dicha pбgina; se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante <e-deusto.com>, en especial por incluir un enlace a una pбgina web de lencerнa).

- Asimismo, en la parte de los fundamentos de derecho de la demanda se insiste en la notoriedad de la marca Deusto, citando diversa normativa y jurisprudencia espaсola e internacional sobre la protecciуn de las marcas notorias, doctrina cientнfica y resoluciones de Grupos de expertos en las que se protege a los titulares de marcas contra el registro de nombres de dominio.

- Por todo lo expuesto, la Demandante solicita que se dicte una resoluciуn por la que el nombre de dominio <deusto.com> le sea transferido.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, la Demandante mantiene lo siguiente:

- Que la peticiуn por parte del Demandado de que el panelista no sea de nacionalidad espaсola no es mбs que una estrategia de mala fe, pues la Polнtica no permite al Demandado realizar peticiones sobre la nacionalidad del panelista.

- Que tambiйn supone actuar de mala fe el hecho de negar los contactos previos iniciados por la Demandante para encontrar una soluciуn amistosa, asн como las afirmaciones que realiza el Demandado sobre la no existencia de derechos por parte de la Demandante sobre la marca “Deusto” y otras marcas similares.

- Que no es cierto que la compaснa Casa del Libro, perteneciente al mismo grupo de sociedades que la Demandante, haya autorizado al Demandado para publicitar su pбgina en la web http: “www.deusto.com”.

- Que la Demandante no ha tenido intervenciуn alguna en la suspensiуn de los contenidos de la pбgina web del Demandado

- Que la pбgina web del registrador es propiedad del Demandado.

B. Demandado

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Expresa el Demandado su sorpresa y desacuerdo con el hecho de que la demanda haya sido aceptada en espaсol, toda vez que el acuerdo de registro del nombre de dominio estaba redactado en inglйs, y toda vez que el Demandado habнa solicitado expresamente al Centro que la demanda se interpusiese en inglйs, pues se desenvuelve mejor en esa lengua. Ademбs, el Demandado solicita al Centro la designaciуn de un experto nacional de Singapur, y pide asimismo una explicaciуn sobre la suspensiуn de su nombre de dominio desde el dнa en que se interpuso la demanda.

- Afirma el Demandado que en ocho aсos y medio nunca recibiу comunicaciуn alguna de la Demandante hasta que hace un aсo recibiу una carta de los abogados de la Demandante.

- Alega asimismo que Deusto es un topуnimo, que la Demandante no es titular de los dominios <deusto.es>, <deusto.net>, <deusto.org>; que los dominios <deusto.info> y <deusto. Biz> no estбn todavнa registrados; y que al Demandante no le interesa la titularidad del nombre Deusto en Internet, sino el elevado nъmero de visitantes de la web “deusto.com”.

- Afirma tambiйn el Demandado que al ser el tйrmino Deusto un topуnimo, nadie puede ser titular de derechos de marca sobre el mismo, y que de hecho, las marcas registradas por la Demandante en 2002 y compuestas por la palabra Deusto sуlo cubren el tйrmino Deusto como logo con una especнfica grafнa; que existen cientos de marcas en Espaсa que incluyen el tйrmino Deusto y que no todas son de la Demandante; que las marcas Deusto, fueron registradas en 2002, mientras que el nombre de dominio fue registrado en 1997, siendo usado desde aquйl entonces; que la marca Deusto no es una marca notoria; que en su pбgina web se hace un uso del signo Deusto que nada se asemeja a la grafнa de las marcas de la Demandante.

- Para justificar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, el Demandado, tras insistir en que Deusto es un topуnimo, afirma que durante seis aсos de su vida estudiу en la Universidad de Deusto y viviу en Deusto, siendo en esa localidad donde creу con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega que deusto.com es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto estб centrada en los libros de gestiуn empresarial; que el dominio <deusto.com> fue registrado en 1997 y que dos aсos mбs tarde la Demandante registrу <e-deusto.com>, de modo que si no demandaron hasta el momento es porque no consideraban que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, con un йxito considerable; y que las pбginas web deusto.com y e-deusto.com no son confundibles.

- Con relaciуn a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, sostiene el Demandado que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una bъsqueda en Google es lуgico si se tiene en cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve aсos; que no utiliza el tйrmino Libros Deusto en su web; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el tйrmino Deusto, ya sea en el tнtulo, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, en virtud del cual estб autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, y que dicha compaснa forma parte del Grupo Planeta, lo cual demostrarнa la mala fe del Demandante.

- El Demandado solicita que se dicte una resoluciуn en la que se declare que el Demandante ha actuado de mala fe y ha abusado del procedimiento.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandado mantiene:

- Que su peticiуn sobre la nacionalidad del experto se basa en las reglas que regulan el arbitraje en materia de propiedad intelectual; que no hubo contactos previos amistosos entre Demandante y Demandado; que la Demandante no tiene derechos sobre el tйrmino Deusto, sino tan sуlo sobre el vocablo Deusto como logo; que cuenta con una autorizaciуn de Casa del Libro; y que el Demandante estб actuando de mala fe.

 

6. Cuestiones previas de procedimiento

Admisiуn de alegaciones suplementarias

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepciуn por parte del Centro del escrito de contestaciуn a la demanda, el 6 de marzo de 2006, la Demandante remite al Centro un correo electrуnico en el que aporta nuevas alegaciones en respuesta a la contestaciуn a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo dнa (6 de marzo de 2006), unas horas mбs tarde, el Demandado envнa al Centro dos correos electrуnicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.

Nada se dice en la Polнtica ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas presentadas por las partes con posterioridad a sus escritos de demanda y de contestaciуn a la demanda, razуn por la cual mъltiples grupos de expertos han rechazado su admisiуn y se han negado a valorarlas (Asн, entre otros, los Casos OMPI Caso Nє D2000-0024, Easyjet Airline Company Ltd v. Easy-Jet Vacuums,Andrew Steggles; OMPI Caso Nє D2001-0824, Avanade Inc. v. Robert Tansey; u OMPI Caso Nє D2003-0128, Deutsche Post AG v. MailMij LLC Mr. Colby Fisher

No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos OMPI Caso Nє. D2000-0757, Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, OMPI Caso Nє. D2003-0113, Wollongong City Council v. Viva La Gong, OMPI Caso Nє. D2005-0165, Sociйtй pour l’oeuvre et la mйmoire d’Antoine de Saint Exupйry-Succession Saint Exupйry-D’Agay v. The Holding Company; OMPI Caso Nє. D2005-0990, Gestiуn De Electrodomйsticos, S.A. Gestesa v. Fastroson, S.L. ./Serafin Rodriguez Rodriguez).

En opiniуn de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisiуn de los nuevos argumentos aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestaciуn a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el pбrrafo 10 b) del Reglamento, pues tanto el Demandante como el Demandado han presentado alegaciones suplementarias.

 

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 15 a) del Reglamento de la Polнtica de la ICANN, el Grupo de expertos resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado estбn domiciliados en Espaсa, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos segъn la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaciуn, para suplir las eventuales lagunas de la Polнtica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (Vйanse a tнtulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI Caso Nє. D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI Caso Nє. D2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI Caso Nє. D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI Caso Nє. D2000-0691, Seur Espaсa, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho espaсol de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resoluciуn.

Por todas estas razones se procederб a analizar el presente caso a la luz de la Polнtica y el Reglamento, utilizando, de modo complementario y siempre que no contradiga lo dispuesto en la Polнtica y en el Reglamento, el Derecho espaсol de marcas.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 a) i) de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espaсolas en las que figura la denominaciуn “Deusto”. La Demandante destaca muy especialmente tres marcas denominativas con grбfico compuestas por el signo Deusto (marcas nъm. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901), pero tambiйn enumera un largo listado de marcas en las que el vocablo Deusto va acompaсado de otros tйrminos , como Ediciones Deusto, Cursos Deusto, Asesor Deusto, etc.

El Demandado alega que el tйrmino “Deusto” no es susceptible de protecciуn como marca de conformidad con el Derecho espaсol, como lo demostrarнa, a su entender, el hecho de que las marcas de la Demandante compuestas por el signo “Deusto” no sean meras marcas denominativas, sino marcas denominativas con grбfico. Ademбs, considera el Demandado que las marcas de la Demandante son engaсosas, dado que los productos y servicios distinguidos con dichas marcas no tienen su origen en la poblaciуn de Deusto. Pues bien, frente a esta alegaciуn, este Experto quiere recordar que la sede adecuada para alegar la nulidad de una marca no es este procedimiento , sino los Tribunales de Justicia. En este sentido se han pronunciado otras resoluciones de Grupos de expertos. Asн, por ejemplo, en el OMPI Caso Nє. D2003-0525, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocion Exterior de Tenerife, S.A. v. Jupiter Web Services Limited, el experto afirma que la cuestiуn de la validez o no de la marca espaсola “Tenerife” para servicios de educaciуn, formaciуn, esparcimiento, actividades deportivas y culturales (clase 41), debe ser planteada ante las autoridades espaсolas y no en este procedimiento administrativo . Tambiйn es significativo a este respecto el OMPI Caso Nє. D2004-0432, H&R Johnson Tiles Limited v. Cristal Ceramicas, S.A, en el que el Demandante era el titular de varias marcas britбnicas, espaсolas y comunitarias compuestas por el signo “Cristal” y el Demandado el titular del nombres de dominio <cristalceramicas.com>. Ante la alegaciуn del Demandado de que el tйrmino “Cristal” es una palabra comъn, que tiene un concreto significado semбntico y que por lo tanto, el Demandante no puede tener derechos de exclusiva sobre la misma, el experto sostuvo que en el procedimiento administrativo no es misiуn del grupo de expertos decidir si las marcas del Demandante son o no nulas por su carбcter genйrico.

Constatada la vigencia de las marcas de la Demandante, debe procederse a compararlas con el nombre de dominio <deusto.com>. Y a este respecto, debe tenerse presente que la comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas (Caso OMPI Nє. D-2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans).

Pues bien, con estos presupuestos, este experto considera que existe similitud entre las marcas nъm. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con grбfico y el dominio <deusto.com>. Y tambiйn existe similitud, en opiniуn de este Experto, entre las demбs marcas de la Demandante y el nombre de dominio en conflicto.

Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del requisito exigido por la Polнtica en el pбrrafo 4 a) i).

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. (Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Caso Nє. D2000-0120 Eauto L.L.C. v. Available-Domain-Name.com d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o OMPI Caso Nє. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4 c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Caso Nє. D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, OMPI Caso Nє. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).

Alega la Demandante que el titular del dominio <deusto.com> no es titular de ningъn registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominaciуn de Deusto; que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto; y que el hecho de denominar Deusto a una pбgina web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ningъn derecho demostrable sobre el mismo. Ademбs, segъn la Demandante el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran cйlebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situaciуn ilнcita desde el principio.

Ante estos indicios, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultarб ciertamente sencilla.

Para justificar la tenencia de derechos o intereses legнtimos el Demandado argumenta, en primer lugar, que el tйrmino “Deusto” es un topуnimo, el nombre de una localidad en Bilbao, y que nadie se puede apropiar del mismo como marca, insistiendo en que las marcas de la Demandante no le otorgan un derecho de exclusiva sobre el tйrmino “Deusto”, sino sobre la particular grafнa con la que esta palabra figura en el registro de marcas. En segundo lugar, afirma el Demandado que durante seis aсos de su vida estudiу en la Universidad de Deusto y viviу en Deusto, siendo por lo demбs en esa localidad donde creу con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega el Demandado como prueba de sus derechos o intereses legнtimos, que deusto.com es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto estб centrada en los libros de gestiуn empresarial; que el dominio <deusto.com> fue registrado en 1997, y que dos aсos mбs tarde la Demandante registrу <e-deusto.com>, de modo que al no haber interpuesto la demanda hasta el momento demuestra que no consideraba que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, que en la web hay en la actualidad 1300 artнculos, 3300 suscriptores del boletнn de informaciуn, que en Google aparecen 55.000 referencias cuando se busca el termino deusto.com y que la web tiene aproximadamente 80.000 visitantes mensuales. Concluye el Demandado alegando que las pбginas web deusto.com y e-deusto.com no son confundibles.

Pues bien, a la vista de estas alegaciones debe reconocerse que, como principio general, la utilizaciуn de un topуnimo como nombre de dominio puede obedecer a un interйs legнtimo. Buena prueba de ello es, por ejemplo, el caso OMPI Caso Nє. D2000-0617, Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, en el que el Demandado utilizaba el nombre de la localidad StMoriz como nombre de dominio para ofrecer servicios de informaciуn sobre dicha ciudad. Y en el caso OMPI Caso Nє. D2004-0242, Consejo de Promociуn Turнstica de Mйxico, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom Inc, se reconociу al Demandado un interйs legнtimo sobre el nombre de dominio <mexico.com> porque bajo el mismo ofrecнa diferente informaciуn sobre ese paнs.

Resulta, por tanto, legнtimo el uso de un topуnimo como nombre de dominio si existe algъn motivo para haber elegido dicho nombre. En el presente caso, el Demandado alega que la elecciуn del dominio obedece a que durante seis aсos viviу y estudiу en Deusto, siendo allн tambiйn donde constituyу su primera empresa. Sucede, no obstante, que dichos extremos no son probados por el Demandado, quien no aporta soporte documental alguno que permita constatar la veracidad de sus afirmaciones, razуn por la cual este Experto no puede tenerlas en consideraciуn.

Cabe concluir, por tanto, que el Demandado carecнa de derechos o intereses legнtimos en el momento en que procediу a registrar el nombre de dominio. No obstante, debe examinarse si el hecho de que el Demandado haya venido usando el dominio desde 1997 hasta la actualidad, con un elevado nъmero de visitantes en su web, genera la existencia de un derecho o interйs legнtimo adquirido a posteriori.

El tenor literal del pбrrafo 4 a ii) de la Polнtica establece como condiciуn para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio”). Cabe, pues, que los derechos o intereses legнtimos se adquieran con posterioridad al registro.

Asн las cosas, hay que analizar si el elevado nъmero de visitas de la pбgina web del demandado hace que el demandado sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio y pueda invocar el pбrrafo 4 c) i) de la Polнtica. En este sentido, cabe recordar que el pбrrafo 4 c) ii) de la Polнtica dispone que se entenderб que el Demandado tiene derechos o intereses legнtimos cuando “usted [el Demandado] (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”. En la mayorнa de casos, esta disposiciуn de la Polнtica se aplica cuando el Demandado era conocido, con anterioridad al registro del nombre de dominio, por la palabra o nombre que despuйs registra como nombre de dominio. Asн, por ejemplo, OMPI Caso Nє. D2001-0537, G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani; OMPI Caso Nє. D2003-0571, Arizona Golf Properties, Inc. v. Mr. Dean Benigno d/b/a Realty Executives. Pero tambiйn es posible aplicar esta disposiciуn de la Polнtica cuando el Demandado es conocido por el nombre de dominio, despuйs de su registro. Tal es lo que sucede, por ejemplo, en la resoluciуn del caso OMPI Caso Nє. D2000-0008, Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered.

Debe tenerse tambiйn presente que el apartado 4 c) ii) no contiene restricciones en cuanto al tipo de uso del nombre de dominio que es aceptable o legнtimo para que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio. Por el contrario, los demбs ejemplos de derechos o intereses legнtimos enumerados en el pбrrafo 4 c) de la Polнtica sн introducen criterios de lealtad. Asн, el apartado i) sуlo se aplica si existe “una oferta de buena fe de productos o servicios”, y el apartado iii) si se “hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio”. Parecerнa, por tanto, que cualquier tipo de uso del nombre de dominio que haya hecho que su titular sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, bastarнa para reconocerle intereses legнtimos al Demandado.

No obstante, este Experto considera que esta interpretaciуn no es la adecuada, pues aun cuando es verdad que el pбrrafo 4 c) ii) no contiene ninguna condiciуn de lealtad o legitimidad, es innegable que la exigencia de legitimidad estб implнcita en la propia Polнtica, cuando se refiere a los derechos o intereses “legнtimos” del titular del nombre de dominio. En conclusiуn, la intensa y prolongada utilizaciуn de un nombre de dominio, que hace que su titular sea conocido corrientemente por el nombre de dominio, no le otorga sin mбs derechos o intereses legнtimos sobre el dominio. Para ello se requiere que esa intensa y prolongada utilizaciуn del nombre de dominio haya tenido lugar de forma legнtima.

Pues bien, a este respecto, no cabe desconocer que la actuaciуn del Demandado puede ser analizada a la luz del artнculo 34 de la Ley espaсola de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), como por lo demбs afirma la Demandante en su demanda. Segъn este precepto, “el titular de la marca registrada podrб prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trбfico econуmico; (…) b) Cualquier signo que por ser idйntico o semejante a la marca y por ser idйnticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusiуn del pъblico; el riesgo de confusiуn incluye el riesgo de asociaciуn entre el signo y la marca”. Y segъn el apartado 3 de dicho art. 34 de la Ley espaсola de marcas “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrб prohibirse, en especial: (…) e) usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio”. Con anterioridad a esta Ley regнa en Espaсa la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, en cuyo artнculo 31.1 se disponнa que el titular de una marca podнa interponer las acciones en defensa de su derecho frente a los terceros que utilizasen en el trбfico econуmico, sin su consentimiento, una marca o signo (cabe recordar que el nombre de dominio es un signo) idйntico o semejante para distinguir productos o servicios idйnticos o similares, cuando la semejanza entre los productos y servicios podнa inducir a errores.

Aunque la determinaciуn de la existencia de una infracciуn de derecho de marca le corresponde a los Tribunales de Justicia, los Grupos de expertos, al amparo del pбrrafo 15 del Reglamento, pueden resolver teniendo en cuenta cualesquiera normas y principios de derecho que consideren aplicables, siempre que no contradigan lo dispuesto en la Polнtica y en el Reglamento. Asн las cosas, a la vista de la Ley espaсola de marcas parecen existir sobradas razones para creer, razonablemente, que el nombre de dominio <deusto.com> entra en conflicto con los derechos de marca de la Demandante, pues existe similitud de signos y de productos distinguidos. Y tampoco parece que pueda el Demandado alegar la limitaciуn del derecho de marca contenida en el artнculo 37 de la Ley de marcas de 2001 (y en el art. 33 de la Ley de 1988) segъn la cual el titular de una marca no puede impedir a terceros el uso de un signo que indique la procedencia geogrбfica de sus productos o servicios. Aunque “Deusto” es topуnimo, no indica la procedencia geogrбfica de los productos y servicios ofrecidos bajo la web <www.deusto.com>.

Siendo esto asн, y existiendo una posibilidad razonable de que dichos Tribunales consideren que existe una lesiуn de marca, no cabe considerar, en el marco de este procedimiento, que el Demandado ha adquirido intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

Queda por analizar en relaciуn con esta cuestiуn si el hecho de que el Demandado haya venido usando el nombre de dominio <deusto.com> desde 1997 sin haber recibido una demanda hasta el aсo 2006 puede suponer una tolerancia por parte de la Demandante, que haga nacer en el Demandado intereses legнtimos. A este respecto, la Demandante, en el escrito que el despacho de abogados que la representa remitiу el 1 de junio de 2005 a los representantes del Demandado (y que se aporta como anexo nъm. 12 de la Demanda) afirma que no habнa tenido conocimiento del dominio <deusto.com> hasta fechas recientes. Ante esta afirmaciуn, le corresponde al Demandado, si considera que el conocimiento ha tenido lugar antes, aportar las oportunas pruebas, cosa que a juicio de este experto, no se hace. Es cierto que los representantes del Demandado en carta enviada por burofax el 14 de junio de 2005 (anexo nъm. 13 de la demanda), mantienen que “no pueden alegar desconocimiento de la existencia del web site “DEUSTO.COM” desde la obtenciуn del dominio en el aсo 1997, porque si atendemos a sus argumentos, unido a que el dominio “DEUSTO.ES” pertenece, desde aquйl mismo aсo, a la Universidad de Deusto, debieron intentar su registro con anterioridad a su reclamaciуn y no optar por el mencionado “EDICIONES-DEUSTO.ES”. Pero esta afirmaciуn, aparte de un tanto confusa, no pasa de ser una mera conjetura. Y en el escrito de contestaciуn a la demanda tampoco se dan pruebas fehacientes que demuestren que el Demandante tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio conflictivo antes del aсo 2005.

A la vista de todo lo expuesto, se considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el pбrrafo 4 a) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resoluciуn favorable a la parte Demandante es necesario, finalmente, que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y ademбs al uso del nombre de dominio. Asн se deriva claramente de la dicciуn literal de los apartados a-iii) y b) del pбrrafo 4 de la Polнtica, y asн lo resaltan mъltiples decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediaciуn y Arbitraje en aplicaciуn de la Polнtica de la ICANN: OMPI Caso N°. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboraciуn de la Polнtica confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizaciуn del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio <deusto.com> ha sido registrado y usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante (pбrrafo 4 a de la Polнtica), y para ello puede alegar todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo (buena prueba de ello es que el pбrrafo 4 b) de la Polнtica se refiere constantemente a la intenciуn o a la finalidad del sujeto que registra o usa el nombre de dominio). Siendo, por tanto, un elemento fundamentalmente subjetivo y por ello de difнcil prueba, basta con que el Demandante muestre indicios suficientes de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resoluciуn del caso OMPI Caso Nє. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Dae Yoon, o la resoluciуn del caso OMPI Caso Nє. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero).

Pues bien, en la parte de fundamentos de hecho de su demanda, la Demandante afirma que el Demandado registrу el dominio <deusto.com> de mala fe, porque cuando lo solicitу Deusto era ya una marca notoria en el sector editorial. En su opiniуn, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligiу una de las marcas de uno de los grupos editoriales mбs importante de Espaсa. Tambiйn se afirma, entre otros extremos, “que el producto DEUSTO se ha mantenido a lo largo de su historia, desde los aсos 60 hasta hoy a travйs de productos editoriales de gran notoriedad en el mercado profesional y empresarial”. Asimismo, mantiene que “no estamos ante una entidad pequeсa con escaso nivel de conocimiento entre el pъblico. El GRUPO PLANETA es una de las mбs importantes entidades en el sector editorial en Espaсa, y sus productos “DEUSTO” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el aсo 1960 por EDICIONES DEUSTO hasta hoy con PLANETA DE AGOSTINI, PROFESIONAL Y FORMACIУN, S.L.”. Y en el apartado de fundamentos de Derecho de la Demanda se vuelve a insistir en el carбcter notorio de las marcas de la Demandante, destacando que “es indudable que DEUSTO es una marca notoria y el titular del nombre de dominio no puede negar su desconocimiento puesto que en su pбgina existen enlaces a otras en las que ofrecen los LIBROS DEUSTO”.

Ademбs, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para demostrar la mala fe el Demandado, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio; a saber: la web del Demandado sуlo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google, cuando se asocia la marca Deusto a la bъsqueda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equнvoco, al generar dudas sobre quiйn es el responsable de dicha pбgina; y se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante <e-deusto.com>.

Por su parte, el Demandado responde, con relaciуn a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una bъsqueda en Google es lуgico si se tiene cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve aсos; que йl no utiliza los tйrminos “Libros Deusto” en su web, sino la frase “Libros gratis digitales y literatura digital, libros antiguos y textos nuevos en Deusto”; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el tйrmino Deusto, ya sea en el tнtulo, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, vнa Tradedoubler, en virtud del cual estб autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, que es una compaснa del Grupo Planeta, lo cual demostrarнa la mala fe del Demandante.

A la vista de todas estas alegaciones, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (Asн, entre otras muchas resoluciones, las de los casos OMPI Nє. D2002-0830, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., OMPI Caso Nє. D2003-0295, BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; OMPI Caso Nє. D2005-0556, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carбcter notorio o renombrado de la marca (Asн, entre otros muchos casos, OMPI Caso Nє. D2000-0239, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, OMPI Caso Nє. D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora; caso OMPI Caso N°. D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T, o OMPI Caso Nє. D2003-0675, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Josй).

Esta es la argumentaciуn de la Demandante, cuando afirma que el registro del nombre de dominio se ha realizado de mala fe, pues siendo la marca Deusto notoria, el Demandado no podнa desconocer su existencia. Para valorar esta argumentaciуn debe tenerse presente, en primer lugar, que el nombre de dominio <deusto.com> fue registrado en 1997. Ello es sumamente relevante, porque impide tomar en consideraciуn las marcas de la Demandante que han sido registradas con posterioridad a esa fecha. Significa esto que no se pueden tener en consideraciуn a efectos de determinar la mala fe en el registro del nombre de dominio, las marcas de la Demandante registradas en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas nъms. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con grбfico compuestas por el vocablo “Deusto”, por haber sido concedidas en el aсo 2002, mucho despuйs del registro del nombre de dominio <deusto.com>. Por lo tanto, se trata de determinar si en el aсo 1997 las restantes marcas de la Demandante eran o no notorias. Y esas marcas son marcas en las que aparece la palabra Deusto, pero siempre acompaсada de otros vocablos, (Ediciones Deusto SA, Micro ediciones Deusto, etc.). En sнntesis, pues, no se trata de dilucidar si hoy en dнa las marcas “Deusto” son notorias. Se trata, por el contrario, de analizar si en 1997 eran notorias las marcas que por aquel entonces tenнa registradas la Demandante, marcas en las que el tйrmino Deusto aparece acompaсado de otros elementos.

Pues bien, pese a las reiteradas alegaciones de la Demandante de que la marca Deusto es una marca notoria, lo cierto es que como ъnica prueba de estas afirmaciones, la Demandante acompaсa, como anexos, una memoria del Grupo Planeta correspondiente al aсo 2005 en el que se incluyen todas las lнneas editoriales del grupo, incluida Deusto, y dos catбlogos de productos Deusto correspondientes a los aсos 2004-2005 y 2005-2006. A juicio de este experto estas pruebas resultan insuficientes. En primer lugar, porque la memoria aportada es una memoria “de parte”, que poco o nada prueba de modo objetivo sobre la notoriedad de la marca. En segundo lugar, porque por muy amplio que sea el catбlogo de productos aportados, se refieren a los aсos 2004-2005 y 2005-2006, cuando lo relevante a efectos de este procedimiento no es si las marcas de la Demandante eran o no notorias en 2004 o 2005 o si lo son en la actualidad, sino si eran notorias en el aсo 1997, que fue cuando el Demandado registrу el nombre de dominio. Ningъn tipo de prueba aporta la Demandante a estos efectos. Se afirma en la demanda que “Deusto ha sido objeto de diferentes campaсas de publicidad en medios de comunicaciуn: escritos y audiovisuales (televisiуn)”, pero no se especifican las fechas (antes o despuйs de 1997), ni la difusiуn de esos medios de comunicaciуn. En definitiva, la Demandante no ha aportado indicios suficientes que permitan concluir que el Demandado, en el momento en que registrу el nombre de dominio <deusto.com>, podнa conocer las marcas de la Demandante vigentes en 1997.

De hecho, cuando en el apartado de fundamentos de derecho de la demanda, cita la Recomendaciуn conjunta de la OMPI y de la Uniуn de Parнs relativa a la protecciуn de la marcas notoriamente conocidas, y enumera los criterios establecidos en esta Recomendaciуn para determinar la existencia de una marca notoriamente conocida, la Demandante se refiere, por ejemplo, al criterio del grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del pъblico, afirmando que “PLANETA es lнder en Espaсa en el sector editorial”. Y en otras partes de la demanda insiste en la importancia y relevancia del Grupo Planeta. Sin embargo, no es la notoriedad o renombre del Grupo Planeta ni de la marca Planeta lo relevante en este procedimiento, pues el hecho de que un Grupo sea lнder en un determinado sector, no convierte automбticamente en notorias toda la cartera de marcas que ese Grupo pueda tener. Lo relevante, y lo que hay que probar, es que la marca “Editorial Deusto, SA” era una marca notoria en 1997.

En la demanda se insiste en que el titular del nombre de dominio conoce la marca de la Demandante puesto que en la propia pбgina web del Demandado, incluida bajo el dominio <deusto.com>, existen enlaces a otras pбginas en las que se ofrecen los libros de la Demandante. No obstante, la propia Demandante reconoce en la demanda que la inclusiуn de esos enlaces “se produjo despuйs del cruce de correspondencia entre las partes” (que tal y como consta en la documentaciуn aportada por la propia Demandante se produjo en junio de 2005). Nada prueba, pues, en relaciуn con la mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio, la inclusiуn de los referidos enlaces a pбginas en las que se ofrecen libros de la Demandante, sobre todo cuando la propia Demandante reconoce que esa inclusiуn se produjo mucho tiempo despuйs del registro del nombre de dominio (mбs de siete aсos despuйs).

Asн las cosas, este Experto entiende que el Demandante no ha cumplido con la exigencia establecida en la Polнtica, de modo que a falta de indicios sobre la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio <deusto.com>, no se cumplirнa una de las condiciones necesarias segъn la Polнtica para que prospere la demanda.

Tйngase en cuenta ademбs, que con el registro del nombre de dominio <deusto.com> por parte del Demandado en 1997, no se habrнa producido una obstaculizaciуn a la Demandante, pues la Demandante siempre podrнa haber registrado sus marcas como nombre de dominio <edicionesdeusto-sa.com>, <edicionesdeusto.com>, etc. Y no cabe alegar que su marca era, sin mбs, Deusto, pues en 1997 todas sus marcas estaban formadas por un conjunto de vocablos y no ъnicamente por la palabra Deusto. De igual modo, tampoco consta que el Demandado haya registrado el nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante por un valor cierto que supere los costes documentados relacionados directamente con el registro del nombre de dominio.

Se hace innecesario, asн, entrar a analizar si el nombre de dominio es usado o no de mala fe. Las conclusiones a las que pudiese llevar ese anбlisis serнan irrelevantes, pues como se ha indicado con anterioridad, para que prospere la demanda es necesario que exista mala fe en el registro y ademбs en el uso del nombre de dominio. En todo caso, ha de notarse, que aunque se llegase a la conclusiуn de que el nombre de dominio ha sido o estб siendo objeto de uso de mala fe, ello no significarнa, automбticamente que el registro se ha producido tambiйn de mala fe. En este sentido ya se han manifestado varias resoluciones de grupos de expertos, entre las que cabe citar, a modo de ejemplo, las de los casos OMPI Caso Nє. D2000-1403, John Fairfax Publications Pty Ltd v. Domain Names 4U and Fred Gray o OMPI Caso Nє. D2000-0005, Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle.

De igual modo, tampoco cambiarнan las cosas aunque tras el anбlisis del uso del nombre de dominio <deusto.com> se concluyese que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web. Porque aunque este supuesto es uno de los que se mencionan en el pбrrafo 4 b) iv) de la Polнtica como suficiente para entender que existe mala fe en el Demandado, hay que tener en cuenta que esta es una presunciуn de uso de mala fe, y no de registro de mala fe, como se recuerda en Resoluciones como la del OMPI Caso Nє. 1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment v. Michael Bosman u OMPI Caso Nє. D2000-0592, Canonais Sl v. Marнa Dolores Dнaz Ros.

Ademбs, aunque se realizase el anбlisis de la buena o mala fe en el uso del nombre de dominio <deusto.com> y se llegase a la conclusiуn de que en la actualidad existe mala fe, no se podrнa deducir, sin mбs, que ha existido mala fe en el uso del nombre de dominio durante los casi nueve aсos transcurridos desde su registro. Del eventual uso de mala fe en la actualidad no serнa posible deducir, sin mбs, que ya desde el primer momento el titular del nombre de dominio tenнa la intenciуn de usar de mala fe el nombre de dominio y que por ende lo habrнa registrado de mala fe. La mala fe en el uso del nombre de dominio sуlo podrнa ser utilizada como un indicio de la mala fe en el registro, cuando el procedimiento se hubiese iniciado poco tiempo despuйs del registro del nombre de dominio, o cuando se hubiesen aportado (cosa que no se ha hecho) pruebas sobre el contenido de las pбginas web a lo largo de los nueve aсos, y de esas pruebas resultase que durante todo ese tiempo se ha producido un uso del nombre de dominio de mala fe.

Finalmente, tambiйn hay que hace notar que aunque se pueda llegar a entender que el uso del nombre de dominio que hace en la actualidad el Demandado constituye una infracciуn de los derechos de marca de la Demandante, ello no debe llevar tampoco a afirmar, necesariamente, que el nombre de dominio se ha registrado de mala fe. Tйngase en cuenta que es posible que un nombre de dominio se haya registrado de buena fe, pero que el uso del mismo dй lugar a la infracciуn de la marca de un tercero. Ello es debido a que los requisitos para que prospere una demanda presentada en la vнa jurisdiccional (a la luz del Derecho espaсol de marcas) son diferentes a los requisitos para que prospere una demanda en el procedimiento administrativo.

D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resoluciуn en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Segъn el apartado 15 e) del Reglamento, “si despuйs de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declararб en su resoluciуn que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaraciуn de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (caso OMPI Case Nє. D2000-1224, Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., OMPI Caso Nє. D2000-1151, Goldline International, Inc. v. Gold Line), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por йl invocada: (OMPI Caso Nє. DBIZ 2002-00245, Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, caso OMPI Caso Nє. D2002-0754, Her Majesty the Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado (OMPI Caso Nє. D2000-0993, Smart Design LLC v. Carolyn Hughes).

Pues bien, este Experto Unico considera que no concurre ninguna de estas hipуtesis, y por ello entiende que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte de la Demandante.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto Unico desestima la Demanda.

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Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 20 de marzo de 2006