Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

VORTEX et TELEFUN contre Publidev et Romain Barissat

Litige n° D2006-0894

 

1. Les parties

Les requйrants sont VORTEX et TELEFUN, sociйtйs ayant leur siиge а Paris, France; reprйsentйs par le Cabinet Vittoz, France.

Les dйfendeurs sont Publidev, Oxford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Romain Barissat, Sиvres, France.

 

2. Noms de domaine et unitйs d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine :

<askyblog.com> ;

<dskyblog.com> ;

<skyblogf.com> ;

<skyblogh.com> ;

<skyblogt.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine <skyblogf.com> est Walela Brook, Inc.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine <skyblogh.com> est eNom, Inc.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine <skyblogt.com> est @Com Technology LLC (ATCOM Technology LLC).

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine <akyblog.com> est PublicDomainRegistry.com.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine <dskyblog.com> est Direct Information Pvt Ltd d/b/a WGB Registry, Inc.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par VORTEX et TELEFUN auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 13 juillet 2006.

En date du 14 juillet 2006, le Centre a adressй une requкte aux unitйs d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Direct Information Pvt Ltd d/b/a; PublicDomainRegistry.com; WGB Registry, Inc.; Walela Brook, Inc.; eNom, Inc.; @Com Technology LLC, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 8 aoыt 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 8 aoыt 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur.

Les requйrants ont indiquй au Centre que des nйgociations avec les dйfendeurs avaient йtй engagй et ont demandй la suspension de la procйdure, qui leur a йtй accordйe dans un premier temps jusqu’au 24 septembre 2006. Cette suspension a йtй renouvelйe а deux reprises, soit jusqu’au 23 novembre 2006. Les nйgociations ayant achoppй, la procйdure a йtй restaurйe.

Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse aprиs la derniиre suspension йtait le 26 novembre 2006. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 28 novembre 2006, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 6 dйcembre 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Langue de la procйdure

Les sociйtйs requйrantes ont demandй que cette procйdure administrative se dйroule en langue franзaise malgrй le fait que les contrats soient en langue anglaise. Elles soulignent que les noms de domaines concernent une station de radio basйe en France et que le contact (selon la base Whois) de la sociйtй Publidev est Romain Barissat dont l’adresse au registre ainsi que le numйro de tйlйphone sont en France. Les Dйfendeurs ont correspondu avec le Centre en franзais. En l’absence d’opposition, la Commission accepte de procйder en franзais, comme le permet le paragraphe 11(a) des Rиgles d’application.

 

5. Les faits

Les deux sociйtйs requйrantes sont des filiales du groupe franзais ORBUS. Vortex est йditrice du programme de radio SKYROCK, nom qui a fait l’objet de dйpфt de demandes de marques en France et dans l’Union europйenne. Elle gиre aussi le nom de domaine <skyblog.fr>. Telefun gиre les noms de domaine <skyblog.com> et <skyrock.com>.

Le mot « skyblog » est associй а un service de “weblog” ou “blog” sur Internet. Le service de blogs des sociйtйs requйrantes est au deuxiиme rang mondial dans ce type de service.

Au moment du dйpфt de la plainte, trois de cinq noms de domaine renvoyaient а des sites de blogs, y compris ceux opйrйs par des concurrents des requйrants et deux renvoyaient contenant des liens de nature plus gйnйrale.

 

6. Argumentation des parties

A. Requйrants

A l’appui de leur plainte, les Requйrants soutiennent que les noms de domaine sont identiques voire similaires au point de crйer un risque de confusion car ils reproduisent entiиrement la marque SKYBLOG en relation avec des blogs. Mкme si la marque SKYBLOG n’est qu’en cours d’enregistrement, les Principes directeurs permettent de demander le transfert d’un nom de domaine en se fondant sur une marque non enregistrйe. La marque SKYBLOG en relation avec un service de blog est trиs bien connue dans les milieux pertinents en France et citйe frйquemment dans la presse spйcialisйe.

Les dйfendeurs n’ont aucun intйrкt lйgitime а faire valoir sur la racine « sky » en relation avec un service de blog, ni le mot « skyblog ». Les noms de domaine sont similaires а la marque SKYBLOG а laquelle a йtй ajoutйe une lettre (soit a, d, f, h et t pour chacun des cinq noms de domaines visйs).

Les dйfendeurs ont enregistrй et utilisй les noms de domaine de mauvaise foi. En plus des liens а des sites concurrents, ce qui dйmontre une connaissance des sites des requйrants, les noms de domaine sont а vendre.

Les requйrants demandent que les enregistrements de noms de domaine soient radiйs.

B. Dйfendeurs

Les Dйfendeurs n’ont pas rйpondu sur le fond а la plainte des requйrants et leur dйfaut a йtй dыment constatй et notifiй. Les Dйfendeurs ont toutefois indiquй dans une communication avec les requйrants et le Centre qu’ils йtaient disposйs а transfйrer ou radier les noms de domaine et ont reconnu que ces noms de domaine leur reviennent “de droit”. Les nйgociations concernant ce transfert ou cette radiation ont йchouй non pas en raison d’une mauvaise foi quelconque des Dйfendeurs mais parce que les Requйrants ont insistй pour qu’un autre nom de domaine appartenant aux dйfendeurs et qui ne fait pas l’objet de cette procйdure (et qui ne contient pas la marque “skyblog”) leur soit transfйrй .

 

7. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles prйvoit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout principe ou rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que :

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

C’est au Requйrant de faire la preuve des trois йlйments йnoncйs ci-dessus (paragraphe 4 in fine). Toutefois, le paragraphe 14(b) prйcise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des prйsentes rиgles ou а une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriйes.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Cette premiиre partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, les Requйrants ont-ils fait la preuve qu’ils dйtiennent des droits dans une marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de prкter а confusion avec une marque dont les Requйrants sont titulaires?

Les Requйrants ont dйposй en preuve des demandes d’enregistrement qui remontent а 2002. Si ces demandes sont accordйes, elles pourront rйtroagir а la date de dйpфt de la demande. Voir Hфtels Unis de France c. Christopher Dent / Exclusivehotel.com Litige OMPI No. D2005-1194. Cependant, les demandes n’ont pas encore йtй accordйes (ce qui peut кtre le signe d’une procйdure d’opposition en cours, mais cela n’est pas du ressort de la prйsente procйdure).

Les requйrants ne peuvent pas non plus invoquer une protection naissant simplement de l’usage de leur marque comme c’est le cas en France et dans les pays de common law. On pourrait prйtendre que puisqu’il s’agit d’un service disponible sur Internet, donc dans le monde entier, on peut appliquer les rиgles de common law qui s’appliquent dans certains des pays ou le service est disponible. Cela requerrait au minimum une preuve crйdible d’opйrations dans un territoire pertinent (juridiction de common law), preuve qui n’a pas йtй fournie en l’espиce.

Plusieurs commissions administratives appelйes а appliquer les Principes directeurs ont reconnu la protection dйcoulant du droit relatif а la concurrence dйloyale dans des noms de personne par exemple. Voir Isabelle Adjani c. Second Orbit Communications, Inc., Litige OMPI No. D2000-0867; Billy Connolly c. Anthony Stewart, Litige OMPI No. D2000-1549; Alain Delon Diffusion S.A. c. Unimetal Sanayi ve Tic A.S., Litige OMPI No. D2000-0989; Julia Fiona Roberts c. Russell Boyd, Litige OMPI No. D2000-0210; Jeanette Winterson c. Mark Hogarth, Litige OMPI No. D2000-0235; Dr. Michael Crichton c. In Stealth Mode, Litige OMPI No. D2002-0874; Daniel C. Marino, Jr. c. Video Images Productions, et al. Litige OMPI No. D2000-0598; Israel Harold Asper c. Communication X Inc, Litige OMPI No. D2001-0540; Ahmanson Land Company c. Save Open Space and Electronic Imaging Systems, Litige OMPI No. D2000-0858; Rosa Montero Gallo c. Galileo Asesores S. L., Litige OMPI No. D2000-1649; et Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Litige OMPI No. D2000-0859. Dans Rosa Montero Gallo c. Galileo Asesores S.L., prйcitйe, l’expert Antonio Millй a bien expliquй la nature de cette protection dans les pays de tradition civiliste, mais son analyse portait surtout sur les noms de personnalitйs connues (ce qui n’est pas applicable en l’espиce). Selon lui il faut interprйter les Principes directeurs de faзon large et libйrale dans le cas de disfonctionnements rйsultant de la volontй de personnes qui enregistrent des noms de domaine pour crйer de la confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet.

Par ailleurs, il est bien йtabli que la prйsence du dйlit de commercialisation trompeuse (plus communйment appelй “passing off”) est suffisante pour faire naоtre un droit de la nature d’une “marque non enregistrйe” et que ce droit est suffisant pour invoquer l’application des Principes directeurs, il pourrait sembler logique de traiter la protection d’une “marque” en droit de la concurrence dйloyale et parasitaire (art. 1382 du Code civil franзais) de la mкme faзon.¹ Il peut кtre utile de lire une dйcision de la Cour suprкme du Canada, qui analyse en profondeur les liens entre le passing off de common law et le droit de la concurrence dйloyale (voir Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., dйcision du 29.10.1992²).

Cependant, la Commission n’est pas disposйe а йtendre le concept de “marque” employй dans les Principes directeurs de cette faзon, soit en crйant une йquipollence entre, d’une part, les principes de common law et, d’autre part, toute violation potentielle des rиgles de concurrence dйloyale en droit civil. Les principes de passing off sont bien intйgrйs au droit de marques en common law (donc pour les marques mкme non enregistrйes), mais il n’en va pas de mкme du droit de la concurrence dйloyale dans les pays de tradition civiliste.

Cela dit, certaines “marques non enregistrйes” sont protйgйes en droit franзais et europйen, car les principes dйcoulant de l’art. 6bis de la Convention de Paris y sont applicables. Cet article prйvoit notamment ce qui suit :

(1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la lйgislation du pays le permet, soit а la requкte de l’intйressй, а refuser ou а invalider l’enregistrement et а interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de crйer une confusion, d’une marque que l’autoritй compйtente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y кtre notoirement connue comme йtant dйjа la marque d’une personne admise а bйnйficier de la prйsente Convention et utilisйe pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de mкme lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de crйer une confusion avec celle–ci.

L’application de l’art. 6bis sans nйcessitй d’un enregistrement a йtй reconnue en droit franзais et europйen. L’article L711-4 a) du Code de la propriйtй intellectuelle prйvoit en effet que

“Ne peut кtre adoptй comme marque un signe portant atteinte а des droits antйrieurs, et notamment а une marque antйrieure enregistrйe ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriйtй industrielle.”

On pourrait citer йgalement l’art L713-5 :

“L’emploi d’une marque jouissant d’une renommйe pour des produits ou services non similaires а ceux dйsignйs dans l’enregistrement engage la responsabilitй civile de son auteur s’il est de nature а porter prйjudice au propriйtaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiйe de cette derniиre.
Les dispositions de l’alinйa prйcйdent sont applicables а l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriйtй industrielle prйcitйe.”

S’agissant du droit europйen, l’art. 4(2)d) de la Premiиre directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 dйcembre 1988, rapprochant les lйgislations des Йtats membres sur les marques³ prйcise que l’expression “marque antйrieure” comprend notamment “les marques qui, а la date de dйpфt de la demande de marque, ou, le cas йchйant, а la date de la prioritй invoquйe а l’appui de la demande de marque, sont ‘notoirement connues’ dans l’Йtat membre au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris”. L’article 8(2)c) du Rиglement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 dйcembre 1993 sur la marque communautaire emploie la mкme dйfinition aux fins du mйcanisme d’opposition а l’enregistrement. L’article 8(5) de ce mкme Rиglement reconnaоt la protection des marques qui “jouissent d’une renommйe dans la Communautй”.

On notera йgalement les articles 2 et 3 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives а la protection des marques notoires adoptйe par l’Assemblйe de l’Union de Paris pour la protection de la propriйtй industrielle et l’Assemblйe gйnйrale de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (OMPI) а la trente-quatriиme sйrie de rйunions des assemblйes des Йtats membres de l’OMPI (20 au 29 septembre 1999). L’article 2(1) b) йnonce des facteurs а prendre en compte pour dйterminer la notoriйtй d’une marque et l’art. 2(2) a) prйcise la notion de “secteurs concernйs du public”. Ces principes ont йtй utilisйs notamment par la Cour europйenne de justice dans une affaire General Motors Corp v. Yplon SA.⁴

Enfin l’art. 3. demande aux Йtats membres de protйger “les marques notoires contre les marques, signes distinctifs d’entreprise ou noms de domaine qui sont en conflit avec elles, au moins а compter du moment oщ elles sont devenues notoires dans l’Йtat membre considйrй”.

On peut aussi mentionner dans ce contexte la rйsolution adoptйe par le Comitй Exйcutif de l’AIPPI tenu а Barcelone en 1990⁵ concernant la “Protection des marques notoires non enregistrйes (Art. 6bis de la Convention de Paris) et la protection des marques de haute renommйe”. Le paragraphe A de cette rйsolution propose de dйfinir comme marque notoire toute “marque connue d’une large fraction des milieux concernйs par la production ou le commerce ou l’utilisation des produits en cause et qui est clairement perзue comme indiquant une origine particuliиre de ces produits… dans le territoire oщ la protection est recherchйe”. La Rйsolution distingue les marques notoires, qui sont celles connues d’une large fraction du public concernй, des marques “de haute renommйe” (“marks having a high reputation”, en anglais, “berьhmte Marke” en allemand), qui sont celles qui sont connues d’une large fraction du public en gйnйral. Les paragraphes 6 et 7, qui s’appliquent aux marques “de haute renommйe” ajoutent que la “protection d’une marque de haute renommйe ne doit pas dйpendre de son enregistrement dans le territoire concernй” et qu’une “telle protection йlargie accordйe а une marque de haute renommйe doit кtre considйrйe comme exceptionnelle et doit кtre limitйe а la protection contre l’usurpation par usage ou enregistrement”. Enfin, la Rйsolution prйcise que les tribunaux doivent tenir compte de la mauvaise foi du dйfendeur, ce qui accroоt le degrй de parallйlisme entre la protection des marques notoires et les Principes directeurs.

La Commission conclut donc que pour les fins d’application des Principes directeurs а une “marque non enregistrйe” ne bйnйficiant pas de la protection de common law, il faut dйmontrer la notoriйtй de la marque au sens l’article 6bis. Cette conclusion semble correspondre а celle de commissions administratives antйrieures. Voir par exemple les affaires ISL Marketing AG, and the Union des Associations Europйennes de Football c. The European Unique Resources Organisation 2000 B.V., Litige OMPI No. D2000-0230, et SOPAL society c. PACKALPHA Litige OMPI No. D2004-0568, dans laquelle l’expert Martine Dehaut a analysй le droit applicable comme suit :

“En l’absence de dйpфt ou d’enregistrement de marque portant sur le signe SOPAL, le Requйrant a йgalement invoquй, а l’appui de sa plainte, un droit sur la marque SOPAL non enregistrйe, en se rйfйrant dans sa plainte а l’expression ‘common law brand’.

“L’acquisition du droit sur la marque par l’usage, auquel se rйfиre le Requйrant par la mention de ‘common law brand’, est limitйe а certaines juridictions de droit anglo-saxon. A cet йgard, la Commission note que le Requйrant n’a pas prйcisй le ou les territoires dans lesquels il aurait acquis un droit de ‘common law’ sur la marque SOPAL.

“Par ailleurs, s’il est vrai que certaines dйcisions, invoquйes par le Requйrant, reconnaissent la lйgitimitй de plaintes fondйes sur un nom patronymique cйlиbre, c’est uniquement aprиs avoir constatй que lesdits noms patronymiques donnaient йgalement naissance а un droit de marque de common law.

“En France, si l’on excepte le cas particulier des marques dites ‘notoires’, protйgйes au titre de l’Article 6bis de la Convention d’Union de Paris, le droit de marque s’acquiиre exclusivement par l’enregistrement.”

L’expert avait ensuite notй que l’affaire aurait dы кtre soumise а un tribunal franзais. Il en va de mкme en l’espиce.

En effet, la Commission doit disposer d’йlйments lui permettant d’identifier la marque des Requйrants comme marque notoirement connue. L’article 6bis note que cette reconnaissance doit provenir de “l’autoritй compйtente du pays de l’enregistrement ou de l’usage”. Aucune dйmonstration de cette nature n’a йtй faite. Au contraire, la Commission note un dйlai de quatre ans depuis le dйpфt des demandes d’enregistrement. La propriйtй de la marque si elle existe (Requйrants ou ORBUS) n’est pas йtablie non plus dans la preuve dйposйe par les Requйrants.

En tenant compte de cet aveu et de la preuve dйposйe, la Commission conclut que la notoriйtй de la marque non enregistrйe n’a pas йtй dйmontrйe. La Commission ne peut donc pas conclure en faveur des Requйrants sur ce premier йlйment.

Il n’est pas nйcessaire de poursuivre l’analyse, mais la Commission tient nйanmoins а souligner qu’elle n’aurait eu aucune hйsitation а conclure que les Requйrant sont dйmontrй l’absence d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur aux noms de domaine et que les Dйfendeurs ont enregistrй et utilisй les noms de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b) des Principe directeurs.

La prйsente dйcision ne porte aucunement atteinte aux droits des Requйrants d’intenter une procйdure judiciaire concernant les noms de domaine litigieux.

 

7. Dйcision

Pour les raisons йnoncйes ci-dessus, la Commission administrative dйcide que les Requйrants n’ont pas dйmontrй qu’ils sont titulaires de la marque SKYBLOG.

En consйquence, conformйment au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, la Commission rejette la plainte.

---

Daniel J. Gervais
Expert Unique

Le 20 dйcembre 2006

---

¹ Il en irait vraisemblablement autrement si les dйfendeurs avaient pu dйmontrer une utilisation antйrieure (voir Les Йditions en Direct contre Monsieur Mickael Query, Litige OMPI n° D2002–0464).

² [1992] 3 R.C.S. 120.

³ JO CE n° L 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif : JO CE n° L 207 du 19.7.1989, p. 44.

⁴ C-375/97 (“Chevy”).

⁵ Annuaire 1991/I, pages 271 - 273 Q100.