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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ladbrokes International Limited v. Hostinet, S.L.

Caso No. DES2006-0002

1. Las Partes

La parte demandante es Ladbrokes International Limited, con domicilio en Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaсa e Irlanda del Norte y representada por Roeb y Cнa., S.L., Madrid, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Hostinet, S.L., con domicilio en Bilbao, Espaсa (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ladbrokes.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demandante presentу el escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de abril de 2006. El 7 y el 13 de abril de 2006, el Centro enviу a la Entidad Registradora, por medio de correo electrуnico, sendas solicitudes de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio.

El 17 y el 19 de abril de 2006, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn del mismo.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con el artнculo 7 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2006. De conformidad con el artнculo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 19 de mayo de 2006. No obstante, transcurrido dicho plazo la Demandada no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу a la Demandada su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 23 de mayo de 2006.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el 7 de junio de 2006, recibiendo la correspondiente declaraciуn de aceptaciуn y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas aplicables al presente procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad con sede en Gibraltar que forma parte de la divisiуn de apuestas y juegos de azar del grupo Hilton, una de las cadenas hoteleras mбs importantes del mundo.

El grupo de empresas Ladbrokes, en la que se integra la Demandante, cuenta con una amplia infraestructura a nivel internacional en la corredurнa de apuestas deportivas en general. En este sentido, el mencionado grupo de empresas es titular de licencias para el desarrollo de actividades de apuestas y juegos de azar en Europa, Latinoamйrica, Estados Unidos, Sudбfrica y Oriente Medio.

La Demandante centra sus actividades particularmente en la oferta de servicios de apuestas a travйs de medios electrуnicos y, en especial, de Internet. Para ello, la Demandante ha desarrollado y explota una pбgina web global de apuestas, la cual se encuentra disponible en catorce versiones idiomбticas distintas –incluyendo una en espaсol-. A travйs de dicha pбgina web, la Demandante ofrece servicios de apuestas orientadas directamente a las actividades deportivas que se desarrollen en el lugar desde el cual el usuario de Internet acceda a dicha pбgina web.

De acuerdo con la documentaciуn aportada en la Demanda, la Demandante ha realizado numerosas campaсas de publicidad de su marca LADBROKES a nivel internacional y, especialmente, en Espaсa. Asimismo, a efectos de promocionar dicha marca, ha patrocinado diversas actividades y equipos deportivos, entre los que cabe destacar al equipo de fъtbol profesional inglйs Manchester United.

Para el desarrollo de sus actividades en la Comunidad Europea la Demandante ha registrado y utiliza las siguientes marcas comunitarias:

(i) Marca comunitaria nє 4421681 “Ladbrokes” concedida en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclator Internacional;

(ii) Marca comunitaria nє 4416194 “Ladbrokes Xtra” concedida en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclator Internacional.

Asimismo, la Demandante es titular de los siguientes registros de marca ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas:

(i) Marca espaсola nє 1811390 “Euro Fъtbol de Ladbrokes” concedida en clase 16 del Nomenclator Internacional;

(ii) Marca espaсola nє 1811391 “Euro Fъtbol de Ladbrokes” concedida en clase 35 del Nomenclator Internacional;

(iii) Marca espaсola nє 1811392 “Euro Fъtbol de Ladbrokes” concedida en clase 36 del Nomenclator Internacional; y

(iv) Marca espaсola nє 2598447 “Euro Fъtbol de Ladbrokes” concedida en clase 41 del Nomenclator Internacional.

B. La Demandada

La Demandada es una sociedad espaсola que, entre otros, presta servicios de registro de nombres de dominio. En particular, cabe destacar que la Demandada desarrolla funciones de agente registrador de nombres de dominio “.es” por delegaciуn de Red.es.

Cabe seсalar que, de acuerdo con la informaciуn y documentaciуn aportadas por la Demandante, el Nombre de Dominio fue originalmente registrado por otra persona, la cual, tras ser requerida por la Demandante para transferirlo a favor de aquйlla, procediу en cambio a transferirlo a favor de la Demandada.

Este Experto, no obstante, no ha podido obtener mбs informaciуn sobre la Demandada ni sobre las circunstancias en las que obtuvo el Nombre de Dominio, puesto que la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en este procedimiento de forma alguna.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de noviembre de 2005, sin que haya estado vinculado a pбgina web alguna desde su registro.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

(i) Que es titular de diversas marcas comunitarias basadas en la denominaciуn “Ladbrokes”, asн como de las marcas espaсolas basadas en la denominaciуn “Euro Fъtbol de Ladbrokes”. De hecho, la denominaciуn “Ladbrokes” constituye el signo distintivo bбsico por medio del que desarrolla sus actividades a nivel internacional, habiendo sido registrado como marca en mбs de sesenta jurisdicciones. Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, del Nombre de Dominio <Ladbrokes.com>, el cual se encuentra vinculado a la pбgina web oficial de la Demandante, la cual ofrece en catorce versiones distintas (entre las cuales se cuenta una especнficamente dirigida al pъblico espaсol) sus servicios de apuestas deportivas;

(ii) Que la denominaciуn “Ladbrokes” debe ser considerada como una marca renombrada en el sentido previsto por el artнculo 8.3 de la Ley espaсola 17/2001 de marcas, dada su implantaciуn internacional y la promociуn en Espaсa de las actividades de apuestas deportivas bajo la denominaciуn “Ladbrokes”;

(iii) Que el Nombre de Dominio es idйntico a la marca comunitaria “Ladbrokes” y confusamente similar a las demбs marcas espaсolas y comunitarias basadas en la denominaciуn “Ladbrokes” de las que la Demandante es titular;

(iv) Que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de solicitud o registro de signo distintivo alguno con efectos en Espaсa basado en la denominaciуn “Ladbrokes”, no ha desarrollado pбgina web alguna asociada con el Nombre de Dominio y, por ъltimo, su denominaciуn social es completamente distinta al tйrmino “Ladbrokes;

(v) Que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe pues, a pesar de ser un agente registrador de dominios “.es” acreditado por Red.es, incluyу informaciуn deliberadamente errуnea en la base de datos Whois y porque, una vez habнa sido requerido por la Demandante sobre la ilicitud del registro del Nombre de Dominio, procediу a modificar los datos de registro del mismo a efectos de simular una falsa transferencia a favor de un tercero. En particular, la Demandante indica que el Nombre de Dominio fue transferido a otro agente registrador acreditado por Red.es, prevaliйndose de la posiciуn que dicha acreditaciуn les ofrecнa; y

(vi) Que la Demandada ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio puesto que, a pesar de que todavнa no se ha vinculado a actividad alguna, es imposible imaginar un uso legнtimo del mismo teniendo en cuenta la categorнa de agente registrador acreditado por Red.es que ostenta la Demandada. Igualmente, indica la Demandante que cualquier actividad que potencialmente se desarrollara utilizando el Nombre de Dominio supondrнa una infracciуn de los derechos de la Demandante, especialmente teniendo en cuenta la notoriedad de la marca “Ladbrokes” tanto a nivel espaсol como internacional.

B. Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en forma alguna en el marco del presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular.

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho anбlisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaciуn de las circunstancias aplicables a este caso, se servirб de la interpretaciуn dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio, la cual ha servido de base para la elaboraciуn del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisiуn en el Caso OMPI No. DES2006-0001, Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani y en el Caso OMPI No. DES2006-0003, Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibйria, S.A. v. Maxtersolutions C.B.).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idйntico o confusamente similar con una denominaciуn sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyйndose dentro de la definiciуn de dicho concepto establecida por el artнculo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espaсa. En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca comunitaria “Ladbrokes”, la cual debe considerarse idйntica al Nombre de Dominio.

La inclusiуn del sufijo “.es” al Nombre de Dominio no debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraciуn tйcnica actual del sistema de nombres de dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en el Caso OMPI Nє. D2000-0812, New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth; en el Caso OMPI Nє. D2003-0172, A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night o en el Caso OMPI No. D2005-1029, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn v. Oscar Espinosa Comin.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas vinculadas a nombres de dominio, se ha venido identificando tres supuestos -de carбcter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el correspondiente demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza legнtimamente. En concreto, tales supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en cuestiуn o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii) Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas del demandante afectado.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por la Demandante, este Experto considera que:

(i) La Demandada no ha utilizado en modo alguno el Nombre de Dominio ni se ha personado en el presente procedimiento a fin de acreditar la vinculaciуn del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. De hecho, la conducta de la Demandada consistente en aceptar la titularidad del Nombre de Dominio de su titular originario, una vez йste fue requerido por la Demandante, sumada al carбcter inequнvocamente distintivo del Nombre de Dominio, excluyen completamente la eventual existencia de un uso lнcito de aquйl por parte de la Demandada;

(ii) Dado el carбcter inequнvocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y la denominaciуn social de la Demandada, parece igualmente obvio que la Demandada en ningъn momento ha sido conocida bajo la denominaciуn “Ladbrokes”, para cuyo uso tampoco habнa sido autorizada por parte de la Demandante.

(iii) Difнcilmente podrнa considerarse que la Demandada ha hecho un uso legнtimo u ostenta un interйs legнtimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequнvoco a las marcas basadas en la denominaciуn “Ladbrokes” de las que la Demandante es titular, sin que cupiera razonablemente un uso por parte de la Demandada que no constituyera una infracciуn de los derechos de la Demandante.

Asimismo, este Experto quiere poner especialmente de relieve el hecho de que la Demandada ostenta la calidad de agente registrador acreditado por Red.es. Tal y como se analizarб en el punto siguiente de la presente decisiуn, dicha calidad combinada con el registro de un nombre de dominio sobre el que no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno constituye una actuaciуn especialmente grave, sin que concurra circunstancia alguna que permita llegar a otra conclusiуn.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

A efectos de evaluar la conducta de la Demandada respecto al Nombre de Dominio, este Experto considera especialmente relevante tener en cuenta su posiciуn de agente registrador acreditado ante Red.es. En efecto, dicha condiciуn le coloca en una posiciуn en la que cabe exigir una diligencia y buena fe especнficamente basada en su posiciуn privilegiada, al contar con unos medios y conocimientos sobre el sistema de nombres de dominio superiores a los de cualquier otro usuario de Internet.

De hecho, esta exigencia de especial diligencia se encuentra especнficamente recogida en diversas clбusulas del contrato que la Demandada firmу en su dнa con Red.es para poder ejercer sus funciones de agente registrador de dominios “.es”. En particular, debe recordarse que el mencionado contrato establece, entre otras, las siguientes obligaciones para el agente registrador:

(i) No utilizar las herramientas o aplicaciones que Red.es ponga a su disposiciуn, ni la informaciуn a la que pueda acceder mediante las mismas, para un fin propio distinto al del contrato (clбusula 3.1.4. del contrato);

(ii) No adquirir nombres de dominio para los propios intereses particulares del agente (clбusula 3.2 del contrato); e

(iii) Informar de forma inmediata al registro si en el ejercicio de sus funciones llegara a conocer que algъn solicitante pretende obtener o ha obtenido la asignaciуn de un nombre de dominio con fines especulativos o intentando eludir el cumplimiento de la normativa aplicable en este бmbito (clбusula 3.4).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que la Demandada, al aceptar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio de su registrante original , debнa haber constatado la sospecha sobre la legitimidad de dicho registro, dada la obvia correspondencia entre el mismo y las marcas titularidad de la Demandante, y haber actuado de un modo distinto a fin de asegurar el cumplimiento tanto del Reglamento como del contrato firmado en su dнa con Red.es.

Si a ello se le suma el hecho de que la Demandada no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el Nombre de Dominio y que no ha mostrado la menor preocupaciуn en contestar las alegaciones hechas en su contra por la Demandante en el marco del presente procedimiento, no cabe sino concluir que la Demandada registrу de mala fe el Nombre de Dominio, en el sentido previsto por el Reglamento.

Por otra parte, cabe seсalar que la evidente correspondencia existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante hace imposible imaginar un uso del Nombre de Dominio que no supusiera una infracciуn de los derechos de aquйlla.

De este modo, debe concluirse que la Demandante ha probado adecuadamente la concurrencia en este caso del tercero de los elementos requeridos por el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <ladbrokes.es> sea transferido a la Demandante, como titular de derechos previos en el sentido del Artнculo 2 del Reglamento.

Albert Agustinoy Guilany
Experto

Fecha: 22 de junio de 2006