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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibйria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.

Caso No. DES2006-0003

1. Las Partes

Las Demandantes son Ferrero, S.p.A, Pino Torinese, Italia, y Ferrero Ibйrica, S.A., El Prat de Llobregat, Espaсa, representadas por Cuatrecasas Abogados, Espaсa.

La Demandada es MAXTERSOLUTIONS C.B., Cбceres, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <ferreroroche.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 13 de abril de 2006. El 19 de abril de 2006 el Centro enviу a ESNIC, via correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 19 de abril de 2006 ESNIC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los Artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de abril de 2006. De conformidad con el pбrrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 15 de mayo de 2006. La Demandada no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу a la Demandada su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 17 de mayo de 2006.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 29 de mayo de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

Ferrero S.p.A. es una compaснa italiana que fabrica y distribuye a nivel internacional productos alimenticios y, particularmente, dulces y bombones, productos que son distribuidos en Espaсa por Ferrero Ibйrica, S.A..

Ferrero S.p.A. es titular de numerosos registros internacionales de la marca FERRERO ROCHER, con efectos en Espaсa y cuya prioridad se remonta al aсo 1984. El renombre internacional de esta marca tambiйn queda debidamente acreditado en la demanda.

Las Demandantes son titulares de diversos registros de nombres de dominio, a saber:

<ferrerorocher.es>, de Ferrero Ibйrica, S.A., de fecha 21.12.2001;

<ferrerorocher.com.es>, de Ferrero Ibйrica, S.A., de fecha 28.07.2003;

<ferrero.es>, de Ferrero Ibйrica, S.A., de fecha 23.04.1998;

<ferrero.com.es>, de Ferrero Ibйrica, S.A., de fecha 29.07.2003;

<ferrerorocher.com>, de Ferrero S.p.A., de fecha 11.05.2000;

<ferrero-rocher.com>, de Ferrero S.p.A., de fecha 26.02.2000;

<ferrerorocher.net>, de Ferrero S.p.A., de fecha 19.12.2001;

<ferrerorocher.info>, de Ferrero S.p.A., de fecha 24.08.2001;

<ferrerorocher.biz>, de Ferrero S.p.A., de fecha 19.11.2001.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el dнa 21 de noviembre de 2005 y ha estado vinculado a una pбgina web desde la que se ha venido ofreciendo pъblicamente en venta, invitando a cualquier interesado a hacer una oferta por medio de un sitio web gestionado por otra empresa.

La Demandada se define en su pбgina web como una empresa especializada en el desarrollo y alojamiento de sitios web y la prestaciуn de otros servicios vinculados a Internet.

En el sitio web <maxdetodo.com> se incluye una relaciуn de los sitios web creados y/o gestionados por la Demandada. Entre otros, se incluye un enlace a un sitio web llamado <compramosdominios.com>, en el cual se ofrecen pъblicamente en venta una larga relaciуn de nombres de dominio. Entre йstos, e incluido en una secciуn denominada “Escaparate” (en la que se destacan los nombres de dominio potencialmente mбs interesantes), se encuentra el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.

Que en el mencionado sitio web la Demandada ofrece igualmente en venta una serie de nombres de dominio .ES correspondientes a marcas de terceros. A modo de ejemplo, cabe destacar los siguientes: <googletravel.es>, <grammylatinos.es>, <googlemania.es> o <premiosgrammy.com>.

Que el 14 de marzo de 2006 las Demandantes remitieron un requerimiento, por burofax, informando a la Demandada sobre la lesiуn de sus derechos anteriores.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes, en resumen, alegan lo siguiente:

- Que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusiуn con las marcas FERRERO ROCHER;

- Que la Demandada decidiу registrar el Nombre de Dominio “ferreroroche” (sin la “r” final y sin espacio entre las palabras “ferrero” y “roche”) a sabiendas de la generalizada pronunciaciуn que de las marcas de las Demandantes suele hacerse por parte de los consumidores. De este modo, la Demandada garantizaba hacerse con un nombre dominio extremadamente confundible con los derechos de las Demandantes y a su vez sumamente atractivo para su puesta en venta;

- Que introduciendo las palabras “Ferrero Roche” en el motor de bъsqueda Google, los resultados se refieren a las marcas de las Demandantes;

- que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio;

- Que en ningъn momento las Demandantes han autorizado en modo alguno a la Demandada a utilizar sus marcas FERRERO ROCHER o a registrarlas como Nombre de Dominio;

- Que, desde un principio, el Nombre de Dominio se ha encontrado vinculado a una pбgina web en la que se ofrecнa pъblicamente a la venta, siendo imposible considerar este uso como una “oferta de buena fe de productos o servicios”;

- Que la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaciуn FERRERO ROCHE; y

- Que, en definitiva, el Nombre de Dominio ha sido registrado y usado de mala fe y solicita, por lo tanto, que se transfiera el Nombre de Dominio a Ferrero Ibйrica, S.A.

B. Demandada

La Demandada no se personу en este procedimiento y, consecuentemente, no contestу a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

Es aplicable a este tipo de procedimientos el Derecho espaсol y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes espaсolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Conforme al Artнculo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artнculo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Ademбs, conforme a su Artнculo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica”. Y, segъn el Artнculo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaciуn, en su Artнculo 11, se establecen lнmites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte de la Demandada

Ha quedado acreditado que la Demandada no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el Artнculo 16.e) del Reglamento, el Experto resolverб la controversia basбndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn de la Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada. Asн se viene interpretando en numerosas decisiones de Grupos de Expertos de la OMPI (“Doctrina”, a estos efectos) al aplicar la Polнtica Uniforme (de la ICANN) de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, que ha servido de base al Reglamento correspondiente a los nombres de dominio “.es” (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI Nє D2000-0277; Bodega Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez , Caso OMPI Nє D2001-1183, y Retevisiуn Movil S. A. vMiguel Menйndez, Caso OMPI Nє D2001-1479, entre otros).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda.

De acuerdo en el Artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que las Demandantes tienen derechos previos; 2) la Demandada carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

A. Derechos previos

El Reglamento, en su Artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas en Espaсa. En el presente procedimiento han sido acreditados estos derechos; en particular como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), el derecho a la marca FERRERO ROCHER.

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, recordemos que el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento se compone de la denominaciуn “ferreroroche”, por lo que no es idйntico a la marca antes citada. Ahora bien, fonйticamente son ambas denominaciones prбcticamente idйnticas y, en cualquier caso, la “r” final de la marca FERRERO ROCHER, que no figura en el Nombre de Dominio, no representa una diferencia sustancial. Ademбs, cabe destacar que las Demandantes han aportado pruebas de confusiones reales, lo que resulta obvio, pues la marca FERRERO ROCHER se pronuncia por la mayorнa de los espaсoles sin que el sonido de la referida “r” resulte perceptible; esto sucede principalmente en determinadas zonas de Espaсa (Andalucнa, Extremadura o Murcia), donde se ha pronunciado tradicionalmente sustituyendo la pronunciaciуn de la letra “r” por un acento tуnico en la ъltima sнlaba de la palabra “Rocher” (pronunciado “Rochй”).

Por tanto, el Experto considera fuera de toda duda que existe una semejanza entre ambos signos susceptible de crear confusiуn, ya que la partнcula “es” carece de relevancia a estos efectos, como reiteradamente viene sosteniendo la doctrina. Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2, concretamente en el pбrrafo que define cuбndo un registro de Nombre de Dominio es especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legнtimos

Se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias –a tнtulo meramente enunciativo, no limitativo- pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio.

Aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos. Como queda dicho, en este caso la Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Ha quedado acreditado que la Demandada no tiene ningъn vнnculo con las Demandantes ni ha sido autorizada en modo alguno por aquйllas para registrar el Nombre de Dominio.

La Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaciуn “Ferrero Roche”.

Por otra parte, las marcas FERRERO ROCHER de las Demandantes se han convertido en una referencia en el mercado espaсol e internacional. La denominaciуn FERRERO ROCHER no tiene una significaciуn genйrica en castellano ni en cualquier otra lengua, sino que se refiere expresa y unнvocamente a las marcas “FERRERO ROCHER”. Asimismo, por su especificidad y notoriedad, la denominaciуn “FERRERO ROCHER” solamente puede entenderse referida a las Demandantes.

Por todo lo que antecede, el Experto considera que la Demandada conocнa perfectamente la existencia de las marcas “Ferrero Rocher” de las Demandantes y que el registro de un nombre de dominio casi idйntico a las mismas no respondнa a la voluntad de utilizarlo en relaciуn con sus propias actividades, sino a una clara intenciуn de aprovecharse de la notoriedad de las mencionadas marcas. Esta impresiуn se refuerza si se tiene en cuenta que la Demandada tambiйn ha registrado otros nombres de dominio correspondientes a otras marcas notorias ajenas(<googletravel.es>, <grammylatinos.es> o <googlemania.es>) que, al igual que sucediу en el caso del Nombre de Dominio, estб ofreciendo pъblicamente en venta.

En efecto, es importante recordar que tambiйn ha quedado acreditado que, desde un principio, el Nombre de Dominio ha estado vinculado a una pбgina web en la que se ofrecнa pъblicamente a la venta y, por tanto, no procede considerar este uso como una “oferta de buena fe de productos o servicios”.

Por tanto, siendo evidente que la Demandada podrнa haber optado por cualquier otro Nombre de Dominio que no guardase semejanza (rayana en la identidad en este caso) con la marca FERRERO ROCHER y, teniendo en cuenta la documentaciуn de prueba aportada con la Demanda, este Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En el presente caso, las Demandantes han aportado abundantes pruebas que acreditan la notoriedad o renombre de la marca FERRERO ROCHER. Y hemos de tener en cuenta que este tipo de marcas gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

Un uso consistente en la oferta pъblica en venta del Nombre de Dominio constituye un caso flagrante de uso de mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el carбcter notorio de las marcas afectadas.

Asimismo, el uso dado al Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituye una clara infracciуn no tan sуlo del Reglamento, sino tambiйn de las condiciones aplicables a la asignaciуn y gestiуn de nombres de dominio .ES, aceptadas por su parte en el momento del registro. En particular, el registro del Nombre de Dominio constituye una clara infracciуn del punto 10 de las mencionadas condiciones, el cual establece: “De acuerdo con su conocimiento, el uso del nombre de dominio no viola los derechos de terceros”.

En este punto procede recordar que la Demandada tambiйn ha registrado y ofrece en venta otros nombres de dominio semejantes a marcas famosas de terceros, lo que igualmente se ha de considerar como un indicio de mala fe. En efecto, la Doctrina viene interpretando que el registro indiscriminado de nombres de dominio constituye un indicio de mala fe, sobre todo si se trata de marcas como las citadas mбs arriba (por ejemplo, Eresmбs Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M. Garcнa, Caso OMPI Nє D2001-0949, Gestevisiуn Telecinco, S.A. v. D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI Nє D2002-0137 <tele5.com> y Lycos Espaсa Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI Nє D2004-0434).

Por ъltimo, procede tener en cuenta que las Demandantes remitieron, por burofax, a la Demandada un requerimiento, instбndole a respetar sus derechos sobre la marca FERRERO ROCHER y a resolver la controversia de forma voluntaria. La falta de respuesta a tal requerimiento tambiйn pone de manifiesto la nula predisposiciуn de aquйlla a evitar el presente procedimiento, circunstancia йsta que abunda en la ausencia de buena fe por parte de la Demandada.

En conclusiуn, la actuaciуn de la Demandada respecto al registro y uso del Nombre de Dominio sуlo puede considerarse basada en criterios de mala fe, comportando el cumplimiento de la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ferreroroche.es> sea transferido a Ferrero S.p.A., por ser la titular de los derechos previos a que alude el Reglamento en su Artнculo 2.

Antonia Ruiz Lуpez
Experto Ъnico

Fecha: 14 de junio de 2006