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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. Miquel Oms Espinosa

Caso N° DES2006-0022

1. Las Partes

La Demandante es Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras, con domicilio en Rнo de Janeiro, Brasil representada por Elzaburu, Espaсa.

El Demandado es Miquel Oms Espinosa con domicilio en Barcelona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <petrobras.es>.

El registro del citado nombre de dominio lo efectuу directamente ante ESNIC el Demandado sin intervenciуn de agente registrador.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el ”Centro”) el 8 de septiembre de 2006. El 13 de septiembre de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. Con igual fecha ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

De conformidad con los artнculos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de septiembre de 2006. De conformidad el artнculo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 15 de octubre de 2006.

El Demandado contestу la Demanda el 12 de octubre de 2006.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 27 de octubre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la Demanda y en la Contestaciуn de la Demanda no son contenciosos por las partes por lo que este Experto los tiene por verdaderos:

El Demandante es titular de los siguientes signos distintivos que incluyen la menciуn “petrobras”:

- Marca comunitaria 3068211 PETROBRAS, en clases 1, 4, 35, 39 y 42.

- Marca comunitaria 3080141 PETROBRAS, en clases 37 y 43

- Marca espaсola 2372683 PETROBRAS (mixta), en clase 1.

- Marca espaсola 2372684 PETROBRAS (mixta), en clase 4

- Marca espaсola 2372685 PETROBRAS (mixta), en clase 35

- Marca espaсola 2372686 PETROBRAS (mixta), en clase 37

- Marca espaсola 2372687 PETROBRAS (mixta), en clase 39

- Marca espaсola 2372688 PETROBRAS (mixta), en clase 40

- Marca espaсola 2372689 PETROBRAS (mixta), en clase 42

El Demandado no ha utilizado el nombre de dominio por no dirigirlo, en la actualidad, a una pбgina web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los argumentos del Demandante para solicitar la transferencia del nombre de dominio en conflicto son los que siguen:

La Demandante, en tanto titular de numerosos registros de marca PETROBRAS en diversos paнses, Espaсa entre otros, es comъnmente conocida con la denominaciуn PETROBRAS, a nivel internacional.

Argumenta que el nombre de domino en conflicto es idйntico a la marca PETROBRAS sobre el que el demandante ostenta los citados derechos registrales, si se prescinde del dominio territorial de primer nivel “.es”.

Por lo demбs, el nombre de dominio ni se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni йste ha sido comъnmente conocido como “PETROBRAS”, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Por esta razуn se le remitiу un requerimiento de transferencia del mismo.

Que el Demandado reaccionу, al requerimiento enviado por la Demandante con la solicitud de registro de marca espaсola “PETROBRAS” en una clase libre. Que sin duda, el ъnico fin de iniciar dicho procedimiento era el de poder invocar una supuesta legitimaciуn sobre tal denominaciуn.

Segъn el Demandante la mala fe del Demandado queda probada por lo siguiente:

(1) La solicitud de marca fue depositada sуlo despuйs de haber recibido el requerimiento.

(2) El Demandado mentirнa pues de los datos contenidos en el Anexo nє 7 se deduce segъn lo dicho que la marca fue depositada en junio de 2006, despuйs de haber recibido el requerimiento.

(3) La solicitud contiene un enunciado de productos claramente forzado y redactado con el ъnico fin de facilitar una supuesta explicaciуn a la utilizaciуn de la denominaciуn PETROBRAS.

Por otro lado considera que la mala fe del Demandante subyace de su conocimiento previo de la marca PETROBRAS y del prestigio de la empresa Demandante.

B. Demandado

El Demandando manifiesta ser el encargado del diseсo y comunicaciуn de una agrupaciуn da aficionados a los minerales metбlicos, que tiene previsto utilizar un futuro sitio web como lugar de intercambio e informaciуn entre los asociados a la misma.

Que la elecciуn de tйrmino “PETROBRAS” fue casual por la uniуn el inicio de la palabra “Petrologнa”, es decir “Petro” y la palabra inglesa “Brass” que significarнa metal en castellano, pero eliminando la ъltima “s”.

Que contactaron con la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas para proceder al registro del tйrmino “PETROBRAS” y asн impedir que terceros pudieran copiarla.

Afirma el Demandado que el proceso de registro de la marca se iniciу con fecha de 21 de febrero de 2006, si bien tras recibir el requerimiento del Demandante con fecha de 26 de mayo ъltimo, comprobу que el proceso no habнa tenido йxito por lo que iniciу de nuevo el procedimiento de registro.

Por lo demбs, considera que no existнa un conocimiento previo de la marca del Demandante, asн como que iniciado el periodo pъblico de solicitud cualquier persona tenнa el mismo derecho a adquirir el nombre de dominio.

Finalmente, manifiesta que no ha actuado de mala fe contra el Demandante, ni tampoco ha querido confundir a nadie pues nunca ha utilizado el nombre de dominio para redireccionarlo a la competencia del Demandante, crear una web con contenidos basados en petrуleo, ni cualquier otros uso indebido.

Por todo ello acaba solicitando se desestime la Demanda interpuesta por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artнculo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la Demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y

- las leyes y los principios del Derecho nacional espaсol.

Asimismo, se tendrб en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genйricos del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de OMPI, en tanto en cuanto coincidan con la regulaciуn espaсola por razуn de los mбs que evidentes puntos de conexiуn entre ambos procedimientos.

Conforme al artнculo 2 del Reglamento procede a continuaciуn analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante es titular de diversas marcas, nacionales y comunitarias que consisten en el tйrmino <PETROBRAS>, aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artнculo 2 del Reglamento

Es evidente que los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden нntegramente con el nombre de dominio en disputa por lo que este Experto entiende que existe identidad entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio

B. Derechos o intereses legнtimos

Tendrб carбcter especulativo el registro de un nombre de dominio cuando el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto al nombre de dominio en cuestiуn.

El Demandado no ha aportado prueba alguna que le confiera un derecho previo en relaciуn al nombre de dominio en disputa, pues no cabe considerar como tal la solicitud de la marca “PETROBRAS” a nombre del Demandado, por haber sido iniciado el procedimiento con posterioridad al requerimiento que le efectuу el Demandante.

Tampoco el Demandado ha aportado pruebas de la existencia de la agrupaciуn de amigos a la petrologнa, ya sea como entidad constituida conforme a Derecho o no, es decir irregular, ni tampoco aporta prueba alguna de los bocetos o maquetas de la pбgina Web proyectada para intercambio de minerales e informaciуn entre los miembros de la misma que demuestren las inversiones realizadas y, finalmente, tampoco ha aportado prueba de que la reiterada agrupaciуn sea conocida como “PETROBRAS”.

Por consiguiente, concurre la segunda de las circunstancias necesarias para la estimaciуn de la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

A pesar de cuanto alega el Demandado, lo cierto es que el Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que la marca “PETROBRAS” es notoria y que el Demandado al registrar el Nombre de Dominio era plenamente consciente de estar apropiбndose de un signo que no le pertenecнa.

La Doctrina tambiйn ha establecido que el registro de un Nombre de Dominio idйntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras Decisiones Eresmбs Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M Garcнa, Caso OMPI Nє D2001-0949; Lycos Espaсa Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI Nє D2004-0434).

El hecho de que el Demandado iniciase el procedimiento de solicitud de marca ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas una vez recibido la notificaciуn del requerimiento del Demandante demuestra, a juicio de este experto, no sуlo el conocimiento de la marca, sino tambiйn la intenciуn del Demandado de crear “ficticiamente” un derecho previo en los tйrminos del artнculo 2 del Reglamento.

En consecuencia, debe admitirse la mala fe del Demandado siguiendo el criterio establecido en otras decisiones como Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani Caso N° DES2006-0001: “... Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca.” Citando reiteradas resoluciones que aplican la Polнtica UDRP y cuya interpretaciуn es perfectamente aplicable tambiйn a procedimientos sobre nombres de dominio “.es”.

Por lo demбs, la falta de uso del nombre de dominio <petrobras.es>, a pesar de las declaraciones del Demandado de existir un proyecto de Web, queda probada por la ausencia de elementos probatorios facilitados en este procedimiento.

En consecuencia, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el arнticulo 21 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <petrobras.es> sea transferido al Demandante.

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Manuel Moreno-Torres
Experto Ъnico

Fecha: 10 de noviembre de 2006