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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Mastervolt B.V. v. Joaquнn Baсuls I LLuc

Caso No. DES2006-0040

 

1. Las Partes

La Demandante es Mastervolt B.V., con domicilio en Amsterdam, Paнses Bajos, representada por Abril Abogados, Espaсa.

El Demandado es Joaquнn Baсuls I Lluc, con domicilio en Valencia, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mastervolt.es> (el Nombre de Dominio).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC, Red.es.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 12 de diciembre de 2006. El 13 de diciembre de 2006, el Centro enviу a ESNIC, vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 19 de diciembre de 2006, Red.es enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de diciembre de 2006. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 8 de enero de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro declarу la rebeldнa del Demandado el 20 de enero de 2007.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 1 de febrero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

La Demandante es la Sociedad holandesa Mastervolt B.V., dedicada al suministro de sistemas de generaciуn y transformaciуn de electricidad para uso marino, mуvil y en energнas renovables, a nivel internacional, que opera bajo la marca del mismo nombre (MASTERVOLT) y que cuenta en Espaсa (incluнda la Comunidad Valenciana) con una importante red de distribuidores exclusivos.

La Marca MASTERVOLT, propiedad de la Demandante, estб registrada como marca internacional (registro nє 583.371, del 8 de enero de 1992), concedida en Espaсa en el aсo 2000 para distinguir productos de la clase 7.

La Marca MASTERVOLT, cuya denominaciуn coincide con el Nombre Comercial de la Demandante, puede ser considerada una marca notoria en el sector elйctrico y energйtico.

La Demandante es asimismo titular de los siguientes nombres de dominio: <mastervolt.com>, <mastervolt.eu>, <mastervolt.ch>, <mastervolt.cz>, <mastervolt.de>, <mastervolt.dk>, <mastervolt.fr>, <mastervolt.it>, <mastervolt.co.uk>, <martervolt.us>, <mastervolt.info> y <mastervolt.biz>.

El Demandado, Joaquнn Baсuls I Lluc, es una persona fнsica con domicilio en Valencia.

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de abril de 2006.

Con anterioridad a la iniciaciуn de este procedimiento, el Demandante enviу un requerimiento al Demandado, instбndole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimiento que quedу sin respuesta.

No existe en Internet ninguna pбgina Web activa bajo el Nombre de Dominio.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- MASTERVOLT es una marca notoria en su sector y pertenece a la Sociedad del mismo nombre, fundada en 1991 (MASTERVOLT B.V.), la cual, a nivel mundial, desempeсa un destacado papel en los campos de suministro energйtico en el sector marнtimo y mуvil, tanto en el бmbito profesional como de recreo, asн como en el sector de la energнa solar.

- La Demandante cuenta con una red de distribuidores en mбs de 50 paнses que ofrecen una amplia gama de productos y puntos de asistencia en todo el mundo. En Espaсa cuenta con 61 puntos de distribuciуn (11 de los cuales se sitъan en la Comunidad Valenciana, domicilio del Demandado).

- La Demandante estб presente en los mбs importantes salones nбuticos y de energнas tanto a nivel internacional como nacional (Interpolar, Matelec, Madrid, Genera, Madrid, Feria de Bilbao, Salуn Nбutico de Barcelona, Balears Nбutica, etc).

- La Demandante, con el fin de demostrar la importancia de sus marcas menciona un caso diverso. En efecto, la Demandante indica que la firma BORNAY COMERCIAL ER, SL., representante para el Sector de las Energнas Renovables de la Demandante en Espaсa hasta principios de 2006, intentу sin йxito, el registro de la solicitud de marca espaсola No. 2688628 MASTERVOLT, contra la que formulу oposiciуn la Demandante y que fue denegada por resoluciуn de fecha 31 de octubre de 2006.

- El Nombre de Dominio es idйntico a la Marca MASTERVOLT.

- El Demandado no tiene ningъn derecho exclusivo, ni de cualquier otro tipo, sobre el Nombre de Dominio y tampoco es conocido por dicho nombre.

- El Nombre de Dominio se ha registrado y se usa de mala fe, dado que su tenencia pasiva impide el registro y uso del mismo a su legнtimo titular.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento y, por tanto, no contestу a las alegaciones de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte del Demandado

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el pбrrafo e) del Artнculo 16 del Reglamento, el Experto resolverб la controversia basбndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Asн se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277, Finca Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI No. D2001-1183, y Retevisiуn Movil S. A. v. Juan Josй Martнn Cabero, Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusiуn

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca MASTERVOLT, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminaciуn “.es” a efectos comparativos.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artнculo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, segъn Doctrina consolidada, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Tambiйn se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaciуn.

La Demandante en ningъn momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaciуn de uso de su Marca MASTERVOLT.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaciуn “MASTERVOLT”, que es un tйrmino de fantasнa, sin ningъn significado en castellano, por lo que difнcilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecciуn de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha hecho ningъn uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, pues no es usado en modo alguno por el Demandado.

Por el contrario, la Demandante lleva muchos aсos utilizando en Espaсa la denominaciуn MASTERVOLT, como marca, como nombre comercial y como nombre de dominio, al menos desde la fecha de solicitud del registro de marca internacional nъmero 583.371, es decir, desde el aсo 1992, habiendo adquirido notoriedad, como consecuencia de su amplia difusiуn en el mercado. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocнa perfectamente la existencia de la citada Marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendнa un uso en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de la notoriedad de la Marca, teniendo en cuenta que los dos distribuidores exclusivos de MASTERVOLT en Espaсa tienen su sede en la Comunidad Valenciana, lugar del domicilio del Demandado.

Recordemos tambiйn que el Demandado no ha contestado al requerimiento enviado por la Demandante, ni se ha defendido en el presente procedimiento, lo que implicarнa un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habrнa adoptado una posiciуn activa.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretendнa aprovecharse de algъn modo de la notoriedad de una marca ajena.

En consecuencia, tambiйn se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Tal y como se ha seсalado anteriormente, la Demandante ha conseguido acreditar la notoriedad de la marca MASTERVOLT en su sector, a nivel internacional y concretamente en la Comunidad Valenciana, domicilio del Demandado, donde la Sociedad Demandante tiene presencia a travйs de diversos distribuidores autorizados de su Marca, lo que ha sido indicado por la Demandante con anterioridad: once de los sesenta y un puntos de distribuciуn en Espaсa de los productos MASTERVOLT estбn situados en la Comunidad Valenciana. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocнa la existencia de la Marca del Demandante, deducciуn que se confirma por el hecho, tambiйn probado, de que aquйl tiene relaciуn con el sector de las energнas renovables, бmbito de actividad de la Demandante. En efecto, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nъm. 4184, de 6 de febrero de 2002, se publicу la notificaciуn efectuada por el Instituto de la Pequeсa y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) a Joaquнn Baсuls Cots, de la resoluciуn del Expediente nъmero IMEREH/2001/10, en relaciуn con la denegaciуn de ayuda por resoluciуn del presidente del Instituto de la Pequeсa y Mediana Empresa de Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) de fecha 25 de septiembre de 2001, en relaciуn con el Programa IMEREH-P Energнas renovables. Dicha notificaciуn se efectuу a Joaquнn Baсuls Cots en el mismo domicilio en que posteriormente se le notificу el requerimiento enviado por el Demandante instando la transferencia del Nombre de Dominio. Asimismo, cabe seсala que es esa misma direcciуn del Seсor Baсuls Cots la que figura en el Whois del Nombre de Dominio.

Este cъmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legнtimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difнcilmente puede obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca MASTERVOLT, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artнculo 34, segъn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Recordemos tambiйn que la Demandante intentу evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habrнa bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedу sin respuesta.

Por ъltimo, respecto a la falta de uso del Nombre de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cбdiz, Almerнa, Mбlaga y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI No. D2001-0438, Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A., Caso OMPI No. D2002-1026, GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI, Caso OMPI No. D2006-0740. En cualquier caso y de acuerdo tambiйn con la Doctrina, no parece dudoso que quiйn registra un nombre de dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, difнcilmente puede usarlo de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legнtima los derechos de un tercero (entre otras, Comunidad Autуnoma de Galicia v. Jesъs Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017).

Finalmente cabe mencionar que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Polнtica UDRP pues el pбrrafo 4 de la dicha Polнtica exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso.

Por todo ello, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <mastervolt.es> sea transferido al Demandante.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto

Fecha: 16 de febrero de 2007