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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caixa D’Estalvis Laietana v. Constramat y Emilia Pardo Oncins

Caso No. D2007-1187

1. Las Partes

La Demandante es Caixa D’Estalvis Laietana con domicilio en Barcelona, Espaсa, representada por UBILIBET.

Los Demandados son Constramat y Emilia Pardo Oncins, ambos con domicilio en Huesca, Espaсa.

2. Los Nombres de Dominios y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <caixalaietana.net> y <caixalaietana.org>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 9 de agosto de 2007. El 14 de agosto de 2007 el Centro enviу a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 24 de agosto de 2007, Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу un escrito de subsanaciуn a la Demanda el 27 de agosto de 2007. El Centro verificу que la Demanda, junto con el escrito de subsanaciуn a la Demanda, cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de agosto de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 17 de septiembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 19 de septiembre de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 2 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento: El Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaсol. A la vista de las circunstancias del caso (todas las partes del procedimiento son espaсolas y estбn domiciliadas en Espaсa; la demanda estб redactada en espaсol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el pбrrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua.

Pluralidad de Demandados: Tras la oportuna subsanaciуn de la Demanda realizada como consecuencia de una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante identifica como Demandados a Construmat, titular del nombre de dominio <caixalaietana.net>, y a Emilia Pardo Oncins como titular del nombre de dominio <caixalaietana.org>.

La posibilidad de demandar conjuntamente a diferentes personas titulares de distintos nombres de dominio es reconocida por mъltiples resoluciones de grupos de expertos cuando entre esas personas existe una estrecha vinculaciуn. Asн se hace por ejemplo, en las decisiones de los casos Sociйtй des Hфtels Meridien v. Spiral Matrix/Kentech Inc., Caso OMPI Nє D2005-1196; Permatex, Inc v. Mounir Mati/Glob2.com and Mohammed Khalid, Caso OMPI Nє D2005-0954 o Staples, Inc., Staples The Office Superstore, Inc., and Staples Contract and Commercial, Inc. v. Skylabs Corporation and DL Enterprises, Caso OMPI NєD 2004-0220.

Pues bien, la Demandante acredita suficientemente la estrecha relaciуn existente entre ambos Demandados, lo cual permite demandarlos conjuntamente en un mismo procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Caixa d’Estalvis Laietana es una Caja de Ahorros espaсola, que tiene su origen en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Matarу creada en el aсo 1863; que en 1967 cambiу su denominaciуn por la de Caja de Ahorros Layetana; y, que finalmente, en 1997, catalanizу su denominaciуn oficialmente y pasу a designarse Caixa d’Estalvis Laietana.

- Caixa d’Estalvis Laietana acredita ser titular de los siguientes signos distintivos:

Varias marcas espaсolas denominativas con grбfico en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, en particular las marcas M1190572, registrada en la clase 16 del Nomenclбtor Internacional, M1190573 (clase 35); M1190574 (clase36); M1190575 (clase 37); M1190576 (clase 41); M1190577 (clase 42); M2192365 (clase 38); M2192367 (clase 38).

Marca espaсola denominativa con grбfico nъmero M1155359, en la que figura la denominaciуn CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, registrada para productos de la clase 35.

Marca espaсola denominativa con grбfico nъmero M2586024, en la que figura la denominaciуn GRUP CAIXA LAIETANA, registrada para las clases 16, 36 y 38.

Marca comunitaria figurativa CAIXA LAIETANA nъmero 004759742, registrada para las clases 33, 36 y 37.

- La Demandante afirma ser titular registral de otras marcas, limitбndose a remitir a las bases de datos on line de la OEPM y de la OAMI.

- Caixa d’Estalvis Laietana usa en el trбfico la denominaciуn Caixa Laietana, como denominaciуn abreviada, omitiendo la palabra genйrica “ahorros” (en voz catalana “estalvis”), tal como hacen la mayorнa de Cajas de Ahorros.

- La Demandante comercializa todo clase de productos de cajas de ahorros a empresas y particulares: crйditos hipotecarios, crйditos al consumo, depуsitos financieros, planes de pensiones, etc. bajo la marca Caixa Laietana y sus derivadas. Como consecuencia, el tйrmino Caixa Laietana goza de notoriedad en el trбfico.

- El nombre de dominio <caixalaietana.net> fue registrado el 25 de enero de 2000, y el nombre de dominio <caixalaietana.org> fue registrado el 26 de enero de 2000; es decir, con posterioridad al registro como marca del tйrmino CAIXA LAIETANA por parte de la Demandante, pues, por ejemplo, la marca espaсola M 1155359 tiene como fecha de prioridad el 21 de julio de 1986.

- Los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> estбn siendo utilizados para redirigir a la pбgina web de la Demandante. La Demandante asн lo acredita con una impresiуn de la web alojada bajo los nombres de dominio en litigio. No consta en el procedimiento cuбl es la fecha en que la Demandante ha obtenido dicha impresiуn. Pero este experto ha podido comprobar con fecha 15 de octubre de 2007, que efectivamente bajo los nombres de dominio en conflicto se ofrece el contenido de la pбgina web de la Demandante.

- Entre ambos Demandados existe una estrecha vinculaciуn. No en vano en los datos de registro del nombre de dominio <caixalaietana.org> consta como registrante DЄ Emilia Pardo Oncins, pero como Organizaciуn registrante (Registrant Organization) Constramat. Y ademбs la direcciуn de ambos Demandados es la misma; y el contacto administrativo en el caso del nombre de dominio <caixalaietana.net> es precisamente la Sra. Pardo Oncins.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- Los nombre de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> son idйnticos a la mayorнa de las marcas de su titularidad, y muy similares a otros signos distintivos tambiйn de su titularidad, hasta el punto de crear confusiуn en los consumidores.

- Los Demandados no ostentan ningъn derecho o interйs legнtimo respecto de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> >, porque no son titulares de ningъn signo distintivo bajo la denominaciуn “Caixa Laietana” en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior. Ademбs, afirma el Demandante que la denominaciуn no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tengan relaciуn los Demandados, y los Demandados tampoco han destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni han realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante los nombres de dominio objeto de controversia. Tambiйn afirma el Demandante que los Demandados tampoco han sido conocidos en ningъn momento en el trбfico mercantil por los nombres de dominio objeto de litigio. Finalmente, entiende el Demandante que el hecho de que sea titular del nombre de dominio <caixalaietana.es> desde 1997, debiendo acreditar en su momento que existнa una vinculaciуn constatable entre el nombre de dominio solicitado y alguna denominaciуn social inscrita en el Registro mercantil, marca o nombre comercial registrado del cual fuera propietario, acentъa el derecho legнtimo del Demandante al uso de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>, y a sensu contrario comporta la carencia de interйs legнtimo por parte de los Demandados.

- Los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> han sido registrados de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca “Caixa Laietana”, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio espaсol, y el hecho de que los Demandados tengan su domicilio en Espaсa, es imposible que йstos desconocieran la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>. Ademбs, alega la Demandante que los Demandados estбn estrechamente vinculados con D. Fernando Labadнa Pardo, que aparece como demandado en varios procedimientos ante el Centro, habiendo considerado los grupos de expertos que habнa registrado y usado nombres de dominio de mala fe. Asн las cosas, considera la Demandante que la existencia de estos precedentes evidencian la mala fe en el registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>.

- Los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> estбn siendo usados de mala fe, porque actualmente los nombres de dominio controvertidos redireccionan a la URL “http://www.caixalaietana.es”, nombre de dominio titularidad de mi representado y en el que se aloja el sitio Web corporativo de la entidad financiera. Y aunque esta actuaciуn podrнa parecer un gesto de buena voluntad, considera la Demandante que no es mбs que una artimaсa de los Demandados que no les exime en modo alguno de responsabilidad, ni les permite eludir la mala fe en el uso de los nombres de dominio. Por el contrario, es una muestra evidente de que los Demandados eran conocedores de la existencia de Caixa Laietana y de la notoriedad de sus marcas, y registraron los nombres de dominio a sabiendas del ilнcito que cometнan. Ademбs, la redirecciуn de los usuarios que, sirviйndose de los nombres de dominio, acceden a la pбgina web corporativa de la Demandante constituye una evidente voluntad de confundir, en cuanto que no existe indicio alguno que indique que <caixalaietana.net> y <caixalaietana.org> se encuentran gestionados por una persona distinta a la Demandante. De este modo, el uso que los Demandados hacen de los nombres de dominio provocarнa un riesgo muy significativo de perturbaciуn de las actividades de Caixa Laietana en Internet, especialmente si se tiene en cuenta el hecho que sus clientes pueden desarrollar actividades financieras sobre sus cuentas por medio de esa pбgina Web.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resoluciуn por la que se ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>.

B. Demandados

Los Demandados no contestaron a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que los nombres de dominio en litigio son idйnticos o similares hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que los Demandados no tienen derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio y iii) que los Demandados han registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que el Demandante es titular registral de varias marcas compuestas, entre otros elementos, por los vocablos Caixa Laietana. De igual modo, este Experto ъnico considera que existe semejanza entre los nombres de dominio litigiosos y las marcas de la Demandante. La comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas [United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans), Caso OMPI Nє D2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la similitud entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>, similitud susceptible de crear confusiуn.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que los Demandados no tengan derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI Nє D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI Nє D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya, Caso OMPI Nє D2007-0168, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4.c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable al Demandante. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos, Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI Nє D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI Nє D2004-0803).

Afirma la Demandante que los Demandados no ostentan ningъn derecho o interйs legнtimo respecto de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>, porque no son titulares de ningъn signo distintivo compuesto por la denominaciуn “Caixa Laietana” en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior. Ademбs, afirma el Demandante que la denominaciуn no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tengan relaciуn los Demandados, y que los Demandados tampoco han destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni han realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante los nombres de dominio objeto de controversia. Tambiйn afirma el Demandante que los Demandados tampoco han sido conocidos en ningъn momento en el trбfico mercantil por los nombres de dominio objeto de litigio.

Este Experto entiende que la Demandante ha aportado indicios suficientes de la falta de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio en conflicto por parte de los Demandados, y que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del pбrrafo 4.c) de la Polнtica, demuestran por sн solas la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte de los Demandados.

Ademбs, los Demandados no han contestado la demanda, ni se han personado en este procedimiento, pese a haber sido notificados en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implнcito por su parte de que no poseen derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>. Porque si los Demandados tuvieren algъn derecho o interйs legнtimo sobre dichon nombren de dominio podrнan haber adoptado una posiciуn activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vйanse en este mismo sentido, otras muchas resoluciones, como por ejemplo las de los casos, Hipercor, S.A., v. Miguel A. Gonzбlez, Caso OMPI Nє D2000-0045; Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labadнa Pardo, Caso OMPI Nє D2000-1502, y Harrods Limited v. Harrod’s Closet, Caso OMPI Nє D2001-1027).

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resoluciуn favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y ademбs al uso de los nombres de dominio.

La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes.

Registro de mala fe

La Demandante considera que los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> han sido registrados de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio espaсol, y el hecho de que los Demandados tengan su domicilio en Espaсa, es imposible que йstos desconocieran la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>. Ademбs, alega la Demandante que los Demandados estбn estrechamente vinculados con D. Fernando Labadнa Pardo, que aparece como demandado en varios procedimientos ante el Centro, habiendo considerado los grupos de expertos que habнa registrado y usado nombres de dominio de mala fe.

Pues bien, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (Asн, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A vs Montera 33 S.L, Caso OMPI Nє D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; Caso OMPI Nє. D2003-0295; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc, Caso OMPI Nє. D2005-0556).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carбcter notorio o renombrado de la marca (Asн, entre otros muchos casos, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI Nє D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI Nє D2001-0017; Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI D2001-1104, o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Josй, Caso OMPI Nє D2003-0675).

A la vista de estas circunstancias, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> se hizo de mala fe, porque los Demandados no han acreditado un interйs legнtimo para su registro, y porque conocнan las marcas del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio. No en vano, el hecho de que los nombres de dominio en conflicto estйn siendo utilizados en la actualidad para redireccionar al sitio web de la Demandante es un indicio mбs de que los Demandados conocнan las marcas de la Demandante a la hora de registrar los nombres de dominio. Asн pues, todo indica que los Demandados eran conscientes al registrar los nombres de dominio de que йstos podrнan chocar con las marcas de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legнtimos sobre el tйrmino “Caixalaietana” por parte de los Demandados, permite concluir que el registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> se produjo de mala fe, pues los registrantes no podнan ignorar que con ello estarнan, como mнnimo, obstaculizando la posiciуn de un tercero.

Uso de mala fe

Ha quedado acreditado en el presente procedimiento que los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> se utilizan en la actualidad para redirigir al sitio web de la Demandante. Pues bien, esta circunstancia acrecienta la mala fe de los Demandados, en la medida en que demuestran tener conocimiento de la actividad comercial del Demandante y, a sabiendas, procede a crear la apariencia de que los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> realmente pertenecen a esta ъltima, cuando en realidad no es asн. Ademбs, hay que tener en cuenta que el Demandante no tiene, pese a la falsa apariencia creada por los Demandados, control real de los nombres de dominio en conflicto, por lo que esa situaciуn se deduce que se ha creado con el бnimo de confundir al pъblico consumidor respecto del verdadero origen de las prestaciones ofertadas y del control del nombre de dominio controvertido. De hecho esta interpretaciуn ya sido defendida por otras resoluciones de grupos de expertos, como la del caso Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadнa Pardo, Caso OMPI Nє. D2000-1502.

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la demanda.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <caixalaietana.net> y <caixalaietana.org> sean transferidos a la Demandante.

Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico