Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caixa D’Estalvis Laietana v. Victor Manuel Pendas Suбrez

Caso No. D2007-1196

1. Las Partes

La Demandante es Caixa D’Estalvis Laietana, con domicilio en Barcelona, Espaсa, que actъa representada por UBILIBET.

El Demandado es Victor Manuel Pendas Suarez, con domicilio en Oviedo, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caixalaietana.cat>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 13 de agosto de 2007. El 17 de agosto de 2007 el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 20 de agosto de 2007 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de agosto de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 20 de septiembre de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de septiembre de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 28 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Orden de procedimiento: El 2 de octubre de 2007, se dicta una orden de procedimiento, la nъmero 1. La orden de procedimiento responde a la objeciуn del Demandado segъn la cual el firmante de la Demanda no habнa acreditado ser representante autorizado de la entidad Caixa d’Estalvis Laietana. El Experto ъnico, pese a considerar que no cabe apreciar defecto formal alguno en la presentaciуn de la Demanda [porque de acuerdo con el pбrrafo 3 xiv) del Reglamento, la certificaciуn contenida en la demanda es suficiente para acreditar la relaciуn legal entre el demandante y su abogado] resuelve: “Solicitar al demandante la oportuna prueba de que la Caixa d’Estalvis Laietana ha apoderado suficientemente al Sr. Ponz Corella para la actuaciуn en este procedimiento o de que ratifica la actuaciуn de йste. Dicha prueba deberб ser aportada con carбcter urgente, y en todo caso, antes del viernes 5 de octubre de 2007. La comunicaciуn se puede enviar al centro por correo electrуnico y facsнmile.”

El 3 de octubre de 2007 el Demandante presenta ante el Centro la documentaciуn solicitada, quedando acreditado que el firmante de la Demanda representa efectivamente a Caixa d’Estalvis Laietana.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Caixa d’Estalvis Laietana es una Caja de Ahorros, que tiene su origen en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Matarу creada en el aсo 1863, que en 1967 cambiу su denominaciуn por la de Caja de Ahorros Layetana y, que finalmente, en 1997, catalanizу su denominaciуn oficialmente y pasу a designarse Caixa d’Estalvis Laietana.

- Caixa d’Estalvis Laietana acredita ser titular de los siguientes signos distintivos:

Varias marcas espaсolas denominativas con grбfico en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, en particular las marcas M1190572, registrada en la clase 16 del Nomenclбtor Internacional, M1190573 (clase 35); M1190574 (clase36); M1190575 (clase 37); M1190576 (clase 41); M1190577 (clase 42); M2192365 (clase 38); M2192367 (clase 38).

Marca espaсola denominativa con grбfico nъmero M1155359, en la que figura la denominaciуn CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, registrada para productos de la clase 35.

Marca espaсola denominativa con grбfico nъmero M2586024, en la que figura la denominaciуn GRUP CAIXA LAIETANA, registrada para las clases 16, 36 y 38.

Marca comunitaria figurativa CAIXA LAIETANA nъmero 004759742, registrada para las clases 33, 36 y 37.

- La Demandante afirma ser titular registral de otras marcas, pero no lo acredita, limitбndose a remitir a las bases de datos online de la OEPM y de la OAMI.

- Caixa d’Estalvis Laietana usa en el trбfico la denominaciуn Caixa Laietana, como denominaciуn abreviada, omitiendo la palabra genйrica “ahorros” (en voz catalana “estalvis”), tal como hacen la mayorнa de Cajas de Ahorros.

- La Demandante comercializa todo clase de productos de cajas de ahorros a empresas y particulares: crйditos hipotecarios, crйditos al consumo, depуsitos financieros, planes de pensiones, etc. bajo la marca CAIXA LAIETANA y sus derivadas. Como consecuencia el tйrmino Caixa Laietana goza de notoriedad en el trбfico.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> fue registrado el 2 de mayo de 2006.

- El 31 de octubre de 2006 el Demandado remitiу una carta certificada y con acuse de recibo al Demandante, que йste recibiу el 3 de noviembre de 2006 y en la que se ponнa en contacto con el Demandante a fin de establecer conversaciones referentes al dominio, siempre “respetuosas con los posibles derechos de marca registrada”, afirmando que “en modo alguno suponen un intento o fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio”.

- Bajo el nombre de dominio <caixalaietana.cat> se ofrece una pбgina web en la que ъnicamente se lee el siguiente texto: “www.caixalaietana.cat Pбgina en construcciуn. Contacte amb nosaltres”, indicбndose a continuaciуn una direcciуn de correo electrуnico y un nъmero de telйfono mуvil. Y mбs abajo “Servicio de parking de dominio de arsys.es. Alojamiento Web. Housing. Hosting. Servidores Dedicados. Dominios. ADSL”. La Demandante aporta una copia impresa de esta web, sin indicar la fecha en que se obtiene. No obstante, este Experto, a fecha de 8 de octubre de 2007, ha comprobado personalmente que el contenido de la web sigue siendo ese. Y ademбs el Demandado admite en la contestaciуn a la Demanda que, efectivamente, la pбgina estб en construcciуn.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> es idйntico a la mayorнa de las marcas de sus titularidades y muy similar a otros signos distintivos tambiйn de su titularidad, hasta el punto de crear confusiуn en los consumidores.

- El Demandado no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo respecto del nombre de dominio <caixalaietana.cat>, porque el Demandado no es titular de ningъn signo distintivo bajo la denominaciуn “Caixa Laietana” en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior. Ademбs, afirma el Demandante que la denominaciуn no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tenga relaciуn el Demandado, y el Demandado tampoco ha destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni ha realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante el nombre de dominio objeto de controversia. Finalmente, afirma el Demandante que el Demandado tampoco ha sido conocido en ningъn momento en el trбfico mercantil por el nombre de dominio objeto de litigio.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> ha sido registrado de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio espaсol, y el hecho de que el Demandado tenga su domicilio en Espaсa, es imposible que йste desconociera la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro del nombre de dominio <caixalaietana.cat>. Segъn el Demandante, con sus actos el Demandado habrнa pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de dicha marca, aprovechamiento expresamente prohibido por la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artнculo 34. De igual modo, entiende el Demandante que el Demandado ha infringido la “.CAT sponsored Top-Level Domain Charter”, apuntando falsamente que iba a usar en breve el nombre de dominio en pro de la lengua y cultura catalanas como exigen el Reglamento y la normativa de registro.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> es usado de mala fe porque bajo йl se hospeda una pбgina en construcciуn genйrica facilitada por el servidor del Registrador Asrys Internet SL, lo que implicarнa que el Demandado no estб realizando ningъn uso con este nombre de dominio ni presta servicios de buena fe bajo el mismo, conducta inactiva que se encardinarнa dentro de la doctrina de la tenencia pasiva establecida por la OMPI, que viene interpretando que esta tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Por otra parte, destaca el Demandante que cualquier uso potencial que el Demandado pudiera hacer del nombre de dominio <caixalaietana.cat> provocarнa un riesgo de futura perturbaciуn de las actividades de Caixa Laietana en Internet, aumentado por el hecho de que la Demandante sea una entidad financiera y que sus clientes pueden desarrollar actividades de capital sobre sus cuentas por medio de Internet.

- El registro del nombre de dominio <caixalaietana.cat> obstruye ilegнtimamente a la Demandante el legнtimo acceso a Internet bajo su marca propia; lo cual se ve agravado por el hecho que el dominio .cat estб destinado para la Comunidad catalana a la que pertenece tanto el Demandante como la mayorнa de sus clientes. Caixa Laietana (lo cual no podнa ser desconocido por el Demandado). Asimismo, entiende la Demandante que se estarнa induciendo a los consumidores actuales o potenciales de la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es tйcnicamente incapaz de mantenerlo operativo.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resoluciуn por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <caixalaeiatana.cat>.

B. Demandado

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Niega todos los hechos contenidos en la Demanda que no sean expresamente admitidos.

- El firmante de la Demanda no reъne la condiciуn de parte procesal legнtima, porque simplemente manifiesta ser representante autorizado de Caixa D’estalvis Laietana, sin que tales afirmaciones se vean respaldadas por documento alguno que haga prueba.

- El Demandado admite que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> es idйntico o similar a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, conforme a lo dispuesto en el pбrrafo 4.a)i) de la Polнtica.

- El Demandado afirma la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <caixalaietana.cat>. Invoca a tal efecto el artнculo 19 de la Declaraciуn Universal de los Derechos Humanos [adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resoluciуn 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948], y el artнculo 20 de la Constituciуn espaсola de 2978, en los que se reconoce el derecho a la libertad de opiniуn y de expresiуn. Afirma el Demandado que dada su formaciуn jurнdica y su concienciaciуn respecto a la problemбtica de derechos de los consumidores y usuarios, su intenciуn es establecer una pagina Web, no comercial, y carente de animo de lucro, en la que de manera altruista, ciudadanos afectados por la posiciуn de dominio de los Bancos y Cajas de ahorro, puedan exponer sus quejas, ofrecerse consejo mutuo, y alcanzar soluciones. En este sentido, invoca el email que remitiу a la Fundaciуn Puntcat en el que especificaba el Intended Use del dominio litigioso, y donde se indicaba “que dada mi condiciуn de Abogado su contenido irнa orientado a la informaciуn, en catalбn, a los consumidores y usuarios de servicios, que creo tienen derecho a recibir una informaciуn jurнdica veraz y accesible”. Afirma tambiйn el Demandado, que presta servicios profesionales en la ciudad de Oviedo, donde no existen oficinas de Caixa Laietana, y pocos clientes de la entidad puedan existir, con lo que no se estб intentando prestar servicio profesional alguno, sino mas bien que se trata de una actividad netamente particular, un “hobby”. Tal “hobby”, y tal intenciуn critica, pero leal, con la entidad Caixa Laietana, y en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, es _segъn el Demandado_ totalmente legitima.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> no ha sido registrado de mala fe, porque no se ha adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Demandante o a un competidor del Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos del Demandado que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio. Entiende a estos efectos el Demandado, que la carta remitida al Demandante en la que se ofrecнa a establecer conversaciones referentes al dominio no puede ser entendida como una muestra de mala fe, pues en ella el Demandado dejaba claro que dichas conversaciones “en modo alguno suponen un intento o fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio.”

- Ademбs, mantiene el Demandado que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> no ha sido registrado a fin de impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio; que el Demandante y el Demandado no compiten entre sн, de modo que el nombre de dominio no ha sido registrado por el Demandado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante; y que el nombre de dominio tampoco ha sido registrado por el Demandado de manera intencionada para atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web del Demandado, de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en lнnea.

- El Demandante, como titular de una marca tiene derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico, y podrб prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el trбfico econуmico, pero sostiene el Demandado que en ningъn momento ha utilizado el dominio <caixalaietana.cat> en el trafico econуmico, ni ha logrado el Demandante demostrar que asн lo hiciera.

- El Demandado es miembro activo de la comunidad lingьнstica catalana, en tanto que conoce y utiliza el idioma catalбn, asн como los idiomas inglйs, y espaсol. Ademбs el .CAT Sponsored Top-Level Domain no es un dominio territorial genйrico adscrito a territorio alguno sino que tiene por finalidad servir a las necesidades de la comunidad lingьнstica y cultural catalana en Internet. Sobre esta base argumenta el Demandado que la pбgina Web alojada en el dominio <caixalaietana.cat> actualmente en construcciуn, estб en lengua catalana, y que todas las comunicaciones entre el Demandado y la Fundaciуn Puntcat se efectuaron recнprocamente en lengua catalana. Finalmente, mantiene del Demandado que la referencia territorial a que el Demandado tenga su domicilio en el Principado de Asturias, Espaсa, es un intento de discriminar al mismo por razуn de “territorio”, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el artнculo 14 de la Constituciуn Espaсola.

Por todo lo expuesto, el Demandado solicita que se rechacen los recursos solicitados por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.

Tanto el Demandante como el Demandado admiten la concurrencia de este requisito de la Polнtica y de los presupuestos de que se conforma. Por esta razуn no cabe entrar en este momento a realizar mayores consideraciones al respecto, pues ha quedado acreditado que el Demandante es titular de varias marcas en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, y es obvio tambiйn que aplicando los criterios manejados por los Grupos de expertos (la comparaciуn ha de hacerse sin tener en cuenta el nombre de dominio de primer nivel, ni los elementos grбficos de las marcas), cabe apreciar una clara similitud entre esas marcas y el nombre de dominio en litigio, hasta el punto de crear confusiуn.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI No.D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya, Caso OMPI No. D2007-0168, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4.c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable al Demandante. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc Caso OMPI No. D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).

Segъn la Demandante, el Demandado no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo respecto del nombre de dominio <caixalaietana.cat>, porque el Demandado no es titular de ningъn signo distintivo bajo la denominaciуn “Caixa Laietana” en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior. Ademбs, afirma el Demandante que la denominaciуn elegida como nombre de dominio tampoco se identifica con ninguna sociedad mercantil con la que tenga relaciуn el Demandado, y que el Demandado tampoco ha destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni ha realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante el nombre de dominio objeto de controversia. De igual modo, considera el Demandante que el Demandado no ha sido conocido en ningъn momento en el trбfico mercantil por este nombre de dominio objeto de litigio.

A la vista de las alegaciones y documentaciуn que presenta la Demandante se puede concluir que йsta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos Para intentar probar sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega que registrу el nombre de dominio con la intenciуn de crear una pбgina web no comercial, y carente de animo de lucro, en la que de manera altruista, ciudadanos afectados por la posiciуn de dominio de los Bancos y Cajas de ahorro, pudiesen exponer sus quejas, ofrecerse consejo mutuo, y alcanzar soluciones. De este modo, la elecciуn y registro del nombre de dominio estarнan amparados por el derecho a la libertad de opiniуn y de expresiуn. En palabras del Demandado se tratarнa de una actividad netamente particular, un “hobby”, y este “hobby”, y la intenciуn critica, pero leal, con el Demandante y en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, serнa totalmente legнtima.

Pues bien, debe dejarse constancia, en primer lugar, de que el Demandado no ha aportado prueba alguna que demuestre que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> se pretende utilizar efectivamente con finalidad crнtica, no constando tampoco que haya hecho hasta el momento preparativo alguno al respecto. Pero aunque se llegara a admitir que en verdad esa era la finalidad perseguida al registrar el nombre de dominio, y aceptando que la utilizaciуn de un nombre de dominio puede estar amparada por la libertad de expresiуn, la interpretaciуn del Demandado no puede ser acogida. En efecto, debe distinguirse claramente el nombre de dominio del contenido de la pбgina web ofrecida bajo ese nombre de dominio. La libertad de expresiуn, reconocida en la Constituciуn espaсola de 2978 y en la Declaraciуn Universal de los Derechos Humanos, podrнa ser invocada para justificar las crнticas que se pudieran llegar a realizar en la pбgina web del Demandado (aunque debe destacarse que en modo alguno se han realizado hasta el momento). Sin embargo, la libertad de expresiуn no ampara la elecciуn de un nombre de dominio exactamente igual a una marca de la cual es titular el sujeto que recibe las referidas crнticas. Asн se ha reconocido en mъltiples resoluciones de Grupos de expertos, como las de los casos, Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp, Caso OMPI No. D2000-0020; Estйe Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna, Caso OMPI No. D2000-0869; Riyad Bank v. J. Boschert No D2001-1235; Bonneterie Cevenole S.A.R.L. v. Sanyouhuagong Caso OMPI No. D2001-1309, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI No. D2003-0438.

El Demandado podнa haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el carбcter independiente y crнtico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresiуn sн podrнa haber constituido un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio, tal y como se ha reconocido en repetidas ocasiones con relaciуn a los denominados “suckdomains”: Vid. por ejemplo, las resoluciones de los casos Direct Line Group Ltd., Direct Line Insurance, plc, Direct Line Financial Services, Ltd, Direct Line Life Insurance Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services. Ltd v. Purge I.T.Ltd; Caso OMPI No. D2000-0583, y Wal-Mart Stores, Inc v. wallmartcanadasucks.com anf Kenneth J. Havey, Caso OMPI No. D2000-1104.

Al no hacerlo asн, y al registrar a sabiendas un nombre de dominio formado ъnicamente por la marca del Demandante, el Demandado no puede pretender ostentar un derecho o interйs sobre el nombre de dominio litigioso.

En definitiva, cabe concluir que tambiйn concurre el segundo de los requisitos exigidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica para que prospere la Demanda.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resoluciуn favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y ademбs al uso del nombre de dominio.

La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes.

Registro de mala fe

La Demandante alega que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> ha sido registrado de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, el Demandado era consciente de dicha marca y habrнa pretendido aprovecharse de su reputaciуn. De igual modo, entiende la Demandante que existirнa un acto de obstrucciуn y que el Demandado ha infringido la “.CAT sponsored Top-Level Domain Charter”, apuntando falsamente que iba a usar en breve el nombre de dominio en pro de la lengua y cultura catalanas.

Por el contrario, el Demandado argumenta que no se cumple ninguna de las circunstancias establecidas en la Polнtica como prueba de la existencia de mala fe en el registro. Y tambiйn destaca el Demandado que es miembro activo de la comunidad lingьнstica catalana, en tanto que conoce y utiliza el idioma catalбn. Ademбs el .CAT Sponsored Top-Level Domain no es un dominio territorial.

Con carбcter previo al anбlisis de la mala fe en el registro del nombre de dominio, debe dejarse expresa constancia de que no pretende este Experto determinar si el Demandado cumple o no con las condiciones exigidas para poder obtener un nombre de dominio bajo el Top Level Domain “.cat” (como parece poner en duda la Demandante) porque el presente procedimiento no se enmarca en el бmbito de la Polнtica de resoluciуn de conflictos sobre los requisitos de admisibilidad del .Cat de la Fundaciуn puntCAT (conocida por las siglas de la denominaciуn inglesa ERDRP). Por el contrario, se trata aquн de un procedimiento de resoluciуn de conflictos de nombres de dominio que debe resolverse aplicando la Polнtica conocida como UDRP.

Pues bien, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (Asн, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L, Caso OMPI No. D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; OMPI No. D2003-0295; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc, Caso OMPI No. D2005-0556).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carбcter notorio o renombrado de la marca (Asн, entre otros muchos casos, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI No. D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017; Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI No. D2001-1104, o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Josй Caso OMPI No. D2003-0675).

A la vista de estas circunstancias, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <caixalaietana.cat> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha creditado un interйs legнtimo para su registro, y porque conocнa las marcas del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio.

Uso de mala fe

Ha quedado acreditado en este procedimiento que bajo el nombre de dominio <caixalaietana.cat> no se ofrece contenido alguno, salvo la indicaciуn de que la pбgina se encuentra en construcciуn.

Significa esto que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> no estб siendo objeto de un uso efectivo. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaciуn de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisiуn del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. Caso OMPI No. D2000-0003 (Vid. por ejemplo, los casos Compaq Computer Corporation v. Boris Beric; Caso OMPI No. D2000-0042; CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; Caso OMPI No. D2000-0400; Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; Caso OMPI No. D2000-0468; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI No. D2003-0996). Como se afirma en la decisiуn del Caso OMPI No. D2000-0239, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilуgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa serнa una vнa utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idйntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despuйs vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Serнa suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado el nombre de dominio <caixalaietana.cat> de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso. Manifiesta el Demandado que su intenciуn era usar el nombre de dominio en una web crнtica con el Demandante, pero no acredita ningъn preparativo serio de dicho uso.

A estas consideraciones hay que aсadir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, entre otras, la decisiуn del Grupo administrativo de expertos en el caso Comunidad Autуnoma de Galicia v. Jesъs Sancho Borraz, Caso OMPI No . D2000-1017).

Alega el Demandado que en ningъn momento ha utilizado el dominio <caixalaietana.cat> en el trafico econуmico, de donde se derivarнa que no habrнa infringido las marcas de la Demandante. No obstante, esta constataciуn resulta improcedente en un procedimiento administrativo de soluciуn de controversias como el presente. En efecto, la falta de uso del nombre de dominio en el trбfico econуmico impide considerar que el Demandado estй infringiendo los derechos de marca del Demandante, desde el punto de vista de la Ley espaсola de marcas o del Reglamento (CE) nъm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 2003, sobre la marca comunitaria (Aunque esta es una valoraciуn que sуlo compete realizar a los Tribunales de Justicia). Pero la inexistencia de una lesiуn de las marcas de la Demandante desde el punto de vista del Derecho espaсol y comunitario de marcas no significa que no pueda prosperar su Demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Polнtica no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Polнtica para dar acogida a sus pretensiones.

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la demanda.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> sea transferido a la Demandante.

---

Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico