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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

La Zagaleta, S.L. v. Wolfgang Brand, Timeshare Consulting S.L.

Caso No. D2007-1600

1. Las Partes

La Demandante es LA ZAGALETA, S.L., con domicilio en Benahavнs, Mбlaga, Espaсa, representada por Lуpez Jimйnez Torres.

El Demandado es Wolfgang Brand, Timeshare Consulting S.L., con domicilio en Fuengirola, Mбlaga, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <la-zagaleta.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Schlund + Partner AG.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2007. El 31 de octubre de 2007 el Centro enviу a Schlund + Partner vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El mismo dнa Schlund + Partner enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del mismo.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de noviembre de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de noviembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 26 de noviembre de 2007. Ese mismo dнa el Demandado remitiу una comunicaciуn vнa correo electrуnico al Centro.

El Centro nombrу a Montiano Monteagudo como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 3 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el apartado 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De conformidad con el pбrrafo 11 de la Polнtica, el idioma del procedimiento serб el espaсol, a la vista de que la Demanda ha sido presentada en espaсol y el Demandado, en su ъnica comunicaciуn con el Centro, ha usado tambiйn el espaсol.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad limitada constituida bajo el derecho espaсol cuyo objeto social es la compraventa, permuta y, en general, la adquisiciуn o enajenaciуn por cualquier tнtulo de fincas rъsticas o urbanas, solares, naves industriales, viviendas, complejos turнsticos u hoteleros y locales comerciales.

La Demandante es titular de las siguientes marcas:

(i) Marca espaсola Nє 2.179.654/8 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

20 de octubre de 1999 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de diciembre de 1999), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 41: “servicios de educaciуn y esparcimiento, especialmente los relacionados con actividades deportivas”.

(ii) Marca espaсola Nє 2.179.655/6 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

20 de enero de 1999 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 1999), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 42: “servicios de hostelerнa”.

(iii) Marca espaсola Nє 2.179.656/4 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

20 de octubre de 1999 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de diciembre de 1999), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 36: “servicios financieros, especialmente los relacionados con la promociуn inmobiliaria de terrenos y edificaciones”.

(iv) Marca espaсola Nє 2.494.561/7 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

5 de febrero de 2003 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 2003), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 38: “telecomunicaciones”.

(v) Marca espaсola Nє 2.494.562/5 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

5 de febrero de 2003 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 2003), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 37: “servicios de construcciуn, parcelaciуn y urbanizaciуn, incluyendo los relacionados con campos de golf; servicios de reparaciуn e instalaciуn, incluyendo el mantenimiento y limpieza de edificios y campos de golf”.

(vi) Marca espaсola Nє 2.494.564/1 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

5 de febrero de 2003 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 2003), para los siguientes productos encuadrados en la clase 16: “papel, cartуn y artнculos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artнculos de encuadernaciуn; fotografнas; papelerнa; adhesivos (pegamentos) para la papelerнa o la casa; material para artistas; pinceles; mбquinas de escribir y artнculos de oficina (excepto muebles); material de instrucciуn o de enseсanza (excepto aparatos); materias plбsticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichйs; todo tipo de impresos; catбlogos y publicaciones impresas relacionados con la actividad de un club de golf”.

(vii) Marca espaсola Nє 2.503.864/8 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

6 de octubre de 2003 (Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial 1 de noviembre de 2003), para los siguientes servicios encuadrados en las clases 42 (“servicios de estudio de proyectos tйcnicos sobre campos de golf; diseсo y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software), incluyendo aquellos relacionados con el deporte del golf y campos de golf; servicios tйcnicos para realizar evaluaciones; valoraciones e investigaciones en el deporte del golf; servicios de desarrollo de proyectos de construcciуn en terrenos edificados y sin edificar, para terceros”), clase 44 (“servicios mйdicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de jardinerнa y jardineros paisajistas”) y clase 45 (“servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, incluyendo acompaсamiento en sociedad, alquiler de ropa y de trajes de noche, apertura de cerraduras, clubs de encuentros y organizaciуn de reuniones religiosas; servicios de seguridad para la protecciуn de bienes y de personas, incluyendo protecciуn civil, consultas en materia de seguridad y escolta”).

(viii) Marca comunitaria Nє 891.499 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha

10 de diciembre de 1999 (Boletнn de Marca Comunitaria de 31 de enero de 2000), para los siguientes servicios encuadrados en la clases 36 (“servicios financieros, especialmente los relacionados con la promociуn inmobiliaria de terrenos y edificaciones”), 41 (“servicios de educaciуn y esparcimiento, especialmente todos los relacionados con campos de golf y otras actividades deportivas en general”) y 42 (“servicios de restaurante, bar, hotel y hostelerнa en general”).

En la base de datos WHOIS consta asimismo que el nombre de domino en cuestiуn ha sido registrado por el Demandado el dнa 6 de julio de 2005 y en la actualidad sigue siendo titularidad del mismo.

La Demandante advirtiу que el nombre de domino <la-zagaleta.com> habнa sido registrado por el Demandado. A consecuencia de ello, el dнa 10 de septiembre de 2007 la Demandante enviу un requerimiento vнa burofax al Demandado solicitбndole formal y expresamente que transfiera el nombre de dominio a su nombre.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su peticiуn en el hecho de que se dan todos los elementos establecidos en la Polнtica para obtener la transferencia a su favor del nombre de dominio <la-zagaleta.com>.

En primer lugar, afirma que el nombre de dominio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a marcas de productos o de servicios sobre las que el Demandante tiene derechos. En este sentido, la sociedad La Zagaleta, S.L. es titular de pleno derecho de varios signos distintivos concedidos por la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas y por la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior, entre otras. Segъn la Demandante, dichas marcas son absolutamente idйnticas al nombre de dominio <la-zagaleta.com>, objeto de la presente demanda.

En segundo lugar, la Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Y ello, porque el nombre de dominio <la-zagaleta.com> es idйntico a los signos distintivos titularidad de la Demandante y tambiйn a su denominaciуn social. La Demandante alega que el Demandado, sin derechos ni intereses legнtimos, ya sean propios o en representaciуn legal de un tercero, y sin motivo legнtimo alguno, ha registrado el nombre de dominio con el fin de privar a la Demandante del derecho a utilizar sus marcas para componer su propio nombre de dominio.

En tercer y ъltimo lugar, el nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. Segъn la Demandante, la mala fe en el uso y registro del nombre de dominio controvertido se deduce de su aparente falta de uso. Asimismo, argumenta la Demandada, la mala fe se deduce del hecho de que los enlaces que contiene la pбgina web redireccionan a pбginas de servicios inmobiliarios titularidad de terceros.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante en el plazo previsto para ello en el Reglamento.

Sin embargo, el dнa 26 de noviembre de 2007, cuando se le comunicу que el procedimiento continuarб sin su personaciуn, el Demandado enviу un correo electrуnico al Centro informando que el asunto ya estaba solucionado, sin ulteriores explicaciones.

6. Debate y conclusiones

6.1 Normativa aplicable

De acuerdo con el pбrrafo 15 del Reglamento, este Experto resolverб la presente Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que resulten de aplicaciуn.

El Demandado no se ha personado en plazo en este procedimiento, por lo que de acuerdo con el pбrrafo 5.e) del Reglamento, este Experto resolverб el caso basбndose en la Demanda. Sin embargo, de acuerdo con el pбrrafo 14 del Reglamento, tambiйn extraerб las conclusiones que estime oportunas de las circunstancias concretas del caso y de la falta de contestaciуn a la Demanda por parte del Demandado.

En consecuencia, y de acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica y el 3 del Reglamento, para que la Demanda prospere la Demandante debe probar:

(i) que el nombre de dominio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a marcas de productos o de servicios sobre los que el demandante tiene derechos; y

(ii) que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda; y

(iii) que el Demandado ha registrado el nombre de dominio y lo estб utilizando de mala fe.

6.2 Comunicaciуn del Demandado en relaciуn con la soluciуn del procedimiento

El Demandado ha enviado una comunicaciуn vнa correo electrуnico, fuera del plazo de personaciуn, donde afirma que la controversia estб solucionada, sin hacer ningъn tipo de ulterior aclaraciуn al respecto.

Como quiera que el nombre de dominio <la-zagaleta.com> sigue siendo titularidad del Demandado - asн lo ha confirmado el Registrador, Schlund + Partners - y el Demandante no ha informado en ningъn momento de que se haya alcanzado ningъn acuerdo, este Experto considera necesario emitir una resoluciуn que ponga fin a la controversia.

6.3 Examen de los requisitos para la estimaciуn de la Demanda

A continuaciуn se analizan los requisitos exigidos por la Polнtica.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante alega que el nombre de dominio <la-zagaleta.com> es idйntico o confusoriamente similar a las marcas de productos o de servicios sobre los que tiene derechos.

La Demandante ha cumplido con los requisitos establecidos en el pбrrafo 4.a)i) de la Polнtica y en los pбrrafo 3.b)viii), b)ix)l) del Reglamento. Por un lado, ha acreditado la titularidad y vigencia de las marcas LA ZAGALETA y, por otro lado, tambiйn ha acreditado que el nombre de dominio es idйntico o que posee una similitud rayana en la identidad con las marcas de la Demandante.

En este sentido, la identidad o similitud debe considerarse sin tener en cuenta el dominio de primer nivel y teniendo en cuenta las limitaciones grбficas de los nombres de dominio en el segundo nivel, ya que no aсaden ninguna distintividad al nombre de dominio. Esta identidad o similitud debe examinarse desde el punto de vista grбfico, fonйtico y conceptual. Asн apuntan las resoluciones de los expertos de la OMPI en Gestevisiуn Telecinco, S.A. v. Javier Sard, Caso OMPI No. D2000-0780; New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; y Central Lechera Asturiana, S.A.T. v. Javier Lуpez de Juan Abad. Caso OMPI No. D2000-1684

Asн pues, existe identidad entre la marca LA ZAGALETA y <la-zagaleta.com>. Ambas denominaciones son idйnticas o, en el peor de los casos, poseen una similitud rayana en la identidad tanto desde el punto de vista grбfico, como desde el fonйtico y el conceptual, en tanto que el ъnico elemento que los diferencia es un mero guiуn. El guiуn es un signo grбficamente poco significativo y fonйticamente intrascendente puesto que, ante la imposibilidad de usar espacios en los nombres de dominio, sirve en el presente caso para separar las dos palabras que componen el nombre de dominio.

Por todo lo anterior, este Experto juzga acreditado y cumplido el primer requisito.

B. Derechos o intereses legнtimos

En segundo lugar, y siguiendo lo establecido en el pбrrafo 4.a)ii) de la Polнtica y el pбrrafo 3.b)ix)2) del Reglamento, la Demandante alega que el Demandado no posee ningъn tipo de derecho o interйs legнtimo respecto al nombre de dominio.

La Polнtica establece en el pбrrafo 4.c) los siguientes criterios indicativos de la legitimidad del uso del nombre de dominio por parte del Demandado:

(i) La utilizaciуn previa a cualquier aviso de la controversia del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con la oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii) El ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas sobre productos o servicios.

(iii) El uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestiуn con бnimo de lucro.

En el presente caso, en primer lugar, la Demandante alega que ostenta determinados derechos sobre la denominaciуn “La Zagaleta” y que en ningъn momento ha concedido licencia alguna al Demandando que le faculten para su uso.

En segundo lugar, y por lo concerniente a los dos primeros subepнgrafes del

pбrrafo 4.c), no dispone de elemento alguno que permita acreditar que el Demandado sea conocido o se haya servido de la denominaciуn “La Zagaleta” con anterioridad al inicio de la controversia. Asimismo, de ningъn elemento se infiere que el uso del nombre de dominio controvertido sea objeto de un uso legнtimo o no comercial, sino mбs bien todo lo contrario, en tanto que la inclusiуn en la pбgina de varios enlaces a otras pбginas web de servicios inmobiliarios son, a juicio de este Experto, un indicio claro del бnimo de lucro del Demandado al registrar el nombre de dominio.

Por todo ello, la Demandante ha acreditado suficientemente prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. A la vista de lo anterior, este Experto juzga que tambiйn concurre el segundo requisito.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para acreditar este extremo, la Demandante se basa en que la mera falta de uso indica un uso de mala fe, en la medida en que estб impidiendo su propio acceso a la red a travйs del nombre de dominio <la-zagaleta.com>. Por lo demбs, la Demandante aсade que el nombre de dominio controvertido contiene enlaces a pбginas web de servicios inmobiliarios en la Costa del Sol, teniendo el Demandado su domicilio en Fuengirola, esto es, en la Costa del Sol. Este ъltimo dato es relevante en la medida en que La Zagaleta tiene tambiйn su domicilio social en Benhavнs en la Costa del Sol, centra sus actividades en la Costa del Sol y es conocida por ello.

La Polнtica en su pбrrafo 4.a)iii) y el Reglamento en su pбrrafo 3.b)ix)3) requieren que el Demandante acredite que el Demandado ha registrado y utilizado el dominio de mala fe. Asimismo, el pбrrafo 4.b) de la Polнtica establece una lista abierta de supuestos en los que rige la presunciуn de mala fe, a saber:

(i) La adquisiciуn del dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante.

(ii) El registro del nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio.

(iii) El registro del dominio fundamentalmente con la finalidad de perturbar la actividad comercial de un competidor.

(iv) La utilizaciуn del nombre de dominio para intentar de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en lнnea.

Ha quedado demostrado en este procedimiento que LA ZAGALETA es una marca conocida en el sector inmobiliario y recreativo en la zona de la Costa del Sol. En consecuencia, parece dudoso que el Demandado no conozca la actividad de la Demandante. Aъn asн, el Demandado registrу el nombre de dominio <la-zagaleta.com> para insertar enlaces a pбginas web relacionadas con la actividad de la Demandante. En consecuencia, aplicando los criterios de la Polнtica al caso concreto, se infiere la mala fe del Demandado tanto en el uso como en el registro del nombre de dominio controvertido. En este sentido, son relevantes las Decisiones de los expertos en Lycos Espaсa Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L., Caso OMPI No. D2004-0434; y Corporaciуn Industrial y Finaciera de Banesto, S.A. v. Josй Gregorio Hernбndez Quintero, Caso OMPI No. D2000-1265.

Por todas estas razones, este Experto considera tambiйn suficientemente acreditada la concurrencia del requisito tercero exigido por la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, y de conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <la-zagaleta.com> sea transferido al Demandante.

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Montiano Monteagudo
Experto Ъnico