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DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Aitor Esteban Osorio

Caso No. DES2007-0025

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Ahorros Municipal de Burgos, de Burgos, Espaсa, representada por Domingo Yllera, Espaсa.

La Demandada es Aitor Esteban Osorio, de Duero, Burgos, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cajaburgos.com.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 18 de octubre de 2007. El 22 de octubre de 2007, el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 23 de octubre ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de octubre de 2007. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 19 de noviembre de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de noviembre de 2007.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 28 de noviembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

El Demandante de numerosos derechos previos pero basta destacar la Marca nacional M1042490 CAJA BURGOS.

El nombre de dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 11 de noviembre de 2005.

Al momento de la presentaciуn de la demanda el nombre de dominio no se encontraba vinculado a pбgina web alguna.

5. Cuestiones Procesales

El Experto, haciendo uso de las facultades generales que le reconoce el artнculo 18 del Reglamento, quiere dejar constancia de la aceptaciуn de las alegaciones presentadas por el Demandado con un dнa de retraso, es decir, remitidas el dнa 20 de noviembre de 2007, por vнa de correo electrуnico al Centro y, sin que posteriormente se enviaran en papel. La razуn que nos lleva a esta admisiуn es que no se ha producido retraso alguno digno de menciуn en el procedimiento, por lo que no cabe advertir intenciуn de demorar la resoluciуn del mismo.

En cambio, en relaciуn al escrito suplementario de alegaciones presentado por la parte Demandante, una vez se encontraba el expediente en fase de decisiуn, entiende este Experto que no debe aceptarse, bбsicamente por tratarse de precisiones sobre los mismos hechos expuestos en su escrito de Demanda, de manera que lo que se pretende es reiterar o ampliar sus fundamentos legales, a la vista del escrito de contestaciуn del Demandado. La aceptaciуn de este escrito abocarнa necesariamente, en aras a otorgar igualdad de trato a ambas partes, a dar traslado para su contestaciуn al Demandado. Sin embargo, ni por el contenido de las alegaciones, ni por la propia naturaleza de este expediente, debe procederse a la prolongar el mismo. No obstante cuanto antecede, si debe admitirse, como un hecho nuevo, el correo electrуnico remitido por el Demandado al Demandante con fecha de 15 de noviembre de 2007 en el que realiza una oferta de venta para transmisiуn del dominio por un valor de cien euros.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Declara ostentar una serie de derechos previos similares al nombre de dominio objeto de la controversia que gozan de notoriedad y reconocimiento en el sector, siendo idйnticos en algunos casos como la marca de su propiedad, CAJA BURGOS o, confusamente similar a otras marcas como CAJA DE BURGOS, ademбs de que la propia denominaciуn social de la demandante se constituye igualmente en derecho previo al ser “Caja de Ahorros Municipal de Burgos”.

Ademбs, sostiene que dicha denominaciуn es ampliamente conocida en el mundo financiero y el бmbito de actuaciуn, la provincia de Burgos. Por ello, por la notoriedad de la marca CAJA DE BURGOS, afirma que el nombre de dominio <cajaburgos.com.es> resulta claramente confundible para los consumidores.

Considera, por lo demбs, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos en base a lo siguiente: a) Falta de actividad del Demandado relacionada con una Caja de Ahorros b) falta de autorizaciуn al Demandado para el registro de marcas o nombres de dominio c) ausencia de derechos de propiedad industrial sobre la marca CAJA BURGOS.

Considera, finalmente, que habida cuenta de la notoriedad de la marca titularidad del Demandante, asн como de la falta de uso que del nombre de dominio se estб efectuando al no vincularlo con una pбgina web, el Demandante registrу y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

B. Demandado

Alega el Demandado que no pueden ser tenidos en consideraciуn aquellos dominios adquiridos con posterioridad al 15 de noviembre de 2005 por ser йsta la fecha de adquisiciуn del dominio por el propio Demandado.

Por lo que se refiere a la falta de interйs legнtimo considera que la marca CAJA BURGOS no tiene notoriedad real, por no ser utilizada coloquialmente a pesar de reconocer la notoriedad provincial y nacional de CAJA DE BURGOS.

Finalmente, declara el Demandado que el nombre de dominio fue adquirido con la finalidad de crear un directorio de “Cajas, Bancos y Entidades Financieras en la provincia de Burgos” mas que la idea no fraguу y los ingresos fueron inferiores a los esperados, por lo que se adoptу cesar la actividad de la pбgina. Asimismo, reitera su opiniуn de falta de notoriedad o peso comercial de la expresiуn “Caja Burgos” aunque reconoce el alcance de “Caja de Burgos”.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artнculo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio Reglamento y

- las leyes y los principios del Derecho nacional espaсol.

Asimismo, se tendrб en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genйricos del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de OMPI, en tanto coincidan con la regulaciуn espaсola por razуn de los mбs que evidentes puntos de conexiуn entre ambos procedimientos.

Conforme al artнculo 2 del Reglamento procede a continuaciуn analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandado ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos, asн como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su бmbito de actuaciуn. De la misma, cabe reconocer identidad en la marca CAJA BURGOS con el nombre de dominio en disputa, ademбs de existir similitud en el resto de los derechos previos de los que es legнtimos titular el Demandante que pueden abocar a confusiуn.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artнculo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Demandado fundamenta su derecho a ser reconocido como titular del nombre de dominio en la falta de notoriedad de la marca CAJA BURGOS, a pesar de reconocer la notoriedad provincial y nacional de CAJA DE BURGOS.

Sin embargo, esta argumentaciуn no es suficiente para rebatir los fundamentos que el Demandante aporta en su escrito de demanda, y a los cuales nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias, ademбs de justificar suficientemente la realidad y validez de su derecho previo.

Por lo demбs la simple manifestaciуn, sin aportaciуn de prueba documental alguna, de haber creado un directorio de “Cajas, Bancos y Entidades Financieras en la provincia de Burgos”, no deja de ser una mera declaraciуn por lo que no cabe admitirla en tanto en cuanto el artнculo 16 b) v) del Reglamento dispone que la contestaciуn deberб incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se ase el escrito de contestaciуn, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de carбcter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los derechos previos alegados por el Demandante”.

De esta manera, entiende este Experto, que el Demandado no ha acreditado ostentar derecho o interйs legнtimo en cuanto al uso del nombre del dominio, a salvo de la mera tenencia pasiva. Por lo tanto, da por cumplido con el segundo de los requisitos que le exige el Reglamento al Demandante

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandado fundamenta su registro en la falta de notoriedad de la marca CAJA BURGOS pero sin negar el conocimiento de las marcas propiedad del Demandante asн como el expreso reconocimiento de la notoriedad de la marca CAJA DE BURGOS. Por tanto, debe concluir este experto que el conocimiento de las marcas no pudieron pasar inadvertidas al Demandado en el momento del registro.

De esta manera y, siguiendo el criterio establecido en numerosas decisiones, el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria sуlo puede tener su razуn en la realizaciуn de un registro de mala fe. Asн, entre otros muchos, en: Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008 o Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022.

Igualmente, de la prueba practicada puede apreciarse como la parte Demandada ha solicitado el registro del nombre de dominio para limitarse a poseer el mismo de pasivo, es decir, sin vincular el mismo a pбgina web alguna por lo que dicho registro tenнa como objeto principal impedir que el titular de la marca reflejara la misma como signo de identificaciуn y localizaciуn de Internet.

Por lo expuesto, este Experto entiende cumplido con el tercero de los requisitos, es decir que el Demandado ha registrado o utilizado en nombre de dominio de mala fe.

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <cajaburgos.com.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Ъnico