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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Place des Editeurs contre Larry Thane

Litige n° DFR2007-0022

 

1. Les parties

Le Requйrant est Place des Editeurs, Paris, France, reprйsentй par Cabinet Legi-Mark, Paris, France.

Le Dйfendeur est Larry Thane, Pau, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <solar.fr> enregistrй le 19 dйcembre 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй EURODNS SA.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 10 mai 2007, par courrier йlectronique et le 15 mai 2007, par courrier postal. Cette demande a йtй dirigйe par le Requйrant contre une personne anonyme, l’identitй du titulaire du nom de domaine n’йtant pas dйvoilйe dans le registre Whois.

Le 11 mai 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations, et aux fins de levйe de l’anonymat du titulaire du nom de domaine. Le 14 mai 2007, l’Afnic a communiquй au Centre l’identitй du titulaire du nom de domaine <solar.fr> et a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le 15 mai 2007, le Centre a confirmй au Requйrant l’identitй du titulaire du nom de domaine et lui a demandй d’amender en consйquence sa demande avant le 20 mai 2007. Cet amendement a йtй reзu par le Centre le 16 mai 2007 par courrier йlectronique et, le 23 mai 2007 par courrier postal.

Le Centre a vйrifiй que la demande, y inclus son amendement, rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 24 mai 2007. Le Dйfendeur avait jusqu’au 13 juin 2007 pour faire parvenir une rйponse. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse par courrier йlectronique et tйlйcopie le 12 juin 2007. Cette rйponse a йtй reзue par courrier postal par le Centre le 13 juin 2007.

Le 26 juin 2007, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert Unique dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant a pour activitй l’йdition, l’achat et la vente de tous ouvrages neufs ou d’occasion, ainsi que la diffusion en gros ou au dйtail en France et а l’йtranger. Le Requйrant exerce son activitй notamment sous le nom commercial “Solar” et via son site internet “www.solar.tm.fr”.

Le Requйrant est йgalement titulaire des deux marques suivantes, toutes deux dйposйes auprиs de l’INPI et faisant ainsi l’objet d’une protection sur le territoire franзais :

- marque semi-figurative SOLAR n° 1 516 075, dйposйe initialement le 1^er mars 1979 sous le n° 1 116 612, et renouvelйe depuis, pour les classes 16, 38 et 41;

- marque SOLAR n° 99 774 418 dйposйe le 9 fйvrier 1999, pour les classes 35, 38 et 42.

Le Requйrant justifie par les piиces produites а l’appui de sa demande, faire usage tant de son nom commercial que de sa marque, dans le cadre de l’exploitation de son activitй de maison d’йdition.

Le Dйfendeur ne donne aucune prйsentation de son activitй. Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <solar.fr> le 19 dйcembre 2006. Le Dйfendeur ne justifie d’aucune utilisation particuliиre а ce jour de ce nom de domaine, celui-ci йtant d’ailleurs offert а la vente sur le site internet “www.sedo.fr”.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <solar.fr> par le Dйfendeur constitue une atteinte а ses droits, et en particulier а ses droits de propriйtй intellectuelle.

Le Requйrant invoque а l’appui de cette prйtention ses droits de marque sur le terme SOLAR en suite de deux dйpфts auprиs de l’INPI en 1979 (dыment renouvelй depuis) et 1999. Le Requйrant estime ainsi que le nom de domaine litigieux enregistrй par le Dйfendeur reproduit а l’identique ses marques et constitue de ce fait une contrefaзon.

Le Requйrant indique кtre йgalement titulaire du nom commercial “Solar”.

Le Requйrant prйcise faire une exploitation intensive tant du nom commercial que de la marque SOLAR sur le territoire franзais dans le cadre de son activitй d’йdition. Il produit а cet effet notamment deux catalogues prйsentant des livres йditйs sous la marque SOLAR, lesquels tйmoignent ainsi d’une partie de la production du Requйrant sous cette marque. Le Requйrant estime ainsi кtre connu d’une large part du public franзais dans le cadre de ses activitйs.

Le Requйrant considиre ainsi qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Dйfendeur a entendu dйtourner la clientиle du Requйrant et tirer ainsi un profit indu des efforts rйalisйs par ce dernier.

Le Requйrant estime ainsi qu’outre la contrefaзon, l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale, d’autant que le nom de domaine litigieux est offert а la vente et ne fait donc l’objet d’aucune exploitation par le Dйfendeur. Le Requйrant souligne а cet йgard que le nom de domaine avait initialement йtй enregistrй par Monsieur Laurent Nunenthal, reprйsentant en France de la sociйtй EURODNS, qui s’йtait engagй, а la suite d’un litige l’opposant а l’Afnic en 2004, а restituer tous noms de domaine suspectйs de cybersquatting ou typosquatting а leurs titulaires lйgitimes.

Le Requйrant sollicite pour l’ensemble de ces raisons le transfert du nom de domaine <solar.fr> а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur conteste la mesure de transfert demandйe par le Requйrant.

Le Dйfendeur soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux correspond а un nom commun de la langue anglaise trиs utilisй dans de nombreux domaines d’activitйs (tels que l’йnergie solaire) et constitue un terme gйnйrique, descriptif et banal au regard du nombre de marques dйposйes en France comportant le terme “solar”.

Ainsi et selon le Dйfendeur, au regard du principe de spйcialitй rйgissant le droit des marques, il est nйcessaire de justifier d’un usage pour des produits et services identiques ou similaires а ceux visйs dans l’enregistrement. Or, selon le Dйfendeur, “solar energy” est trиs diffйrent.

Le Dйfendeur allиgue par ailleurs ne pas avoir enregistrй et ne pas utiliser le nom de domaine de mauvaise foi. Il indique а cet effet que le nom de domaine <solar.fr> a йtй enregistrй а l’ouverture du “.fr” aux particuliers en 2004, par Monsieur Laurent Nunenthal. En raison de la procйdure engagйe а l’encontre de ce dernier, tous les noms de domaine dйposйs par ce dernier avaient йtй bloquйs pendant trois mois afin de permettre а leurs titulaires lйgitimes de faire valoir leurs droits. Cette pйriode a aujourd’hui expirй.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission de ce nom de domaine а son bйnйfice.

Conformйment а l’article 20 (c), l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

Par consйquent, l’Expert s’est attachй а rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <solar.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requйrant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

a) Le nom de domaine enregistrй par le Dйfendeur constitue une reproduction а l’identique des marques du Requйrant

L’Expert constate que le nom de domaine <solar.fr> enregistrй par le Dйfendeur le 19 dйcembre 2006 constitue la reproduction а l’identique de la marque semi-figurative SOLAR et de la marque SOLAR dont est titulaire le Requйrant respectivement depuis 1979 et 1999.

Comme jugй de maniиre constante par les experts, l’extension “.fr” inhйrente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature а faire disparaоtre cette identitй entre la marque et le nom de domaine (dйcisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI n° DFR 2007-0001, Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI n° DFR2005-0013).

b) Le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit sur le terme SOLAR l’autorisant а enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux

Le Dйfendeur soutient avoir le droit d’enregistrer et d’utiliser le terme SOLAR au motif que le terme “solar” serait purement gйnйrique, descriptif et usuel.

Il s’avиre cependant, comme le fait remarquer le Dйfendeur, que ce terme est usuel en langue anglaise et non en langue franзaise, et que son utilisation par le Requйrant а titre de marque ne saurait кtre considйrйe comme descriptive au regard des produits et services dйsignйs, а savoir les activitйs d’йdition, d’achat et de vente de livres, bien qu’il n’appartienne pas а l’Expert dans le cadre de la prйsente procйdure de se prononcer sur le caractиre gйnйrique ou non des marques du Requйrant.

En outre, si le Dйfendeur йvoque l’utilisation usuelle de ce terme dans le cadre de diverses activitйs, telles que les activitйs liйes а l’йnergie solaire (“solar energy”), pour autant le Dйfendeur ne justifie nullement кtre lui-mкme exploitant d’une telle activitй et a fortiori, faire une utilisation de ce terme dans le cadre d’une telle activitй.

D’ailleurs, comme indiquй par le Requйrant, le Dйfendeur ne fait aucune utilisation а quelque titre que ce soit du nom de domaine litigieux puisqu’il l’offre en vente sur le site internet “www.sedo.fr”.

Ainsi, rien dans les йlйments d’information communiquйs par le Dйfendeur dans le cadre de sa rйponse ne laisse а penser que la motivation premiиre du Dйfendeur a йtй de procйder а l’enregistrement d’un mot du langage courant, en vue d’une large utilisation dans le cadre de son activitй.

Enfin, le fait que le Requйrant, en tant que titulaire de la marque SOLAR, ne se soit pas manifestй dans le dйlai de 3 mois qui avait йtй donnй aux titulaires de marques pour se faire connaitre auprиs de Laurent Nunenthal, dans le cadre de la procйdure initiйe par l’Afnic en 2004, ne signifie pas pour autant que le Requйrant a entendu renoncer а ses droits sur la marque SOLAR et а son exploitation au travers du nom de domaine lui correspondant.

c) L’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur porte atteinte aux droits de tiers

Au vu de l’ensemble des considйrations prйsentйes ci-avant, l’Expert considиre que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur portent atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits de marque du Requйrant sur le terme “solar”, en ce qu’ils constituent une contrefaзon de ladite marque.

Les йlйments de fait du prйsent dossier permettent йgalement de douter de la volontй rйelle et sйrieuse du Dйfendeur d’enregistrer et d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux, dиs lors que le Dйfendeur l’offre en vente sur le site internet “www.sedo.fr” et qu’il ne peut prйtendre ignorer l’existence des droits de marque du Requйrant sur le terme “solar”.

En effet, l’Expert rappelle qu’il appartenait au Dйfendeur, en application de l’article 12 de la Charte, de s’assurer que le terme qu’il souhaitait utiliser а titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

B. Droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

Le Requйrant ayant justifiй кtre titulaire des marques franзaises SOLAR, l’Expert considиre que celui-ci est fondй а solliciter la transmission а son profit du nom de domaine litigieux.

Comme йvoquй prйcйdemment, le fait que le Requйrant ne se soit pas manifestй а la suite du litige ayant opposй l’Afnic et Monsieur Nunenthal pendant le dйlai de 3 mois offert, ne saurait кtre interprйtй comme une renonciation pour l’avenir du Requйrant а ses droits.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <solar.fr>.

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Christiane Fйral-Schuhl
Expert

Le 10 juillet 2007