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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sullair Corporation v. Ricardo Ramнrez Hernбndez

Caso Nє DMX2007-0001

 

1. Las Partes

La Promovente es Sullair Corporation, representada por Goodrich, Riquelme y Asociados, A.C., Mйxico.

El Titular es Ricardo Ramнrez Hernбndez, con domicilio en Distrito Federal, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <sullair.com.mx>

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-Mйxico.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 29 de enero de 2007. El 1 de febrero de 2007 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El mismo dнa NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta informбndole que el Titular del nombre de dominio en controversia recaнa en la persona del Titular en tanto contacto tйcnico y administrativo registrado. Atendiendo a una prevenciуn del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 13 de febrero de 2007. El Centro verificу que la Solicitud modificada cumplнa los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Artнculos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de febrero de 2007. De conformidad con el Artнculo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 7 de marzo de 2007. El Titular no contestу a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud el 13 de marzo de 2007.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 21 de marzo de 2007, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn, Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense reconocida internacionalmente en el segmento de compresoras de aire, asн como en el de maquinaria y sistemas para uso industrial general y de aplicaciуn especial en el ramo de la construcciуn.

Para identificar sus productos en el mercado domйstico, el Promovente registrу en Mйxico desde 1972 y mantiene vigente hasta el dнa de hoy, la marca SULLAIR en la clase 23 para amparar especнficamente compresoras y barrenas, y en general toda clase de cuchillerнa o aparatos, herramientas y sus partes, accesorios y aditamentos para tractores, mбquinas y trituradoras.

Con el objeto de anunciar sus productos y ofrecer informaciуn corporativa, el Promovente mantiene desde 1997 un portal de Internet bajo el nombre de dominio <sullair.com>

Por su parte, el Titular registrу el nombre de dominio en litigio el 12 de julio de 2005. Actualmente el portal vinculado al nombre de dominio en cuestiуn se agota en una pбgina de inicio con la imagen de unos engranes como trasfondo, en la que ъnica y exclusivamente se menciona una distribuciуn exclusiva en Mйxico, aunque no se dice respecto de quй tipo de productos o servicios, por parte de Mayorista en Diseсo Industrial, S.A. de C.V., indicбndose al efecto los datos de contacto de este ъltimo.

Al percatarse del uso del nombre de dominio en controversia y sin que existan registros de que se haya producido contacto previo entre las partes, el Promovente iniciу el procedimiento administrativo que nos ocupa, en contra del Titular.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) Del anбlisis comparativo de la marca registrada SULLAIR por un lado y el nombre de dominio <sullair.com.mx> por el otro, es claro que en vista de la identidad del elemento “sullair”, existe semejanza en grado de confusiуn entre ambos signos;

(ii) El Promovente no tiene derecho o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con marcas registradas que tengan por objeto la denominaciуn “Sullair” para proteger productos relacionados con la maquinaria;

(iii) Resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca SULLAIR en Mйxico debido a que la marca registrada del Promovente se lo hubiera impedido;

(iv) El Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilizaciуn del nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con la maquinaria;

(v) El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “sullair”, tan es asн que en el sitio web se ostenta con la denominaciуn social Mayorista en Diseсo Industrial, S.A. de C.V.;

(vi) El Titular tampoco hace uso legitimo o no comercial del nombre de dominio, resultando obvia la intenciуn de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empaсar el buen nombre y prestigio de las marcas del Promovente;

(vii) El Titular no cuenta con la autorizaciуn del Promovente para comercializar productos bajo la marca SULLAIR, ni es su distribuidor autorizado, como el Titular lo pretende hacer creer al incluir unos engranes, que son alusivos a mбquinas o a la industria en general, en el sitio de Internet relacionado al nombre de dominio en controversia y ostentar la leyenda “Distribuidor en Mйxico”;

(viii) La existencia del registro de la marca del Promovente y el uso ininterrumpido de esta ъltima desde 1972 permite concluir que la adopciуn de la denominaciуn “SULLAIR” como parte del nombre de dominio en litigio se hizo con el fin de inducir al publico consumidor a error o confusiуn;

(ix) Es difнcil suponer mera coincidencia en la incorporaciуn de la marca registrada del Promovente, que es conocida mundialmente en la industria de la maquinaria en general y de compresoras y barrenas en particular;

(x) El Titular pretende atraer de manera ilegitima la atenciуn de los usuarios de Internet al llevarlos a su pagina web, en donde realiza actos de competencia desleal al ostentarse como distribuidor en Mйxico de productos de la marca SULLAIR, sin gozar de un vнnculo, asociaciуn o relaciуn con el Promovente que legitime el uso de la marca SULLAIR, creando claramente la posibilidad de que exista confusiуn con la marca registrada del Promovente;

(xi) En vista de la presencia y promociуn de la marca registrada del Promovente en el mercado con mas de treinta aсos de antelaciуn al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de la marca del Promovente y por tanto resulta inconcebible que haya registrado el nombre de dominio en controversia para otro propуsito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente, habiendo propiciado la confusiуn de los usuarios de Internet respecto del origen, patrocinio, afiliaciуn o aprobaciуn del sitio o los servicios del Titular con aquellos del Promovente, actualizбndose al efecto el supuesto previsto en el artнculo 1(b)(iv) de la Polнtica;

(xii) Asimismo, las acciones del Titular se traducen en mala fe en tйrminos del artнculo 1(b)(iii) de la Polнtica, en tanto que el nombre de dominio en controversia se registrу con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente;

(xiii) Se puede concluir que la conducta del Titular tiene como objetivo impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente, oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho pudiese haber convenido.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1(a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Si bien mъltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una Demanda fundada en la Polнtica UDRP no se traduce automбticamente en una Decisiуn en favor del Demandante (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la demanda); y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisiуn del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Polнtica no es determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusiуn entre los usuarios de Internet en la forma que estбn expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (esto es, confusiуn en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica .MX.

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio <sullair.com.mx> se compone ъnica y exclusivamente de la marca registrada SULLAIR del Promovente, lo que conlleva a al suscrito Panelista a determinar la identidad gramatical, fonйtica y conceptual comercial entre los signos en pugna.

La conclusiуn que antecede se mantiene incуlume ante la presencia de sufijos (correspondientes a los dominios de nivel superior genйrico “.com” y del codigo de pais “.mx”) ya que como lo han reiterado un sinnъmero de Panelistas, al obedecer la existencia de aquйllos a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales componentes no constituyen elementos relevantes jurнdicamente para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn segъn la Polнtica. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por surtida la hipуtesis prevista en el artнculo 1)A)i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La posiciуn del Promovente con relaciуn a este elemento puede resumirse en que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio en controversia toda vez que a este ъltimo le hubiese sido legalmente imposible registrar en Mйxico la marca del Promovente para proteger productos o servicios anбlogos a los amparados por la marca SULLAIR, ademбs de que al Titular no le ha sido otorgada licencia, facultad o autorizaciуn alguna para usar la marca del Promovente como nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado prima facie el segundo requisito de la Polнtica, revirtiйndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artнculo 1.c de la Polнtica. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N° D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nє D2000-1467.

En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestaciуn a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular no tiene derecho o interйs legнtimo alguno en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. Vйanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nє D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interйs legнtimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo que estimase en su favor).

En suma, tomando en cuenta la fuerte capacidad distintiva de que goza la marca del Promovente, el uso que se ha hecho del nombre de dominio en el portal de Internet adscrito y los argumentos planteados por el Titular, al Experto no le resulta evidente, argumentable o demostrable que el Titular sea conocido con la denominaciуn <sullair.com.mx>; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relaciуn con un ofrecimiento autйntico de productos o servicios; ni que haya hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro.

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artнculo 1.a.ii de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que SULLAIR es una palabra inventada que no tiene otro significado o funciуn mas que como marca del Promovente (Caso OMPI D2005-0250, a propуsito de la originalidad de la marca JAFRA), asн como al hecho de que este ъltimo ha utilizado su marca ininterrumpidamente por casi 35 aсos en Mйxico para identificar los productos que ofrece en el paнs a travйs de sus distribuidores autorizados, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SULLAIR al momento de registrar un dominio orientado en principio al consumidor mexicano como lo es el “.com.mx”, mбxime si como bien hace notar el Promovente, en el portal al que estб vinculado el nombre de dominio en litigio figura la imagen de varios engranes, aparentemente alusivos a los productos identificados bajo la marca del Promovente. Ver Sociйtй des Produits Nestlй, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI N° DMX2006-0007 (donde el Panelista determinу mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparecнa la imagen de una taza de cafй, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFЙ, que no admite otro significado mas que como marca del Promovente). A mayor abundamiento, vista la imposibilidad para atribuirse a la marca del Promovente otra connotaciуn, es evidente que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N° D2000-0003).

Por otro lado, llama la atenciуn que en el propio portal no se identifiquen los productos supuestamente ofertados sobre los que se publicita una distribuciуn en Mйxico. Lo anterior no puede ser interpretado de otra forma que como un uso artificial del nombre de dominio para tratar de aparentar un fin legнtimo del mismo por parte del Titular. A esto se suma la falta de explicaciуn alguna en el portal de Internet que justifique la elecciуn del nombre de dominio.

En consecuencia se presume del conjunto y concatenaciуn lуgica de los indicios acreditados o inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su portal con бnimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la ъnica fuente a la que puede atribuirse haber dado contenido a la expresiуn “sullair”, actualizбndose por tanto la causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv de la Politica.

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii de la Politica.

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn y por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.(g)(ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <sullair.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 4 de abril de 2007