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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Compaснa Aйrea de Valencia, S.A. c. Surf and Surf

Caso No. D2008-0011

1. Las Partes

La parte demandante es Compaснa Aйrea de Valencia, S.A., Valencia, Espaсa, representada por Vitoria de Lerma Asociados, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Surf and Surf, Valladolid, Espaсa (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y la Entidad Registradora

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cuidadoconairmed.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es eNom, Inc. (en adelante, “eNom”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 3 de enero de 2008. El 4 de enero de 2008 el Centro enviу a eNom vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio. En la misma fecha eNom enviу al Centro, por medio de correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de enero de 2008. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 31 de enero de 2008. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 1 de febrero de 2008. Posteriormente, el 5 de febrero de 2008, el Demandado, a travйs del contacto de facturaciуn del Nombre de Dominio se puso en contacto con el Centro por medio de correo electrуnico.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 13 de febrero de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El mismo dнa, la Demandante remitiу al Centro una notificaciуn por correo electrуnico poniendo de manifiesto un cambio en la presentaciуn de la pбgina web conectada al Nombre de Dominio.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una empresa espaсola especializada en ofrecer cursos de formaciуn tanto de pilotos como de tripulaciуn de lнneas aйreas, ofreciendo desde 1988 a sus alumnos titulaciуn oficial para el desarrollo de dichas actividades.

La Demandante es titular de las siguientes marcas espaсolas:

- Marca mixta No. 1.542.617 AIRMED, registrada desde el 17 de enero de 1990 en la clase 41 del Nomenclator Internacional; y

- Marca No. 2.222.034 AIRMED, registrada desde el 22 de marzo de 1999 en la clase 41 del Nomenclator Internacional.

La Demandante cuenta con presencia en Internet a travйs de su portal corporativo, conectado al nombre de dominio <airmed.es>.

La Demandada

La Demandada no ha comparecido en forma alguna en el marco de este procedimiento, por lo que el Experto no ha podido obtener informaciуn sobre dicha parte. El Experto tampoco ha podido obtener informaciуn fiable alguna respecto a la Demandada y sus circunstancias.

El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 15 de octubre de 2007 y, en el momento de presentaciуn de la Demanda, se encontraba conectado a un sitio web en el que se ofrecнan contenidos crнticos contra la Demandante y su escuela de vuelo. Asн, el texto inicial en dicha pбgina web indicaba:

“ЎMucho cuidado con AIRMED!

Esta pбgina estб creada por antiguos alumnos, empleados y personas muy relacionadas con la aviaciуn y con la escuela de pilotos Airmed en Valencia (Espaсa) con la ъnica pretensiуn de dar a conocer la verdad sobre la misma. No incluye referencias a otras escuelas ni mucho menos publicidad porque sуlo pretende hacer saber la verdad sobre la polйmica escuela Airmed, sin beneficiar a nadie mбs que a quien la lea. Seguro que te interesarб saber el historial de inspecciones, sanciones recibidas, despidos improcedentes, demandas judiciales y sentencias incumplidas de Airmed.

Si has llegado hasta esta pбgina es posiblemente porque estбs interesado en cursar tus estudios de piloto o TCP en Airmed, si es asн, por favor,

Lee con atenciуn antes de matricularte en AIRMED.”

A este texto le seguнan otros en los que se detallaban supuestas limitaciones e incumplimientos de la Demandante en la prestaciуn de sus servicios de formaciуn de pilotos y personal de asistencia en vuelo. Esta pбgina no contenнa ningъn elemento publicitario ni grбfico mбs allб de algunas fotografнas parciales de un aviуn, incluidas como elementos secundarios dentro de la pбgina web.

Tal y como indicу la Demandante en una comunicaciуn al Centro fechada el 13 de febrero de 2008, una vez presentada la Demanda se modificу la apariencia de la pбgina web conectada al Nombre de Dominio, de modo que en el momento de emitirse esta decisiуn el mismo se encuentra vinculado a una pбgina web en la que aparece una serie de animaciones y caricaturas de aviones y, en el centro y a gran tamaсo, un icono sonriendo (“smiley”).

El 8 de noviembre de 2007, la Demandante remitiу a la Demandada un requerimiento por medio de burofax instбndole a transferir a su favor el Nombre de Dominio, atendiendo a la infracciуn de sus derechos que el registro y uso del mismo supone. No obstante, dicho burofax no pudo ser entregado (indicбndose en destino que se dirigнa a una destinataria desconocida), remitiйndolo la Demandante con posterioridad a la direcciуn de correo electrуnico indicada por la Demandada en la base de datos Whois. La Demandada no ha contestado a dicho requerimiento en modo alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante indica en la Demanda:

- Que el Nombre de Dominio es idйntico a las marcas AIRMED de las que es titular. En este sentido, indica la Demandante que la inclusiуn del tйrmino “cuidado” no elimina el riesgo de confusiуn con las mencionadas marcas al tratarse de un prefijo denigratorio sin distintividad alguna y que en absoluto puede suponer el distintivo principal del dominio a percepciуn de los usuarios, pues dicho tйrmino no deja de ser de uso general para calificar o llamar la atenciуn sobre algo o alguien;

- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio pues el ъnico uso que se ha hecho del mismo por parte de la Demandada es el de desprestigiar la marca de la Demandante por medio de informaciones falsas, con el бnimo y finalidad de perjudicar los intereses de la Demandante y disuadir a futuros estudiantes a contratar sus servicios formativos. Asн, considera la Demandante que la Demandada se aprovecha del atractivo de sus marcas AIRMED para atraer a los usuarios y desprestigiar a la Demandante;

- Que la Demandada registrу y ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio en cuanto que la marca AIRMED es notoriamente conocida en el sector de las escuelas de aviaciуn y oferta sus servicios tanto a nivel nacional como internacional, siendo Internet uno de los medios que para ello mбs utiliza. Asimismo, el hecho de haber utilizado datos de registro falsos constituye otra muestra de la mala fe de la Demandada, al impedir conocer el verdadero titular del Nombre de Dominio; y

- Que, en atenciуn a los extremos indicados, el Nombre de Dominio deberнa ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

La Demandada no contestу a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4(a) de la Polнtica, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio

respecto de las marcas de las que la Demandante es titular;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la

Demandada respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Polнtica respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los elementos que, de acuerdo con la Polнtica, la Demandante debe acreditar es que el Nombre de Dominio es idйntico o confusamente similar a las marcas titularidad de la Demandante. En este sentido, al compararlos se constatan las siguientes diferencias:

- El Nombre de Dominio incorpora la denominaciуn de las marcas titularidad de la Demandante, si bien йsta se encuentra precedida por las palabras “cuidado con”; y

- El Nombre de dominio no incluye espacios entre las palabras que lo componen e incorpora el sufijo .com.

A modo preliminar, cabe descartar como relevante esta segunda diferencia, en cuanto que tanto la ausencia de espacios como la inclusiуn del mencionado sufijo en el Nombre de Dominio se derivan de la actual configuraciуn tйcnica del sistema de nombres de dominio (DNS). Asн lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en el New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; o en A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).

Habiendo indicado lo anterior, la cuestiуn clave respecto a este primer elemento es determinar si la inclusiуn de las palabras “cuidado con” antes de la marca AIRMED en el Nombre de Dominio crea la suficiente distintividad entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante, sin generar un riesgo razonable de confusiуn.

Para considerar esta cuestiуn debemos partir de la consideraciуn, confirmada por las decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica, de que existirб un riesgo de confusiуn cuando el nombre de dominio en cuestiуn ofrezca la impresiуn global de corresponderse con la marca del demandante (ver, por ejemplo, Nandos International Limited c. M. Fareed Farukhi, Caso OMPI No. D2000-0225; AT&T Corp. c. William Gormally, Caso OMPI No. D2002-0738; o CPP, Inc. c. Virtual Sky, Caso OMPI No. D2006-0201).

De acuerdo a la sinopsis de la OMPI sobre las opiniones de los expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Polнtica (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions) en su pбrrafo 1.3. їSe considera como un riesgo razonable de confusiуn con una marca cuando un nombre de dominio contiene la marca en conjunciуn con un tйrmino negativo? De acuerdo a la postura mayoritaria si existe un riesgo de confusiуn: cuando el nombre de dominio contiene una marca y una palabra genйrica (dictionary word); o porque el nombre de dominio es muy similar a la marca; o porque el nombre de dominio no es fбcilmente identificable como tйrmino negativo. De acuerdo a la postura minoritaria no existe tal riesgo de confusiуn, ya que los usuarios de Internet en su mayorнa no asociarбn al titular de la marca con el nombre de dominio que contiene el tйrmino negativo.

En este caso, el Experto considera que no existe tal riesgo de confusiуn. El elemento que permite dilucidar si este riesgo de confusiуn existe es precisamente la combinaciуn entre las palabras “cuidado con” y la marca AIRMED. De este modo, el Experto considera que la mera lectura del Nombre de Dominio, sin acudir a la pбgina web asociada al mismo, difнcilmente podrнa inducir a un usuario de Internet a considerar que el Nombre de Dominio ha sido registrado por la Demandante o con la autorizaciуn de la Demandante. En efecto, no parece razonable pensar que la inclusiуn en el Nombre de Dominio de una fуrmula evidentemente crнtica como “cuidado con…” mantenga un riesgo de confusiуn entre los usuarios de Internet hasta el punto de que йstos no intuyan que el Nombre de Dominio estarб conectado a un sitio web independiente y crнtico contra la Demandante.

Asн se ha considerado en decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica respecto a supuestos parecidos al presente como, por ejemplo, en Les Elfes Verbier S.A c. Miguel Rojo Pйrez, Caso OMPI No. D2003-0593. En dicho caso, al tratar el supuesto riesgo de confusiуn existente entre una marca y un nombre de dominio compuesto por dicha marca precedida por la palabra “stop”, el experto indicу: “…el prefijo “STOP” es un tйrmino fбcilmente comprensible con independencia del idioma nativo del internauta. Es por ello que muy difнcilmente el internauta pueda caer en confusiуn en cuanto al origen del nombre de dominio <stopleselfes.com>. Por otra parte, la actitud denigratoria que el Demandante imputa al Demandado en su sitio web, lejos de inducir a confusiуn entre ambos signos tiende a disiparla, toda vez que nadie en su sano juicio se denigra a sн mismo” (en el mismo sentido ver, por ejemplo, America Online, Inc. c. Johuathan Investments, Inc., and AOLLNEWS.COM, Caso OMPI No. D2001-0918; o FMR Corp. c. Native American Warrior Society, Lamar Sneed, Lamar Sneede, Caso OMPI No. D2004-0978).

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el Experto considera que la elecciуn de un nombre de dominio que refleja claramente el carбcter independiente y crнtico del sitio web asociado al mismo excluye el riesgo de confusiуn respecto a las marcas de la Demandante requerido por el primero de los elementos previstos por la Polнtica y, por tanto, impide considerar que en este caso se cumple dicho elemento.

B. Derechos o intereses legнtimos

El pбrrafo 4(c) de la Polнtica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Polнtica.

En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aъn cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante con бnimo de lucro.

Hasta la presentaciуn de la Demanda, la Demandada habнa utilizado el Nombre de Dominio asociбndolo a un sitio web crнtico contra la Demandante. Atendiendo a las pruebas aportadas por йsta, el Experto no alberga dudas respecto al carбcter genuinamente crнtico de dicho sitio web. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la cuestiуn esencial en este punto es determinar si la inclusiуn de los mencionados textos en conexiуn con el Nombre de Dominio constituye un “uso legнtimo y leal” en el sentido previsto en el pбrrafo 4(c) de la Polнtica.

A tal efecto, atendiendo a las circunstancias apuntadas con anterioridad, parece que en este caso el Nombre de Dominio se encontraba vinculado a un sitio web genuinamente crнtico contra la Demandante, sin que, en apariencia, dicho sitio web se dirigiera a intentar aprovecharse comercialmente de las marcas titularidad de la Demandante. Por el contrario, dicho sitio web ofrecнa, de modo congruente con la composiciуn del Nombre de Dominio, una serie de textos exponiendo crнticas contra la Demandante.

Dicho tipo de uso debe considerarse como un uso crнtico legнtimo en el marco de la Polнtica. Asн se estableciу (a sensu contrario) en la decisiуn relativa a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. c. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI No. D2003-0438, indicбndose que: “El Demandado podнa haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el carбcter independiente y crнtico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresiуn sн constituirнa un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio (…).” Йste parece haber sido el caso en este supuesto en el cual, a criterio del Experto, la Demandada, a travйs del uso del Nombre de Dominio, ha acreditado la titularidad de un interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio.

Habiendo dicho lo anterior, el Experto desea realizar dos puntualizaciones que considera importantes para la resoluciуn de este procedimiento:

- De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, la Demandada cambiу la apariencia del sitio web conectado al Nombre de Dominio una vez presentada la Demanda. El Experto no puede sino condenar una actuaciуn como esta, dado que introduce confusiуn y, por tanto, mayores dificultades a la hora de adoptar una decisiуn. Precisamente para evitar dichas circunstancias, numerosas decisiones adoptadas de acuerdo con la Polнtica han considerado que el periodo relevante a la hora de evaluar el uso del sitio web vinculado a un nombre de dominio objeto de un procedimiento es precisamente el comprendido entre el registro del nombre de dominio y la presentaciуn de la demanda (ver, por ejemplo, Miroglio S.p.A. c. Stanley Filoramo, Caso OMPI No. D2003-0887; o Ediciones Plйyades, S.A. c. Alejandro Barrada Martнn “Grupo ABM”, Caso OMPI No. D2006-0094). De este modo se obtiene una imagen fiel del uso que el demandado ha estado haciendo del correspondiente nombre de dominio, sin que el conocimiento de la presentaciуn de la demanda haya permitido camuflar los usos de tal nombre de dominio. Asн ha procedido el Experto en el presente procedimiento, teniendo en cuenta los contenidos vinculados al Nombre de Dominio anteriores a la presentaciуn de la Demanda, sin que la posterior modificaciуn de los mismos por la Demandada haya sido tenida en cuenta como un elemento clave para la resoluciуn del procedimiento.

- El hecho de que la Demandada no se haya personado en este procedimiento no tiene porquй comportar la automбtica consideraciуn de su allanamiento y, por tanto, la automбtica estimaciуn de la Demanda. Por el contrario, de conformidad con el pбrrafo 5(e) del Reglamento y tal y como han ratificado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465; o Brooke Bollea, a.k.a Brooke Hogan c. Robert McGowan, Caso OMPI No. D2004-0383), en caso de que la parte demandada en un procedimiento no presente la correspondiente contestaciуn a la demanda, el experto debe decidir atendiendo a la informaciуn y pruebas aportados en la Demanda. Asн ha sido el caso en este procedimiento, en el que el Experto para decidir ha tenido en cuenta los elementos informativos y probatorios aportados por la Demandante.

Por ъltimo, el Experto desea poner de relieve las conclusiones incluidas en esta decisiуn se adoptan en el marco de la Polнtica, con las limitaciones tanto a nivel objetivo como de facultades que la misma ofrece al Experto a la hora de decidir. De este modo, estas conclusiones no deberнan poderse exportar al бmbito jurнdico espaсol, en el cual la conducta de la Demandada deberнa ser analizada bajo un prisma mucho mбs amplio (abarcando, entre otros, el бmbito marcario o incluso el de competencia desleal) y por parte de un juez o tribunal con unos poderes mucho mбs amplios que los que ostenta el Experto.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Atendiendo a lo indicado en los dos puntos anteriores, el Experto no considera necesario analizar la eventual concurrencia del tercero de los elementos previstos por la Polнtica en este caso.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico