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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias v. Arturo Rodrнguez Arias

Caso No. D2008-0826

1. Las Partes

La Demandante es Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias representada por UBILIBET, Espaсa.

La Demandada es Arturo Rodrнguez Arias, con domicilio en Asturias, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <asturies.info>.

El registrador del citado nombre de dominio es Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 28 de mayo de 2008. El 29 de mayo de 2008 el Centro enviу a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 5 de junio de 2008 Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de junio de 2008. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 26 de junio de 2008. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fuй presentado ante el Centro el 13 de junio de 2008.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 8 de julio de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del procedimiento

La Demandante solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en espaсol, al ser ambas partes del procedimiento de nacionalidad espaсola.

El Demandado, por su parte, solicita se sustancie en bable y alternativamente en Mirandйs (dialecto del asturiano hablado por las gentes de Miranda de Douro) y en castellano.

Este Experto, haciendo uso de las facultades que se le reconocen en el artнculo 11 del Reglamento y, teniendo en cuenta lo peticionado por las partes acuerda que la presente decisiуn sea en espaсol, como idioma que conocen ambas partes.

5. Antecedentes de Hecho

El Demandante es el Ente Publico de Comunicaciуn del Principado de Asturias como titular de las marcas ASTURIES ( Expediente ante la OEPM M2660282) y ASTURIAS (Expediente ante la OEPM M2660283) concedidas en junio de 2006 segъn certificado aportado por el propio Demandante.

Igualmente el Demandante aporta tнtulos o alega la titularidad de otras marcas que pertenecen bien a otros уrganos de la Administraciуn Pъblica Asturiana bien a entidades mercantiles instrumentales del Gobierno de Asturias. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIAS PARAISO NATURAL

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS EXPORTA

- Marca espaсola denominativa ASTURIASEMPRENDE

- Marca comunitaria denominativa con grбfico INFOASTURIAS

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIAS+

- Marca comunitaria denominativa con grбfico SABOREANDO ASTURIAS

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS EN LA RED

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS EXTERIOR

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS AHORA

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS PARAНSO DIGITAL

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO

- Marca comunitaria denominativa con grбfico RECREA ASTURIAS

- Marca comunitaria denominativa con grбfico ASTURIAS TESORO CULTURAL”.

Asimismo, la Demandante, directamente o a travйs de уrganos o entidades administrativamente dependientes del Gobierno Asturiano, es titular de mбs de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominaciуn “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega que como titular de las marcas “asturies” (Asturias en asturiano o bable) y “asturias” puede apreciarse identidad total con el nombre de dominio propiedad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusiуn que ello crea.

Considera que el Gobierno de Asturies, uno de cuyos entes es el propio Demandante, es titular, ya sea de forma directa o bien indirecta, de numerosas marcas, como “asturias +”, que incluyen el topуnimo “Asturias” junto a vocablos como “info, en la red, emprende, exterior, ahora, exporta, paraнso digital, espacio educativo, saboreando, recrea, tesoro cultural o paraнso natural”, siendo estos tйrminos no exclusivos de carбcter genйrico, debe entenderse que el uso excluyente del que goza el Gobierno por la titularidad de las referidas marcas es sobre la denominaciуn “Asturias”.

Por lo demбs, alega que el Gobierno de Asturias es propietario de mбs de ochenta nombres de dominio donde el vocablo principal de los mismos es “Asturias” por lo que hace que el Principado de Asturias sea conocido por el usuario de Internet con la denominaciуn “Asturias” (nombre reconocido y protegido constitucional y estatutariamente).

El nombre de dominio objeto de la presente disputa coincide exactamente con una marca titularidad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusiуn a los usuarios o internautas.

Asimismo, considera que carece de intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa por el hecho de que carecer de derecho o interйs legнtimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior.

Por lo demбs entiende que el Demandado ni se identifica con el nombre o los apellidos del Demandado ademбs de carecer de derechos o intereses legнtimos en el momento en que procediу a registrar el nombre de dominio.

Igualmente alega que el nombre de dominio se encuentra inactivo por lo que es mas que evidente que el Demandado cuando lo registrу era consciente de que con ello se estaba apropiando de un signo distintivo ajeno.

Considera probada la notoriedad y renombre de la denominaciуn “Asturies” para identificar la regiуn de Asturies o a los entes pъblicos vinculados a ella, asн como la amplia difusiуn de las marcas con la denominaciуn “Asturies”. Ademбs, dado que el registrante tiene su domicilio en Asturies, es imposible que desconociera la existencia del Gobierno de Asturies o el Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias en el momento del registro del nombre de dominio <asturies.info>.

Aboga ademбs por la aplicaciуn del artнculo 34 de la Ley de Marcas para impedir el uso de la marca de su propiedad.

Finalmente, en cuanto al uso del nombre de dominio, considera que habida cuenta de que el nombre de dominio se encuentra inactivo desde hace siete aсos, no cabe alegar buen uso.

En conclusiуn, manifiesta el Demandante que la denominaciуn “asturies” es inherentemente distintiva de la regiуn sobre la que la Demandante ejerce su potestad pъblica y ademбs coincide con sus marcas. El registro de este nombre en circunstancias donde no tiene ningъn otro sentido per se que no sea el de identificar a la regiуn de Asturies o los entes pъblicos vinculados a la misma, donde el Demandado no es conocido bajo esa denominaciуn y cuando no se estб usando de buena fe, confirma que durante el registro y uso del nombre de dominio, el Demandado era consciente de la reputaciуn de la denominaciуn “asturies” y de los derechos legнtimos del Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias sobre tal nombre.

B. Demandado

El Demandado se opone en su escrito a la Demanda en base a las siguientes alegaciones:

- Que el registro del nombre de dominio se efectuу el 14 de septiembre de 2001.

- Ser asturiano hablante y militante del movimiento democrбtico por la defensa y oficializaciуn de la lengua asturiana.

- El Principado de Asturias no reconoce el bable por lo que aъn se refuerza su derecho a registrar un topуnimo.

- Carecer el Demandado de бnimo de lucro y tener el Demandante, como organismo que gestiona la televisiуn y la radio asturiana de un evidente бnimo de lucro.

- La falta de contenido se debe a la falta de dinero y tiempo y no a carecer de un proyecto claro.

7. Debate y conclusiones

El Pбrrafo 15 (a) del Reglamento establece que el Experto resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Polнtica y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables por lo que ante el hecho de que las partes intervinientes en este procedimiento administrativo son de nacionalidad espaсola serб de aplicaciуn las leyes espaсolas y comunitarias en materia de propiedad industrial, Caso OMPI No. D2007-0448, Tiempo Libre, S.A. v. Virtual Adventures Online S.L.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante fundamenta la presente Demanda tanto en la existencia de diversas marcas de su propiedad como en otras marcas que no siendo de su titularidad pertenecen a otras entidades, o compaснas mercantiles afectas al Gobierno de Asturias. Ahora bien, tal y como establece la Polнtica, el primero de los elementos que debe acreditar la Demandante es que los Nombres de Dominio son idйnticos o confusamente similares a las marcas de las que aquйlla es titular.

Pues bien, en relaciуn al primer grupo de marcas, la comparaciуn del nombre de dominio <asturies.info> con la marca de servicios ASTURIES de las que es propietario el Demandante debe llegar al reconocimiento de su identidad total y, en relaciуn a la marca ASTURIAS que es confusamente similar. El hecho de que el registro del nombre de dominio en disputa se haya realizado siete aсos antes del registro de las marcas del demandante no deben tener influencia al analizar este primer elemento de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen, Caso OMPI No. D2003-0544; o MADRID 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598).

Por lo que se refiere al segundo grupo de marcas, es decir, el numerosнsimo grupo de marcas propiedad del Gobierno de Asturias y de diversos entes administrativos asturianos, o sociedades mercantiles de йl dependientes, en los que apoya su pretensiуn y, cuya caracterнstica principal consiste en que el tйrmino geogrбfico “asturias” compone un elemento denominativo mбs de las marcas, entendemos que la inclusiуn de dicho tйrmino, en el conjunto de la denominaciуn de la que se compone cada una de las marcas aportadas, no supone el reconocimiento automбtico y de forma independiente del tйrmino “asturias” como marca registrada.

En definitiva, este experto considera que el Demandante ha probado el cumplimiento de este primer requisito del artнculo 4 a.i) de la Polнtica, por ser idйntico o confusamente similar el nombre de dominio a las marcas “ASTURIES y ASTURIAS de su titularidad.

B. Derechos o intereses legнtimos

De la prueba aportada a este procedimiento, asн como de las manifestaciones realizadas por las partes, debemos concluir que la utilizaciуn del nombre de dominio en disputa por el Demandado no encaja en ninguno de los supuestos que recoge el artнculo 4 c) de la Polнtica para que pueda considerarse que el Demandado ostenta un derecho o un interйs legнtimo. Es decir:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante con бnimo de lucro.

Lo cierto es que en numerosas resoluciones del Centro han reconocido derechos o intereses legнtimos de aquellos Demandados cuando se habнa registrado una denominaciуn geogrбfica como nombre de dominio; por ejemplo, las decisiones en Empresa Municipal Promociуn Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promociуn Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited, Caso OMPI No. D2003-0525: Gobierno de Asturias v. Diego Miras Silva, Caso OMPI No. D2007-1382 ; Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A., Caso OMPI No. D2007-1233 y Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias v. Xosй Sbardu/Xosй Ramуn Бlvarez, Caso OMPI No. D2008-0673).

En este caso, el nombre de dominio no se ha utilizado en siete aсos, y el Demandado invoca su condiciуn de defensor de la lengua bable. Sin embargo, en consideraciуn que el nombre de dominio no fue registrado de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluaciуn del segundo requisito de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para evaluar si el registro del nombre de dominio fue realizado de mala fe hay que partir de las siguientes circunstancias determinantes: 1) el registro del nombre de dominio se produjo en septiembre de 2001, fecha en la que la Demandante no habнa registrado las marcas “asturies” y “asturias” sino cinco aсos despuйs. 2) la Demandante no ha demostrado tener un derecho marcario exclusivo como marca notoria sobre los tйrminos “asturies” o “asturias” que permita la aplicaciуn del artнculo 34 de la Ley de Marcas y, 3) los tйrminos de este procedimiento coinciden bien con la denominaciуn generalmente reconocible de la Administraciуn Pъblica asturiana bien con un topуnimo antes que con una marca.

Por tanto, y a la vista de los elementos de prueba aportados a este procedimiento, este Experto considera que no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registrу el nombre de dominio lo hiciera con intenciуn de infringir derechos de marcarios, pues no existнan los mismos, sino que lo efectuara por constituir un topуnimo, lo que impide que pueda calificarse el registro como de mala fe.

El hecho de que la Demandante forme parte de la Administraciуn pъblica asturiana, y que por extensiуn se le pudiera reconocer el derecho a utilizar la denominaciуn oficial del Gobierno de Asturias, o la denominaciуn por la que generalmente es reconocible dicha Administraciуn, no supone, per se, el reconocimiento de un derecho marcario. En este sentido, Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias v. Alberto Tascon Ruiz, Caso OMPI No. DES2008-0015.

Asн pues, no se considera probada la mala fe del Demandado en el registro del nombre de dominio, y por ello no queda cumplido el requisito de la mala fe en el registro establecido por el artнculo 4 a.(iii) de la Polнtica. Consecuentemente, no es necesario entrar en el anбlisis del uso del nombre de dominio.

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.

Manuel Moreno-Torres
Experto Ъnico