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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, CГЎdiz, AlmerГ­a, MГЎlaga y Antequera (UNICAJA) c. José MarГ­a SГЎnchez MartГ­n

Caso No. D2009-1466

1. Las Partes

La Demandante es Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, CГЎdiz, AlmerГ­a, MГЎlaga y Antequera (UNICAJA) (en lo sucesivo "la Demandante") con domicilio en MГЎlaga, EspaГ±a, representada por Udapi & Asociados, S.L., EspaГ±a.

El Demandado es Don José MarГ­a SГЎnchez MartГ­n (en lo sucesivo "el Demandado") con domicilio en Sevilla, EspaГ±a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <unicajasur.com>. El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. ГЌter Procedimental

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 30 de octubre de 2009. El 30 de octubre de 2009 el Centro enviГі a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vГ­a correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa. El 4 de noviembre de 2009 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviГі al Centro, vГ­a correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturaciГіn. El Centro verificГі que la Demanda cumplГ­a los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de noviembre de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 29 de noviembre de 2009. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de noviembre de 2009.

El Centro nombrГі a Mario A. Sol MuntaГ±ola como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 8 de diciembre de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de 86 marcas espaГ±olas denominativas y/o denominativas con grГЎfico consistentes en la denominaciГіn UNICAJA, registradas ante la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), asГ­ como de otras tantas marcas espaГ±olas que contienen la denominaciГіn UNICAJA combinadas con otras denominaciones adicionales, también registradas ante la O.E.P.M.

La Demandante es titular de las marcas comunitarias figurativas 81173 y 956128, registradas ante la Oficina de ArmonizaciГіn del Mercado Interior (O.A.M.I.), que combinan un grГЎfico con la denominaciГіn UNICAJA.

El Demandado registrГі el nombre de dominio <unicajasur.com> el 21 de julio de 2009 con el servicio del Registrador Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante:

(i) Alega que es una entidad de crédito creada en el aГ±o 1991, con casi 900 sucursales en 17 provincias espaГ±olas y en varias ciudades extranjeras, con alrededor de 5.800 empleados y con un gran volumen de negocio y notoriedad. Aporta como prueba de su notoriedad un dossier con noticias de prensa econГіmica y generalista relacionadas con la Demandante, una reseГ±a de la Demandante en Wikipedia, una lista de resultados de la bГєsqueda de la denominaciГіn "Unicaja" obtenida con Google, su balance de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, y otros documentos para probar el carГЎcter renombrado y/o notorio de las marcas UNICAJA en el sector bancario.

(ii) Alega que la difusiГіn y popularidad de sus marcas registradas espaГ±olas y comunitarias, de cuya concesiГіn aporta prueba al procedimiento, conlleva la imposibilidad de que el Demandado desconociera la existencia de la Demandante antes y después del registro del nombre de dominio en disputa, y considera que el carГЎcter renombrado de dichas marcas constituye prueba de la mala fe del Demandado.

(iii) Alega que patrocina al famoso equipo de la primera divisiГіn espaГ±ola de baloncesto (ACB) "Club Unicaja Baloncesto", conocido como "El Unicaja" y que ha sido dos veces subcampeГіn de la liga espaГ±ola de baloncesto. La Demandante alega también que realiza importantes inversiones en Obra Social con 5 millones de beneficiarios, un presupuesto en el aГ±o 2008 en torno a 68 millones de euros, con mГЎs de 4.000 actividades al aГ±o y 174 centros de actividades.

(iv) Alega que el nombre de dominio <unicajasur.com> incorpora la marca espaГ±ola y comunitaria registrada UNICAJA, propiedad de la Demandante, generando riesgo de confusiГіn a los internautas. Asimismo alega que el Demandado no ostenta derecho o interés legГ­timo respecto de <unicajasur.com> porque el registro del nombre de dominio es posterior a la fecha de registro de la mayorГ­a de las marcas de la Demandante.

(v) Alega que en el aГ±o 2009 ha realizado y negociado operaciones de fusiГіn con cajas andaluzas cuales son Caja Jaén y Cajasur, y que la negociaciГіn del proceso de fusiГіn entre la Demandante y Cajasur ha sido anunciada en los medios de comunicaciГіn, y concretamente en las noticias del Telediario de TelevisiГіn EspaГ±ola (T.V.E.) el dГ­a 21-07-2009. La Demandante afirma que la coincidencia de la fecha de registro del dominio en disputa con la fecha de la retransmisiГіn en las noticias, televisadas en T.V.E., informando de la negociaciГіn del proceso de fusiГіn entre la Demandante y Cajasur, constituye prueba de la evidencia de la mala fe del Demandado.

(vi) Alega que ningГєn operador en el mercado espaГ±ol o comunitario, salvo la Demandante, tiene derechos sobre la denominaciГіn "Unicaja", que no existe noticia de uso de buena fe del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, y que el Demandado no ha usado el nombre de dominio controvertido para alojar pГЎgina web alguna. La Demandante también alega que ha enviado un requerimiento al Demandado, quien no habrГ­a manifestado otro interés por el nombre de dominio en disputa mГЎs allГЎ que el de obtener un beneficio pecuniario.

(vii) Solicita que se dicte una resoluciГіn por la que el Experto dicte una resoluciГіn por la que el nombre de dominio <unicajasur.com> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado:

(i) Alega que en fechas posteriores al dГ­a 23 de septiembre de 2009 remitiГі a la Demandante documento de traspaso de la titularidad sobre el nombre de dominio en disputa.

(ii) Alega que tras su recepciГіn de la notificaciГіn de la demanda en fecha 9 de noviembre de 2009, recibida del Centro, el Demandado contactГі con la Demandante a fin de dilucidar el motivo de la interposiciГіn de la Demanda, atendiendo que aquél ya habrГ­a enviado a la Demandante el documento de traspaso de la titularidad sobre el dominio controvertido. El Demandado afirma en su contestaciГіn que la Demandante le informa de la no recepciГіn del documento de traspaso y, en consecuencia, con posterioridad a la recepciГіn por el Demandado de la notificaciГіn de la Demanda, éste remite a la Demandante nuevamente documento de traspaso de la titularidad sobre el nombre de dominio en disputa, por correo certificado con acuse de recibo, en fecha 12 de noviembre de 2009.

(iii) Alega que como consecuencia de su firma del referido documento de traspaso de titularidad, y su remisiГіn a la Demandante, habrГ­a habido ya lugar al traspaso a la Demandante de la titularidad sobre el nombre de dominio controvertido.

6. Debate y conclusiones

Conforme el artГ­culo 4.a) de la PolГ­tica, los elementos que la Demandante debe probar para que proceda ordenar la cancelaciГіn o transferencia de la titularidad del nombre de dominio en disputa son los siguientes:

i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusiГіn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y

ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legГ­timos respecto del nombre de dominio; y

iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

El artГ­culo 10.d) establece que el Grupo Administrativo de Expertos determinarГЎ la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.

El artГ­culo 15.a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos debe resolver la Demanda de conformidad con la PolГ­tica, el Reglamento, asГ­ como las normas y principios de derecho que considere aplicables. El artГ­culo 14.a) del Reglamento establece que "en caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente reglamento o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrГЎ dar curso a la demanda y adoptar una soluciГіn".

(i) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiГіn

El nombre de dominio <unicajasur.com> es similar a la marca UNICAJA, propiedad de la Demandante, hasta el punto de crear confusiГіn con la misma, por los motivos que se indican a continuaciГіn:

Es doctrina reiterada la apreciaciГіn de que, salvo en contadas excepciones, el dominio de primer nivel, aquГ­ el agregado del sufijo ".com", no debe tomarse en cuenta para el anГЎlisis de la identidad o similitud (véase Banco Zaragozano S.A. v. José LГіpez, Caso OMPI No. D2004-0064, Caixa D`Estalvis i Pensions de Barcelona v. Senota ComunicaciГіn Visual S.L., Caso OMPI No. D2002-0486).

En segundo lugar, el término "sur" deviene en el caso que nos ocupa un término descriptivo, que no impide calificar al nombre de dominio en disputa como confusamente similar a la marca UNICAJA, propiedad de la Demandante. MГЎs aГєn, la vista de la prueba aportada por la Demandante de su condiciГіn de entidad financiera de gran difusiГіn y notoriedad en la Comunidad AutГіnoma de AndalucГ­a, radicada en el sur geogrГЎfico de EspaГ±a, "sur" constituye necesariamente un término descriptivo de la localizaciГіn geogrГЎfica en la que Demandante desarrolla su actividad principal. Los usuarios y consumidores que se enfrentan al término compuesto por la marca UNICAJA y el término descriptivo "sur", se ven confundidos y conducidos de forma inevitable a pensar que UNICAJASUR es una marca derivada de la marca UNICAJA de la Demandante, o bien a pensar que como mГ­nimo "Unicajasur" debe pertenecer a la Demandante, a su departamento comercial o bien a un licenciatario o agente autorizado (véase Koninklijke Philips Electronics N.V. v. NicNax, Caso OMPI No. D2001-1245)

En consecuencia, la Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la PolГ­tica, artГ­culo 4.a)(i).

(ii) Derechos o intereses legГ­timos

La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de varias decenas de marcas espaГ±olas y de dos marcas comunitarias registradas, respectivamente, ante la O.E.P.M. y la O.A.M.I., consistentes en la denominaciГіn UNICAJA. PrГЎcticamente la totalidad de las marcas aportadas por la Demandante tienen fecha de concesiГіn anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el 21 de julio de 2009. El nombre de dominio en disputa se limita a aГ±adir el signo descriptivo "sur" a la marca propiedad de la Demandante.

La Demandante alega que el Demandado, en respuesta a un requerimiento remitido por aquélla, no respondiГі con mГЎs que con interés en obtener un beneficio pecuniario y de otra parte, el Demandado contesta a la Demanda afirmando haber procedido con la firma de documento de traspaso del nombre de dominio en disputa controvertido a favor de la Demandante.

El Demandado dice haber firmado un documento de traspaso de su titularidad sobre el nombre de dominio en disputa, que segГєn resulta de la documentaciГіn fue remitido una vez presentada la Demanda de la que esta resoluciГіn trae causa, por lo que se convierte en una circunstancia que reafirma su falta de interés legГ­timo en el referido nombre de dominio.

De conformidad con los artГ­culos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento y a la vista de lo anterior, este Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legГ­timos respecto del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, la Demandante ha probado el segundo elemento requerido en el artГ­culo 4.a)ii) de la PolГ­tica.

(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La notoriedad, con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, de la difusiГіn en los medios de comunicaciГіn de las negociaciones entre la Demandante y Cajasur para fusionarse, sumado a la prueba aportada por la Demandante consistente en una grabaciГіn informando en las noticias del telediario de TelevisiГіn EspaГ±ola (T.V.E.) de las negociaciones para la fusiГіn coincidente con la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, constituyen para este Experto prueba de la existencia de la mala fe del Demandado en el registro de <unicajasur.com>.

La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de mГЎs de 80 marcas espaГ±olas y comunitarias consistentes en la denominaciГіn UNICAJA y abundante prueba de la presencia, difusiГіn y popularidad de su marca UNICAJA en el sector bancario espaГ±ol y andaluz.

De otra parte, la Demandante es patrocinadora del popular equipo de baloncesto de la liga espaГ±ola (ACB) "El Unicaja".

Este Experto considera que no cabe razonablemente considerar que la presencia, difusiГіn y popularidad de la Demandante, importante entidad financiera espaГ±ola y andaluza, patrocinadora de un popular equipo de baloncesto, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado, quien reside en EspaГ±a segГєn ha consignado en el registro del nombre de dominio en disputa. De otra parte es todavГ­a mГЎs improbable que de forma casual el Demandado desconociera UNICAJA y a su vez tuviera la ocurrencia de registrar dicho término en uniГіn al signo descriptivo "sur", justo al tiempo en que los medios de comunicaciГіn difundГ­an la negociaciГіn de la posible fusiГіn de la Demandante con la entidad granadina Cajasur. La documentaciГіn aportada por la Demandante y sus alegaciones constituyen prueba de que el Demandado debГ­a razonablemente conocer a la entidad financiera de la Demandante antes y después del registro de <unicajasur.com>, porque una coincidencia fruto de casualidad es altamente improbable y mГЎs improbable todavГ­a en el contexto de negociaciГіn de la posible fusiГіn entre la Demandante y Cajasur, siendo la concatenaciГіn de hechos simultГЎneos prueba de una evidente mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa. La mala fe en el registro y en el uso de un dominio confundible con la marca alegada por un Demandante se fundamenta, entre otros motivos, en el conocimiento previo por el Demandado de la existencia de dicha marca (véanse los casos Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José, Caso OMPI No. D2003-0675, Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; Deutsche Post AG v. NJDomains, Caso OMPI No. D2006-001 y mГЎs recientemente Facebook Inc. v. Usta Cafer, Caso OMPI No. D2009-0006,).

Diversos expertos han manifestado en muchas resoluciones que la notoriedad de una marca confusamente similar a un nombre de dominio controvertido puede ser un indicio directo de prueba de uso de mala fe (en este sentido véanse el Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805, San Miguel, FГЎbricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, Caso OMPI No. D2002-1107, entre otros muchos).

En atenciГіn a los argumentos enunciados y en consonancia con los artГ­culos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento precedentemente transcriptos, este Experto encuentra que la Demandante ha probado el tercer elemento requerido en el artГ­culo 4.a)iii) de la PolГ­tica.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <unicajasur.com> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol MuntaГ±ola
Experto Гљnico

Fecha: 28 de diciembre de 2009