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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sanofi-Aventis, Sociйtй Anonyme v. Piotr Walczak

Caso Nє DES2006-0038

 

1. Las Partes

La Demandante es Sanofi-Aventis, Sociйtй Anonyme con domicilio en Gentilly, Francia, representada por Pablo Gonzбlez-Bueno, Espaсa.

El Demandado es Piotr Walczak, con domicilio en Wroclaw, Polonia.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <acomplia.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador del citado nombre de dominio es Key-Systems GmbH d/b/a/ domaindiscount24.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 11 de diciembre de 2006. El 12 de diciembre de 2006 el Centro enviу a Key-Systems GmbH d/b/a/ domaindiscount24.com vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de diciembre de 2006 Red.es enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado dando comienzo al procedimiento el 22 de diciembre de 2006. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 11 de enero de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 16 de enero de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como Experto el dнa 29 de enero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- La sociedad Sanofi-Aventis es titular de la marca comunitaria denominativa, nъm. 003565678 ACOMPLIA (Clase 5 del Nomenclбtor Internacional) y de la marca internacional denominativa nъm. 825821, ACOMPLIA (Clase 5 del Nomenclбtor Internacional), con efectos, entre otros paнses, en Espaсa y en Polonia.

- La sociedad Sanofi-Aventis tambiйn es titular de los siguiente nombres de dominio: <acomplia.com>, <acomplia.net>, <acomplia.org>, <acomplia.com.es>, <acomplia.info>, <acomplia.biz>, <acomplia.eu>, <acomplia.pl> y <acomplia.com.pl>.

- La introducciуn en el buscador “www.google.com” de la palabra ACOMPLIA como criterio de bъsqueda arroja una serie de resultados que hacen referencia al producto ACOMPLIA de Sanofi-Aventis. Y lo mismo sucede cuando se introducen los tйrminos “acomplia pl polska”.

- El Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI ya ha tenido ocasiуn de afrontar conflictos referentes a nombres de dominio que presentaban la marca ACOMPLIA, y en algunas de esas resoluciones se reconoce que la sociedad Sanofi-Aventis es una importante compaснa farmacйutica, con presencia mundial (Sanofi-aventis v. One Star Global, Caso OMPI Nє D2006-0583) y que el producto bajo el cual circula la marca ACOMPLIA tiene una amplia repercusiуn social y cientнfica, en Espaсa, en los Estados Unidos y en el resto de la poblaciуn mundial interesada en adelgazar o dejar de fumar (Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, OMPI Caso Nє DES2006-0008).

- El dнa 1 de diciembre de 2006 la Demandante le dirigiу un correo electrуnico al Demandado solicitбndole la cesiуn voluntaria del nombre de dominio, correo electrуnico que el Demandante afirma que no fue contestado (sin que el Demandado haya negado este extremo).

- El Experto ha podido comprobar personalmente con fecha 1 de febrero de 2007 que la direcciуn “www.acomplia.es” no lleva a resultado alguno, y que por lo tanto, bajo el nombre de dominio <acomplia.es> no se ofrece contenido alguno.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <acomplia.es> es idйntico hasta el punto de crear confusiуn con el tйrmino ACOMPLIA, sobre el cual la Demandante tiene derechos de marca previos (en particular la marca comunitaria 003565678 y la marca internacional 825821).

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. Ello es asн, segъn la Demandante, por las siguientes razones: porque el Demandado no utiliza en el trбfico econуmico el nombre ACOMPLIA; porque el nombre del Demandado nada tiene que ver con la marca ACOMPLIA; porque el Demandado no es titular de ninguna marca ACOMPLIA en vigor en la Uniуn Europea ni en Espaсa, y porque el Demandado no utiliza el nombre de dominio, ni estб en fase de preparaciуn de un sitio web destinado al trбfico comercial.

- El nombre de dominio <acomplia.es> ha sido registrado de mala fe. Al ser la marca ACOMPLIA notoria en todo el mundo (incluido el paнs del Demandado, Polonia), se puede suponer –segъn el Demandante- que el Demandado era consciente de que con el registro del nombre de dominio se estaba apropiando de una denominaciуn que le pertenece a la Demandante. Ademбs, la Demandante entiende que es un indicio de mala fe en el registro el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigiу para obtener la cesiуn voluntaria del nombre de dominio.

Por todas estas razones la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resoluciуn por la que el nombre de dominio <acomplia.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperarб cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Segъn el artнculo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuaciуn analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo, el artнculo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposiciуn adicional ъnica de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”), “la autoridad de asignaciуn establecerб un sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos sobre la utilizaciуn de nombres de dominio en relaciуn con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”. Y segъn el artнculo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderб por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades vбlidamente registradas en Espaсa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa. 2) Nombres civiles o seudуnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polнticos y figuras del espectбculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de una marca comunitaria compuesta por el signo ACOMPLIA y de una marca internacional compuesta por el mismo signo ACOMPLIA con efectos, entre otros paнses, en Espaсa y en Polonia. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artнculo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <acomplia.es> hay que tener en cuenta que la comparaciуn ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre las marcas ACOMPLIA y el nombre de dominio <acomplia.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusiуn.

En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusiуn entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaciуn de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI Nє D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI Nє D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI Nє D2002-1037, por citar sуlo algunas. Asн se ha reconocido tambiйn en decisiones dictadas en aplicaciуn del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI Nє DES2006-0001 o la del caso Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L., Caso OMPI Nє DES2006-0033).

Asн las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, le corresponde a йste, en la contestaciуn a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos. De hecho, el artнculo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestaciуn deberб incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaciуn, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carбcter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda.

Segъn la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. A la vista de las alegaciones y documentaciуn que presenta la Demandante se puede concluir que йsta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, deberнa analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultarб ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede suponer un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. Porque si el Demandado tuviera algъn derecho o interйs legнtimo sobre dichos nombres de dominio podrнa haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segъn el artнculo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artнculo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el artнculo 2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrбn la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Segъn la Demandante, el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registrу teniendo conocimiento de la marca ACOMPLIA y prueba de la mala fe tambiйn serнa el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigiу la Demandante para obtener la cesiуn voluntaria del nombre de dominio.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso Nє DES2006-0001. Y en la misma lнnea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Polнtica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI Nє D2004-0803, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco Josй, OMPI Nє D2003-0675, entre otros muchos). Asн las cosas, la difusiуn de las marcas de la Demandante en el paнs de residencia del Demandado, asн como la protecciуn de dichas marcas en ese paнs, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tenнa conocimiento previo de dichas marcas con antelaciуn a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podнa haber explicado en la contestaciуn a la demanda las eventuales razones que le habrнan llevado a elegir el tйrmino ACOMPLIA para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, el hecho de que el signo ACOMPLIA sea un tйrmino claramente de fantasнa hace muy improbable que la elecciуn de ese tйrmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <acomplia.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interйs legнtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocнa las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo йste que no ha negado el Demandado).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio mбs de su mala fe, tal y como se hace en mъltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicaciуn de la Polнtica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. v. BBC, Caso OMPI N° D2000-0147, o Galerнas Vinзon, SA v. Ildefonso Gбmez Rus, Caso OMPI Nє D2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nуtese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Polнtica UDRP, pues el pбrrafo 4 de la dicha Polнtica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos J. Garcнa Carriуn, S. A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI Nє D2000-0239, o Comunidad Autуnoma de Galicia vs Jesъs Sancho Borraz Caso OMPI Nє D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legнtima, a los derechos de un tercero.

Nуtese que el hecho de que el nombre de dominio <acomplia.es> estй inactivo no es un obstбculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaciуn de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisiуn del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows Caso OMPI N° D2000-0003. (Vid., por ejemplo, los casos Compaq Computer Corporation v. Boris Beric, Caso OMPI N° D2000-0042; CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen, Caso OMPI N° D2000-0400; Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman, Caso OMPI N° D2000-0468; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI N° D2003-0996). Como se afirma en la decisiуn del caso J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI N° D2000-0239, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilуgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa serнa una vнa utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idйntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despuйs vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Serнa suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algъn tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 de la Polнtica, el Experto ordena que el nombre de dominio, <acomplia.es> sea transferido al Demandante.

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Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto

Fecha: 12 de febrero de 2007