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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Filtros Cartйs S.A. c. Destinno Eurogroup 21

Caso No. D2007-1067

 

1. Las Partes

La parte demandante es Filtros Cartйs, S.A. Madrid, Espaсa, representada por David Brull Dans, Madrid, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Destinno Eurogroup 21, Algorfa, Espaсa (en adelante, la “Demandada”).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <filtroscartes.info> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).

 

3. Iter Procedimental

La Demandante presentу su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 19 de julio de 2007. El 23 de julio de 2007 el Centro enviу a NICLINE.COM por medio de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio. El 23 de julio de 2007 NICLINE.COM enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y tйcnico.

En respuesta a una notificaciуn del Centro de 31 de julio de 2007 en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 3 de agosto de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 27 de agosto de 2007. La Demandada no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу a la Demandada su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 29 de agosto de 2007.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 11 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La Demandante

La Demandante es una empresa espaсola especializada en la distribuciуn de filtros industriales, agrнcolas y para el sector de la automociуn. Actualmente desarrolla sus actividades comerciales en todo el territorio espaсol, distribuyendo a las principales marcas tanto nacionales como extranjeras.

Como resultado de sus casi cuarenta aсos de actividad, la Demandante se ha convertido en una de las principales empresas del sector de distribuciуn de filtros en Espaсa, habiendo acreditado en la Demanda su reconocimiento como tal en informes profesionales especializados.

Desde el aсo 2000 la Demandante ofrece sus productos y servicios a travйs de Internet, por medio de su portal corporativo, habiйndose convertido en una importante plataforma de promociуn, informaciуn y venta para la Demandante.

Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante cuenta con los siguientes registros ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas:

- Marca nє 2451620 FILTROS CARTES – PARTNER IN QUALITY, registrada desde el 29 de enero de 2002 en la clase 45 del Nomenclator Internacional;

- Nombre comercial nє 175785 “Filtros Cartes, S.A.”, registrado desde el 7 de abril de 1994 en la clase 35 del Nomenclator Internacional.

Asimismo, la Demandante es titular de diversos dominios basados en la denominaciуn “Filtros Cartes” (tales como, entre otros, <filtroscartes.com>, <filtroscartes.net> o <filtroscartes.es>).

4.2 La Demandada

La Demandada es una sociedad espaсola dedicada a la distribuciуn de distintos tipos de piezas de recambio para el sector de la automociуn, transporte e industria, especializбndose, entre otros бmbitos, en la distribuciуn de filtros industriales, marinos y para la automociуn.

Al igual que en el caso de la Demandante, la Demandada centra sus actividades en el mercado espaсol, siendo de hecho una de las compaснas competidoras de la Demandante en dicho mercado. Asimismo, la Demandada cuenta con presencia en Internet por medio de su sitio Web corporativo, originalmente conectado al nombre de dominio <destinno.es>. En el mismo se puede obtener informaciуn comercial sobre la Demandada, los productos que comercializa asн como sobre cуmo adquirirlos.

4.3 El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 11 de junio de 2007. Desde su registro y en momento de emitirse la presente decisiуn, el Nombre de Dominio se ha encontrado vinculado al sitio web corporativo de la Demandada, tal y como se ha descrito en el punto 4.2 anterior.

5. Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

En la Demanda afirma la Demandante:

- Que desde el inicio de sus actividades, hace casi cuarenta aсos, ha venido utilizando la denominaciуn “Filtros Cartйs” para el desarrollo de las mismas, habiendo registrado dicha denominaciуn como marca y nombre comercial ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas.

- Que, como consecuencia de la calidad de sus productos, su esfuerzo tecnolуgico y continuidad en el negocio, se ha convertido en una de las empresas de referencia en el sector de la distribuciуn de filtros industriales en Espaсa. En este sentido, la Demandante indica que Internet se ha convertido en una plataforma clave para su expansiуn comercial a nivel tanto nacional como internacional.

- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con respecto a los registros basados en la denominaciуn “Filtros Cartйs” de los que es titular ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas.

- Que la Demandada no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo respecto al Nombre de Dominio al no existir relaciуn alguna, personal, profesional comercial o mercantil, entre aquйlla y la Demandante. De hecho, la Demandante ha venido utilizando la denominaciуn “Filtros Cartйs” con anterioridad incluso a julio de 2003, momento en que se constituyу la Demandada, sin haber autorizado en modo alguno el registro del Nombre de Dominio ni el uso de la citada denominaciуn sobre la que ostenta derechos.

- Que la Demandada es plenamente consciente de que la denominaciуn “Filtros Cartйs” atrae e interesa al pъblico que desea obtener informaciуn o cualquier servicio relacionado con el sector del recambio del automуvil, transporte e industria en general, habiendo registrado y utilizado el Nombre de Dominio con бnimo de lucrarse, beneficiбndose de la posiciуn y reputaciуn de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que Demandada ha pretendido captar negocio por medio del Nombre de Dominio, aprovechбndose del reconocimiento de la Demandante en Internet y otros canales de distribuciуn. Esta impresiуn, en opiniуn de la Demandante se ve acentuada por el hecho que la Demandada compite con ella en el mismo sector del mercado espaсol.

5.2 Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el apartado 4.a) de la Polнtica, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante tiene derechos.

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la Polнtica respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

De acuerdo con lo indicado con anterioridad, la Demandante es titular de una marca y un nombre comercial espaсoles basados en la denominaciуn “Filtros Cartйs”.

A modo preliminar, cabe recordar que numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica han considerado que la figura del nombre comercial, tal y como se encuentra recogida en el derecho espaсol, es susceptible de ser considerada como una “marca” en el sentido previsto por la Polнtica (en este sentido, ver, entre otras, las decisiones en Metro de Madrid, S.A. c. Ignacio Allende Fernбndez, Caso OMPI Nє D2000-0768; Banca March, S.A. c. Digigroup.com, Caso OMPI Nє D2000-1341; Ventilaciуn y Filtraciуn, S.L., Alberto Alegre Brugueras, Ignacio Castaсй Garcнa c. Genfiltro, S.L., Caso OMPI Nє D2004-0135; Eco Green Palet, S.L. c. Juan Miguel Rodrнguez Lumbreras, Caso OMPI Nє D2005-0050; o Promotorauno S.A. c. Josй M. Ceballos, Caso OMPI Nє D2005-0558). De este modo, el Experto tendrб en cuenta los dos signos distintivos alegados por la Demandante a efectos de evaluar la eventual concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Polнtica.

La comparaciуn entre las denominaciones que componen los mencionados signos distintivos, y la incluida en el Nombre de Dominio arroja dos diferencias:

- En primer lugar, la marca se basa en el nombre “FILTROS CARTЙS – Partner in Quality”. Asimismo, el nombre comercial titularidad de la Demandante incluye en su denominaciуn las siglas “S.A.” -en referencia a la forma societaria adoptada por la Demandante (sociedad anуnima);

- En segundo lugar, en el Nombre de Dominio las palabras “filtros” y “cartes” no se encuentran separadas por espacio alguno, ademбs de incorporar la terminaciуn “.info”.

A continuaciуn se analizarбn ambas diferencias y su incidencia en la aplicabilidad de este primer requisito previsto por la Polнtica.

Por lo que respecta a la primera de las diferencias seсaladas, el Experto considera que la supresiуn de la fуrmula “Partner in Quality” o de las siglas “S.A.” a la finalizaciуn del Nombre de Dominio no elimina el riesgo de confusiуn entre йste y los signos distintivos titularidad de la Demandante. En este sentido, cabe considerar: (i) que la fуrmula “Partner in Quality” incluida en la marca no es mбs que elemento secundario dentro de la misma, complementando el nъcleo genuinamente distintivo a estos efectos de la marca, el cual se basa en la denominaciуn “Filtros Cartйs”; y (ii) que las siglas “S.A.” no son mбs que un elemento accesorio del nombre comercial titularidad de la Demandante y, por tanto, la eliminaciуn de las mismas en el Nombre de Dominio no supone una modificaciуn esencial que permita eliminar cualquier riesgo de confusiуn. Esta interpretaciуn es plenamente congruente con numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en March of Dimes Birth Defects Foundation c. Modwalk America, Caso OMPI Nє D2003-0062,; Promotorauno, S.A. c. Josй M. Ceballos, Caso OMPI Nє D2005-0558; o Viajes Ibiza, S.A. c. Yatoo! Ibiza y Formentera Corp. S.A., S.C., Caso OMPI Nє D2006-1432).

Por lo que respecta a la segunda diferencia existente entre los signos distintivos alegados por la Demandante y el Nombre de Dominio (la ausencia de espacio la inclusiуn de la terminaciуn “.info” en el Nombre de Dominio), numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica han considerado irrelevante a efectos de evaluar el parecido entre marca y nombre de dominio la falta de espacios entre las palabras que lo componen o la existencia de una terminaciуn “.info”, puesto que tales modificaciones se derivan exclusivamente de las restricciones tйcnicas actuales del DNS (Domain Name System). En este sentido, ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nє D2000-0812, o A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., Caso OMPI Nє D2003-0172.

De este modo, el Experto considera que, a efectos de la Polнtica, el Nombre de Dominio es confusamente similar a la marca y nombre comercial de los que es titular la Demandante, por lo que debe concluirse que en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el apartado 4.a) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El pбrrafo 4.c) de la Polнtica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Polнtica. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

Tampoco el Demandado ha presentado argumento alguno que contradiga dicha conclusiуn. En este sentido, de acuerdo con los argumentos que se expondrбn mбs adelante, este Experto considera que difнcilmente podrнa considerarse que la Demandada ha hecho un uso legнtimo u ostenta un interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere a una marca de una competidora de la Demandada.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El ъltimo de los elementos previstos por la Polнtica es que la Demandada haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI N° D1999-0001, o en el Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI N° D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizaciуn.

Seguidamente, se analizarб la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.