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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

Mattel, Inc. c. Luis Rodrнguez de Francia

Caso No. DMX2008-0003

1. Las Partes

El Promovente es Mattel, Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de Amйrica, representado por Olivares & Cнa., Mйxico.

El Titular es Luis Rodrнguez de Francia, con domicilio en Asunciуn, Paraguay.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <mattel.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes seсalado es NIC-Mйxico.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro enviу al Registrador vнa correo electrуnico un requerimiento de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en litigio. El 22 de abril de 2008, NIC-Mйxico remitiу al Centro por igual vнa su respuesta confirmando que Luis Rodrнguez de Francia es el titular del nombre de dominio en cuestiуn al estar registrado como contacto administrativo y tйcnico del mismo, proporcionando ademбs sus datos de localizaciуn completos.

El Centro revisу que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro corriу traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, notificбndole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo formalmente el 9 de mayo de 2008.

Con fundamento en el artнculo 5A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 29 de mayo de 2008. El Titular no contestу la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusу la rebeldнa correspondiente el 30 de mayo de 2008.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de junio de 2008, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn, Imparcialidad e Independencia, segъn lo dispone el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es el principal fabricante y vendedor de juguetes en el mundo, los cuales incluyen a la popular muсeca Barbie^®,, asн como a una gran variedad de artнculos distribuidos en mбs de 150 paнses bajo las marcas HotWheels, MatchBox, Tyco y FisherPrice, entre otras.

Para distinguir los productos que pone a la venta en Mйxico, el Promovente tiene registrada la marca MATTEL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979, con respecto a las clases 9, 12, 18, 20, 22 y 28 del nomenclбtor internacional.

El Promovente mantiene un Portal de Internet en <mattel.com>, donde ofrece informaciуn sobre su empresa y sus productos.

El Titular por su parte, registrу el nombre de dominio en disputa el 15 de mayo de 2006, mismo que ha utilizado para hospedar un sitio Web cuyo contenido temбtico se refiere al juego en todas sus vertientes incluyendo videojuegos, juegos de mesa y juegos de azar, aludiendo ademбs expresamente a las marcas Mattel, Barbie y Fisherprice.

Al considerar que el registro y uso del nombre de dominio <mattel.com.mx> infringen los derechos al uso exclusivo de su marca MATTEL, el Promovente presentу la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) De un anбlisis de primer impacto, el nombre de dominio <mattel.com.mx> resulta idйntico en su totalidad a la marca MATTEL que es propiedad del Promovente;

(ii) De acuerdo a los precedentes aplicables bajo la Polнtica, ni los sufijos “.com.mx” en el nombre de dominio en conflicto, ni las letras mayъsculas o los elementos grбficos de la marca del Promovente deben tomarse en cuenta al momento de efectuar la comparaciуn entre dichos signos;

(iii) En razуn de lo anterior se acredita el supuesto de identidad respecto de la marca sobre la cual el Promovente tiene derechos adquiridos con mбs de 26 aсos de anticipaciуn y que es por demбs reconocida en el mercado internacional de juguetes infantiles;

(iv) El Titular no cuenta con ningъn registro marcario que justifique el uso que hace de la marca MATTEL en el nombre de dominio controvertido. De hecho resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca MATTEL en Mйxico simplemente porque la existencia de los registros marcarios del Promovente se lo hubieran impedido;

(v) Tampoco hay ningъn elemento que pudiera hacer suponer que el Titular es conocido con el nombre de MATTEL entre los fabricantes y distribuidores de juegos y juguetes, ni en algъn otro medio;

(vi) Puede afirmarse asimismo que el Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio en controversia, toda vez que este ъltimo ha venido utilizбndose para estacionar una pбgina electrуnica que de forma enmascarada ofrece servicios de venta y/o subasta en lнnea, lo que demuestra que el Titular tiene conocimiento que la marca MATTEL es mundialmente reconocida dentro del ramo de juegos y juguetes;

(vii) Contrario a lo que serнa un uso legнtimo y leal del nombre de dominio en disputa, el Titular lo ha utilizado para ofrecer al pъblico consumidor juegos y juguetes que no garantizan estar fabricados ni ser distribuidos bajo licencia del Promovente, por tratarse de sitios no avalados ni respaldados por el propio Promovente;

(viii) La mala fe del Titular se demuestra al haber йste registrado un nombre de dominio mбs de 26 aсos despuйs de que el Promovente registrara su marca, lo que deja al descubierto que el Titular sabнa de la existencia de las marcas del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio;

(ix) El registro del nombre de dominio en cuestiуn fue hecho con el ъnico fin de crear confusiуn en el pъblico consumidor que accede a la red en busca de juegos o juguetes fabricados o distribuidos por el Promovente y atraerlos al portal del Titular, incluso haciendo uso de otras marcas registradas del Promovente como Max Steel, Fisher Price o Barbie;

(x) El Titular se aprovechу de la fama de la marca MATTEL para registrar un nombre de dominio que sabнa importarнa el ingreso de una gran cantidad de usuarios, valiйndose de una prбctica abusiva conocida como “parking”, de la cual deriva ganancias por cada acceso al Portal. El “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ha sido ya sancionado por otros Expertos;

(xi) El Titular empaсa y pone en riesgo el buen nombre de la marca MATTEL al ofrecer juegos y juguetes respecto de los que no se tiene la certeza si provienen del Promovente o de sus licenciatarios o distribuidores autorizados.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente, dejando asн de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusione

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1.a de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Polнtica estб basada en el texto de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien mъltiples Expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automбticamente en una resoluciуn favorable al Demandante (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del reporte en inglйs intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la Demanda) y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisiуn del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables)

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Es de explorado derecho que la cuestiуn principal en este apartado de la Polнtica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusiуn entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si el nombre de dominio por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica.

Asн las cosas, de una comparaciуn entre <mattel.com.mx> y la marca registrada MATTEL, se advierte a primera vista que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma ъnica y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.

Como bien seсala el Promovente, la conclusiуn que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genйrico “.com” y del cуdigo territorial “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnъmero de expertos, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Polнtica.

Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinaciуn de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusiуn componentes grбficos de la marca como un triangulo y la estilizaciуn de una letra).

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son tйcnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, tal disparidad tipogrбfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn con arreglo a la Polнtica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condiciуn prevista en el artнculo 1.a.i de la Polнtica

B. Derechos o intereses legнtimos

El Promovente asegura que el Titular no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo distintivo MATTEL ni es conocido en ningъn medio con esa denominaciуn. Asimismo el Promovente acusa que el Titular estб utilizando el nombre de dominio <mattel.com.mx> de manera ilegнtima y desleal, con la intenciуn de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empaсar el buen nombre del Promovente.

Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idуneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interйs legнtimo alguno en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. Vйanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legнtimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo a su favor)

En consonancia con lo anterior, el Experto aprecia que la aplicaciуn que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legнtimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorizaciуn la marca MATTEL con respecto a hipervнnculos de contenido temбtico en el segmento de juegos, mismo que se relaciona estrechamente con los productos que ofrece el Promovente bajo su marca registrada.

Consecuentemente se tiene por verificado el supuesto requerido por el artнculo 1.a.ii de la Polнtica

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que MATTEL es una denominaciуn inventada (cuyo origen se explica por el apocorнstico de uno de los fundadores Harold “Matt” Matson y las primeras letras del nombre del otro cofundador Elliot Handler) que no tiene otro significado o funciуn mas que como marca del Promovente, asн como al hecho de que dicha marca es mundialmente reconocida en el mercado de los juegos y juguetes, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca MATTEL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, mбxime si el Portal estб orientado al juego en el sentido amplio de la palabra y dentro del propio sitio Web se hace alusiуn expresa a la marca MATTEL y a otras marcas del Promovente. Ver Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI D2005-0250 (destacando el carбcter intrнnsecamente distintivo de la marca JAFRA, que es un tйrmino creado arbitrariamente con las primeras letras de los nombres de los fundadores de la compaснa Jan y Frank Day); Sullair Corporation v. Ricardo Ramнrez Hernбndez, Caso OMPI No. DMX2007-0001 (resolviendo mala fe por parte del titular al advertir que la palabra SULLAIR fue acuсada ex profeso por el promovente para servirle de marca) y Sociйtй des Produits Nestlй, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2006-0007 (donde el experto determinу mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparecнa la imagen de una taza de cafй, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFЙ, que no admite otro significado mas que como marca del promovente).

A mayor abundamiento, vista la imposibilidad de atribuir otra connotaciуn a la marca del Promovente, se impone concluir que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No.D2000-0003).

Por consiguiente se presume del conjunto y concatenaciуn lуgica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con бnimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la ъnica fuente a la que puede atribuirse haber dado sentido al tйrmino MATTEL, actualizбndose asн la causal demostrativa de mala fe prevista en el artнculo 1.b.iv de la Polнtica.

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Polнtica bajo su artнculo 1.a.iii.

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <mattel.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 27 de junio de 2008