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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Deutsche Telekom AG v. Noel Tйllez Barbero

Caso N° DES2007-0027

1. Las Partes

La Demandante es Deutsche Telekom AG, con domicilio en Bonn, Alemania, representada por Lovells, Espaсa.

El Demandado es Noel Tйllez Barbero, con doble domicilio en Espaсa.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <t-mobil.es> y <tmobil.es> (los “Nombres de Dominio”).

El Registrador de los Nombres de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 24 de octubre de 2007. El 25 de octubre de 2007 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los Nombres de Dominio. El 26 de octubre ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de noviembre de 2007. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 21 de noviembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda, aunque cursу una solicitud de terminaciуn del procedimiento el 12 de noviembre de 2007 por haber accedido a la transferencia de los Nombres de Dominio. El 19 de noviembre de 2007, la Demandante negу la existencia de ningъn tipo de acuerdo y manifestу su voluntad de proseguir con el procedimiento y, por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 23 de noviembre de 2007.

El Centro nombrу a Montiano Monteagudo como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 3 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad anуnima constituida bajo el derecho alemбn que actъa principalmente en el sector de la telecomunicaciones, incluyendo los principales mercados del mundo. T-Mobile International es la divisiуn de la Demandante destinada a la telefonнa mуvil.

La Demandante es titular de las siguientes marcas con efectos en Espaсa:

(i) Marca nacional Nє 2.004.874 T-MOBIL (mixta), registrada en la clase 38, con fecha de prioridad de 3 de enero de 1996.

(ii) Marca comunitaria Nє 214.398 T-MOBIL (figurativa), registrada en las clases 9, 16, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de presentaciуn de la solicitud de 1 de abril de 1996 y fecha de registro de 25 de mayo de 2004.

(iii) Marca comunitaria Nє 485.441 T-MOBILE (denominativa), registrada en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de presentaciуn de la solicitud de 26 de febrero de 1997 y fecha de registro de 6 de febrero de 2004.

(iv) Marca comunitaria Nє 485.391 T-MOBILE (figurativa), registrada en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de presentaciуn de la solicitud de 26 de febrero de 1997 y fecha de registro de 20 de octubre de 1998.

(v) Marca internacional Nє 680.034 T-MOBILE (denominativa), registrada en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de prioridad de 31 de agosto de 1996.

La marca T-MOBILE goza de gran notoriedad a nivel internacional, no sуlo por sus actividades vinculadas a la prestaciуn de servicios de telefonнa mуvil sino tambiйn por el patrocinio de, entre otros, un conocido equipo de ciclismo.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <tmobile.es>, <tmobile.com.es>, <t-mobile.es> y <t-mobile.com.es>.

El nombre de dominio <t-mobil.es> fue registrado el 4 de noviembre de 2006, es titularidad del Demandado, y en la actualidad, tal y como ha podido comprobar este Experto, alberga una pбgina web con enlaces publicitarios agrupados por categorнas.

El nombre de dominio <tmobil.es> fue registrado el 7 de noviembre de 2006, es titularidad del Demandado, y en la actualidad, tal y como ha podido comprobar este Experto, alberga tambiйn una pбgina web con enlaces publicitarios agrupados por categorнas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las principales alegaciones de la Demandante son:

(i) La Demandante es titular de las marcas T-MOBIL y T-MOBILE con efectos en toda la Uniуn Europea.

(ii) El nombre de dominio <t-mobil.es> es idйntico a algunas de sus marcas, mientras que el nombre de dominio <tmobil.es> es casi idйntico.

(iii) El hecho de que “t-mobil”, “t-mobile” y “tmobil” sean expresiones idйnticas o confusoriamente similares ya ha sido reconocido en numerosas resoluciones anteriores.

(iv) El Demandado nunca ha utilizado los Nombres de Dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios. Los Nombres de Dominio alojan pбginas web con enlaces publicitarios a terceros pertenecientes, en general, al sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de percibir ingresos en funciуn de los accesos obtenidos.

(v) Los Nombres de Dominio se encuentran a la venta en el portal “Sedo”, conocido por ser un famoso portal de venta de nombres de dominio y por ofrecer un servicio de “aparcamiento” que permite a sus clientes obtener beneficios en concepto de publicidad.

(vi) El Demandado nunca ha sido conocido por los Nombres de Dominio ni tampoco ha sido autorizado por la Demandante a utilizarlos.

(vii) El Demandado tiene por finalidad desviar a sus pбginas web aquellos usuarios de Internet interesados en los productos asociados a las marcas de la Demandante, aprovechбndose de su poder de atracciуn para obtener beneficios a partir de los enlaces publicitarios que los Nombres de Dominio albergan. Esta actuaciуn representa un uso ilegнtimo, desleal y comercial de los Nombres de Dominio, con intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca y con бnimo de lucro, empaсando en este proceso el buen nombre y reputaciуn de la Demandante.

(viii) El Demandado es titular al menos de un portal dedicado a la venta de nombres de dominio y al mismo tiempo es titular de un gran nъmero de nombres de dominio idйnticos o similares a marcas de gran renombre, y ha registrado los Nombres de Dominio con el fin de venderlos a travйs del portal “Sedo”.

(ix) El Demandado ha registrado los Nombres de Dominio a fin de impedir que la Demandante utilice las marcas de las que es titular, como nombres de dominio.

(x) El Demandado no pudo registrar los Nombres de Dominio sin tener conocimiento de que se trataba de marcas registradas, ya que es un profesional del sector de la telefonнa mуvil.

(xi) La Demandante se ha dirigido en dos ocasiones al Demandado para arreglar esta controversia, tanto mediante burofax como por correo electrуnico, sin obtener respuesta alguna.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones de la Demandante.

Sin embargo el Demandado, mediante comunicaciуn dirigida al Centro el 12 de noviembre de 2007, solicitу la terminaciуn del procedimiento de acuerdo con el artнculo 10 del Reglamento por haber accedido a la transferencia de los Nombres de Dominio.

6. Debate y conclusiones

6.1. Normativa aplicable

De acuerdo con el artнculo 21 del Reglamento, este Experto resolverб la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes. La resoluciуn serб congruente y respetarб, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa “.ES”.

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que con arreglo al artнculo 16.e) del Reglamento, el caso se resolverб en base a la Demanda. Sin embargo, este Experto tambiйn extraerб las conclusiones que estime pertinentes de las circunstancias concretas del caso y de la falta de respuesta del Demandado, interpretando el artнculo 16.e) en lнnea con resoluciones precedentes (por ejemplo, Fabricas Agrupadas de Muсecas de Onil S.A. (Famosa) c. Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L., Caso OMPI No. DES2007-0004, y Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibйria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).

En consecuencia, y de acuerdo con el artнculo 13 del Reglamento, para que la Demanda prospere la Demandante deberб demostrar el carбcter especulativo o abusivo del registro de los Nombres de Dominio y, en particular, deberб probar:

(i) que los Nombres de Dominio son idйnticos o similares, hasta el punto de crear confusiуn, con otros tйrminos sobre los que la Demandante tenga Derechos Previos; y

(ii) que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los Nombres de Dominio objeto de la Demanda; y

(iii) que el Demandado ha registrado los Nombres de Dominio o los estб utilizando de mala fe.

6.2. Peticiуn de terminaciуn

Este Experto no puede atender a la peticiуn de terminaciуn del procedimiento interesada por el Demandado mediante la comunicaciуn remitida al Centro el 12 de noviembre de 2007.

El artнculo 10 del Reglamento prevй la terminaciуn del procedimiento por resultar innecesario o imposible cuando:

Sin

(i) las partes llegan a un acuerdo sobre la controversia antes de que el Experto emita su resoluciуn; o

(ii) si, a juicio del Experto, la continuaciуn del procedimiento se hace innecesaria o imposible por cualquier causa antes de que se emita la resoluciуn.

embargo, a juicio de este Experto, este procedimiento no se encuentra en ninguno de estos dos supuestos. Este Experto no tiene conocimiento de que las partes hayan alcanzado ningъn acuerdo en relaciуn con el objeto de la controversia, quedando ello de manifiesto en el correo electrуnico remitido por la Demandante al Centro el 19 de noviembre de 2007 en el que manifiesta su voluntad de proseguir el procedimiento por no desear alcanzar acuerdo alguno con el Demandado. Tampoco, a juicio de este Experto, existen otras causas que puedan motivar la terminaciуn del procedimiento. Y ello, porque en el momento de producirse esta Decisiуn los Nombres de Dominio permanecen bajo la titularidad del Demandado y continъan ofreciendo pбginas de enlaces publicitarios tal y como denunciaba la Demandante.

6.3. Examen de los requisitos para la estimaciуn de la Demanda

A continuaciуn se analizan los requisitos que el Reglamento exige para determinar si el registro del nombre de dominio tiene carбcter especulativo o abusivo, y por tanto para estimar la Demanda.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El artнculo 2 del Reglamento incluye dentro del concepto de Derechos Previos, entre otros, a las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa. En este sentido, la Demandante aporta prueba suficiente, a juicio de este Experto, de su titularidad de las marcas T-MOBIL y T-MOBILE con efectos en Espaсa, asн como de su notoriedad tanto internacional como a nivel espaсol.

De su lado, y en cuanto a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn entre los Nombres de Dominio y los Derechos Previos, conviene analizar las particularidades de cada uno de ellos:

(i) <t-mobil.es> presenta una absoluta identidad con la marca T-MOBIL, teniendo en cuenta que en este anбlisis no debe considerarse el sufijo localizador correspondiente a Espaсa (“.es”).

(ii) <tmobil.es> no presenta una absoluta identidad, aunque sн un grado de similitud rayano en la identidad como para que pueda identificarse con los Derechos Previos de la Demandante. La ausencia del guiуn (“-”) no impide esta identificaciуn, toda vez que existe una absoluta identidad fonйtica entre la marca T-MOBIL y el nombre de dominio <tmobil.es>.

Esta identidad o similitud ya ha sido reconocida en otras resoluciones en las que la Demandante ha tomado parte. Asн sucede, por ejemplo, en Deutsche Telekom AG v. Mighty LLC/Domain Admin, Caso OMPI No. D2005-0027, y Deutsche Telekom AG v. WWW Enterprise, Inc., Caso OMPI No. D2004-1078.

En consecuencia, la constataciуn de similitud entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante pone de manifiesto el cumplimiento del primer requisito exigido por el Reglamento.

B. Ausencia de derechos o intereses legнtimos

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre los Nombres de Dominio. Como bien apunta la Demandante, el Reglamento no prevй expresamente el alcance del concepto “derechos o intereses legнtimos”, por lo que pueden considerarse los criterios propuestos por la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio en su pбrrafo 4(c):

(i) Tal y como acredita la Demanda, los Nombres de Dominio no han sido utilizados en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios. Este Experto ha verificado la actividad desarrollada bajo los Nombres de Dominio y, efectivamente, cada uno de ellos contiene una pбgina web con enlaces publicitarios a otras empresas que aparentemente no tienen ninguna relaciуn con el Demandado. Esta prбctica, ampliamente extendida y que ha sido tratada en numerosas resoluciones, persigue utilizar el poder de atracciуn de un nombre de dominio vinculado a una marca renombrada para dar acceso a enlaces publicitarios clasificados por categorнas y obtener beneficios en funciуn de los enlaces efectivamente utilizados.

(ii) Las denominaciones contenidas en los Nombres de Dominio se asocian corrientemente a la Demandante, dada su notoriedad tanto a nivel espaсol como internacional, y este Experto no dispone de ningъn indicio que apunte hacia la posibilidad de que el Demandado sea tambiйn corrientemente conocido por tales denominaciones. Ademбs, la Demandante niega haber concedido al Demandado ningъn derecho o licencia para la explotaciуn de sus signos distintivos.

(iii) La Demandante alega que el contenido de los Nombres de Dominio tiene claramente por objetivo desviar a los usuarios de Internet con intenciones lucrativas. En efecto, los Nombres de Dominio se encuentra “aparcados” en un portal que se dedica a la promociуn de nombres de dominio no desarrollados con el fin de que los visitantes accedan a un conjunto de enlaces patrocinados. El propio portal de “aparcamiento” ofrece herramientas para desarrollar el contenido de los nombres de dominio y maximizar los beneficios obtenidos a partir del acceso a los enlaces que contienen. Mediante la pбgina de enlaces que contiene cada nombre de dominio, el titular obtiene beneficios econуmicos que derivan del nъmero de usuarios que acceden a los enlaces publicitarios ofrecidos. Por tanto, cuanto mбs renombrado o confusamente similar a un signo renombrado es un nombre de dominio, mбs aumentan las posibilidades de atraer usuarios de Internet hacia sus enlaces. Esta actividad perjudica a la Demandante en la medida que usuarios atraнdos por la denominaciуn “t-mobil”o “tmobil”, y que son potenciales clientes de los servicios ofrecidos por la Demandante, se ven dirigidos hacia otros enlaces que no guardan relaciуn con la Demandante y que incluso pueden llegar a pertenecer a empresas competidoras (asн lo muestran varios documentos aportados por la Demanda en su Anexo 15).

Por todo ello, la Demandante ha acreditado suficientemente prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los Nombres de Dominio y, ante el silencio del Demandado, este Experto considera tambiйn acreditado el segundo requisito.

C. Registro o uso de los Nombres de Dominio de mala fe

Finalmente, el tercer requisito para la estimaciуn de la Demanda exige probar que los Nombres de Dominio han sido registrados o usados de mala fe por el Demandado. Para ello, a continuaciуn se analizan conjuntamente las alternativas de prueba que ofrece el artнculo 2 del Reglamento y las alegaciones planteadas por la Demandante:

(i) Tanto <tmobil.es> como <t-mobil.es> se encuentran a la venta en el portal “Sedo”. De otro lado, el Demandado es titular de varios nombres de dominio idйnticos o engaсosamente similares a otras marcas notorias que tambiйn se encuentran a la venta. Estos hechos, alegados en la Demanda y acreditados en su Anexo 20, han sido comprobados por este Experto y, junto con la notoriedad de las marcas titularidad de la Demandante y la fecha de registro de los Nombres de Dominio, son, a juicio del Experto, indicios de registro de mala fe (vйanse tambiйn en esta lнnea Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibйria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003, y Lycos Espaсa Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI No. D2004-0434).

(ii) La Demanda alega que los Nombres de Dominio han sido registrados a fin de impedir que la Demandante utilice las marcas de las que es titular como nombres de dominio. En este sentido, son varias las resoluciones, como las dictadas en Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, y Burger King Corporation v. Preregistro Hostytec y Diego Buendнa Pйrez, Caso OMPI No. DES2006-0039; en las que se declara que es muy improbable que el registro de un nombre de dominio similar o idйntico a un signo distintivo notorio sea una mera coincidencia, sino mбs bien un indicio de registro de mala fe. Esta afirmaciуn se ve reforzada teniendo en cuenta que el Demandado es titular de varios nombres de dominio idйnticos o similares a otras marcas renombradas, como <wiinintendo.es> y <air-europa.mobi>.

(iii) En ъltimo tйrmino, el contenido de los Nombres de Dominio delata la voluntad del Demandado de intentar atraer, mediante la notoriedad de la denominaciуn contenida en cada Nombre de Dominio, a usuarios de Internet hacia enlaces que generan beneficios publicitarios al Demandado. Esta actuaciуn representa un uso de mala fe de los Nombres de Dominio, como ya lo han manifestado, entre otras, las resoluciones dictadas en TOMTOM International B.V. v. Beta 5 Soluciones Informбticas S.L, Caso OMPI No. DES2006-0030, y Quнmica Farmacйutica Bayer S.A. v. Joan Puiggali Abanades, Caso OMPI No. DES2006-0016.

La valoraciуn conjunta de estas alternativas de prueba comporta que este Experto considere tambiйn acreditado el concurso del tercer requisito exigido por el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, este Experto ordena que los nombres de dominio <t-mobil.es> y <tmobil.es> sean transferidos a la Demandante.

Montiano Monteagudo
Experto Ъnico