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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Audiodescripciones S.A. c. Santiago Lazaro Vela

Caso No. DES2008-0001

1. Las Partes

La parte demandante es Audiodescripciones S.A., Sevilla, Espaсa, representada por Polo Patent, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Santiago Lazaro Vela, Zaragoza, Espaсa, representada por Hernбndez Garcнa Abogados, Espaсa (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <iphone.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demandante presentу su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 9 de enero de 2008. El 10 de enero de 2008, el Centro enviу a ESNIC por medio de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El mismo dнa ESNIC enviу al Centro, por vнa de correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los correspondientes contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 23 de enero de 2008. El Centro verificу que la Demanda, junto con la modificaciуn a la Demanda, cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el 28 de enero de 2008, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 17 de febrero de 2008. El escrito de contestaciуn a la Demanda (en adelante, la “Contestaciуn a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 15 de febrero de 2008.

El Centro nombrу a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 26 de febrero de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una empresa espaсola especializada en el desarrollo de elementos de telecomunicaciones asн como al diseсo y ejecuciуn de proyectos vinculados a los mencionados elementos.

Entre otros registros, la Demandante es titular de la marca espaсola No. 2.552.633 IPHONE, registrada con efectos desde el 28 de julio de 2003, en la clase 38 del Nomenclator Internacional de marcas. De acuerdo con lo acreditado en la Demanda y sus anexos, la citada marca ha sido utilizada por la Demandante desde 2003 para identificar un sistema de audio-guнas que transmite informaciуn en diversos idiomas a travйs del telйfono mуvil del usuario.

Este sistema ya se encuentra implantado en diversas ciudades de Espaсa como, por ejemplo, en Cуrdoba. El ayuntamiento de dicha ciudad ha contratado desde 2003 a la Demandante para el uso de la mencionada tecnologнa en relaciуn con itinerarios de visita de los principales lugares de interйs histуrico y turнstico de la ciudad. La Demandante ha acreditado que la marca IPHONE de su titularidad ha sido incluida en todos los folletos promocionales de tales itinerarios, asн como en otros materiales promocionales e informativos.

El Demandado

De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, el Demandado pertenece al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragуn. Mбs allб de este dato, el Demandado no ha aportado mбs informaciуn sobre йl ni sobre sus actividades profesionales.

El Nombre de Dominio

El 16 de diciembre de 2005 el Demandado registrу el Nombre de Dominio. En el momento en que se emite esta decisiуn el mismo se encuentra desactivado. De acuerdo con lo indicado por el Demandado en la Contestaciуn a la Demanda el registro del Nombre de Dominio respondiу a la voluntad de servirse del mismo para vender aparatos de telefonнa mуvil desde el momento en que el modelo iPhone, diseсado y fabricado por la compaснa estadounidense Apple, Inc., se encuentre disponible en Espaсa.

Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante ha acreditado que tras registrarse, el Nombre de Dominio se conectу a un sitio web desde el que se ofrecнa pъblicamente en venta. A tal efecto, la Demandante, por medio de uno de sus trabajadores, se puso en contacto con el Demandado, ofreciendo un precio de 500 Euros. Esta oferta fue rechazada en una comunicaciуn del Demandado, en la que йste indicу que sуlo tendrнa en cuenta “ofertas serias”, entendiendo por tales aquйllas “con un mнnimo de 5 nъmeros”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda la Demandante alega:

- Que es titular de una marca mixta espaсola basada en el nombre “iPhone”, que ha venido utilizando desde 2003 para la promociуn de sus productos y servicios de telecomunicaciones, habiendo conseguido una significativa implantaciуn en el mercado espaсol;

- Que el Nombre de Dominio es idйntico a la marca titularidad de la Demandante, ya que la ъnica diferencia existente entre ellos es la inclusiуn del sufijo .es en el Nombre de Dominio, respondiendo dicho sufijo a la extensiуn territorial para los nombres de dominio espaсoles;

- Que el Demandado no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio dado que ni lo ha utilizado, ni ha hecho preparativos demostrables de utilizarlo, en relaciуn con un uso de buena fe, ni ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, ni desarrolla actividad alguna vinculada al sector de la telefonнa, ni ha realizado un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio;

- Que el Demandado registrу de mala fe el Nombre de Dominio al dedicarse profesionalmente a la administraciуn de fincas, una actividad completamente desvinculada del бmbito de la telefonнa. Asimismo, actuу de mala fe cuando, al responder a una propuesta de transferencia del Nombre de Dominio remitida por la Demandante, respondiу que solamente considerarнa “ofertas serias”, esto es, “con un mнnimo de cinco nъmeros”. Tampoco actuу de buena fe al ignorar el requerimiento remitido por la Demandante, indicбndole que el registro y cualquier eventual uso del Nombre de Dominio supondrнa una violaciуn de sus derechos y, por tanto, deberнa transferirlo a favor de la Demandante a fin de evitar un procedimiento como el presente; y

- Que, atendiendo a las razones expuestas, el registro del Nombre de Dominio deberнa transferirse a su favor.

B. Demandado

En la Contestaciуn a la Demanda el Demandado alega:

- Que omite la Demandante en la Demanda que la marca iPhone alegada es grбfica, por lo que de tratarse de una marca estrictamente denominativa serнa de imposible registro;

- Que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa de registro de nombres de dominio .es, la cual liberaliza el registro de tales nombres de dominio;

- Que el nombre “iPhone” corresponde a un tipo de telefonнa mуvil no implantada en este momento en Espaсa, por lo que no existe un riesgo real de confusiуn con la marca titularidad de la Demandante, dado que el Nombre de Dominio se identifica plenamente con un objeto o cuestiуn ajena a la Demandante, que con la Demanda demuestra su interйs por aprovecharse de ello;

- Que en ningъn momento la Demandante, en su calidad de titular de la marca IPHONE, ha realizado actuaciуn alguna tendente a asegurarse el registro del Nombre de Dominio, lo cual constituye una evidencia clara de su falta de interйs en el mismo;

- Que el registro del Nombre de Dominio se registrу y se pretende utilizar para servir como plataforma para la futura venta de aparatos de telefonнa mуvil bajo el sistema iPhone, a partir del momento en que dicho sistema se encuentre disponible en Espaсa; y

- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda deberнa ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Polнtica respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho anбlisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaciуn de las circunstancias aplicables a este caso, se servirб de la interpretaciуn dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboraciуn del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibйrica, S.A. c. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idйntico o confusamente similar con una denominaciуn sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyйndose dentro de la definiciуn de dicho concepto establecida por el artнculo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espaсa.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de una marca espaсola basada en la denominaciуn “iPhone”, la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, idйnticas al Nombre de Dominio. En este sentido, debe rechazarse el argumento del Demandado indicando que el carбcter grбfico (de hecho es mixto) de la marca alegada por la Demandante impide su consideraciуn como base para la Demanda. A tal efecto hay que tener en cuenta que el elemento denominativo obvio de la mencionada marca lo constituye precisamente el nombre “iPhone” y, por tanto, dicho nombre es el que debe tenerse en cuenta a la hora de comparar la marca con el Nombre de Dominio.

Tampoco la inclusiуn del sufijo “.es” debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraciуn tйcnica actual del sistema de nombres de dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn c. Oscar Espinosa Comнn, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos — de carбcter meramente enunciativo — en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legнtima. En concreto, tales supuestos son:

(i). Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii). Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii). Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

En este sentido cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es que el Nombre de Dominio corresponderб a una plataforma para la venta de equipos de telefonнa mуvil iPhone. En relaciуn con dicha alegaciуn, cabe realizar las siguientes observaciones:

- Segъn la opiniуn del Experto, una descripciуn como la indicada por el Demandado constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o interйs genuinamente legнtimo. Difнcilmente el propуsito seсalado podrнa constituir un derecho o interйs legнtimo, en cuanto que el mismo, en cualquier caso, se basarнa en el uso no autorizado de una marca ajena, lo cual impide imaginar que dicho uso podrнa realizarse en el marco de una oferta de buena fe de productos o servicios.

- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, el Demandado no ha aportado acreditaciуn alguna respecto al proyecto indicado en la Contestaciуn a la Demanda. Asн, dicha falta de aportaciуn por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecuciуn del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un genuino derecho o interйs legнtimo. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en Petrуleo Brasileiro, S.A. – PETROBRAS c. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022; Transacciones Internet de Comercio Electrуnico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc., Caso OMPI No. DES2006-0026; y Umdasch AG y Цsterreichische Doka Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. David Besada Pires).

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .es. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificaciуn normativa de registro de nombres de dominio .es, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procediу al registro del mismo habiendo estado habilitado para ello. La aceptaciуn de este argumento llevarнa al absurdo de considerar legнtimo el registro de cualquier nombre de dominio idйntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos especнficamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al pъblico. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningъn podrнa considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestiуn.

Por lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

Por lo que respecta al registro del Nombre de Dominio es difнcil creer la versiуn ofrecida por el Demandado (respondiendo el registro del Nombre de dominio a la voluntad de asegurarse un medio para la distribuciуn en Internet de equipos de telefonнa mуvil iPhone). Aparte de que dicho uso requerirнa, en su caso, una serie de autorizaciones a fin de evitar la eventual infracciуn de los derechos de terceros, es difнcil aceptar que un registro que se produjo el 16 de diciembre de 2005 pudiera tener por objeto la distribuciуn de un producto que no fue pъblicamente anunciado hasta mediados de 2007.

Dicha impresiуn se ve reforzada precisamente en relaciуn con el uso hecho por el Demandado del Nombre de Dominio. En efecto, analizando este uso debe considerarse que el mismo difнcilmente se podrнa considerar como hecho de buena fe, si se tienen en cuenta los siguientes factores:

- El Demandado, al ser contactado por la Demandante, se mostrу inmediatamente dispuesto a transferir el Nombre de Dominio a cambio de una remuneraciуn claramente superior a los gastos soportados para registrar y mantener el Nombre de Dominio. Esta conducta parece diametralmente opuesta a cualquier posiciуn de buena fe;

- El Demandado no ha presentado argumento convincente alguno para justificar un futuro uso del Nombre de Dominio. En este sentido, cabe insistir en el hecho que difнcilmente el uso previsto del Nombre de Dominio (asociбndolo a una plataforma de venta a travйs de Internet de telйfonos iPhone) podrнa realizarse sin infringir los derechos de la Demandante o, en su caso, de Apple, Inc., propietaria de la tecnologнa vinculada a los equipos de telefonнa mуvil iPhone o incluso de terceros.

Atendiendo a todos estos factores, el Experto debe considerar probado que el Demandado registrу y ha usado el Nombre de Dominio de mala fe.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <iphone.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico