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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Elf Aquitaine, S.A. v. Solares Sigmund

Caso No. DES2008-0011

1. Las Partes

La Demandante es Elf Aquitaine, S.A. con domicilio en Courbevoie, Francia representada por Lovells, Espaсa.

La Demandada es Solares Sigmund, con domicilio New Orleans, Estados Unidos de Amйrica.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elf.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC, siendo el agente registrador la entidad EURODNS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 3 de abril de 2008. El 4 de abril de 2008 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 8 de abril de 2008, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de abril de 2008. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 1 de mayo de 2008. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 6 de mayo de 2008.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el 9 de mayo de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El grupo empresarial al que pertenece el Demandante - grupo Total – constituye la principal empresa francesa con presencia en los cinco continentes ademбs de ser el cuarto grupo petrolero y gasista en cotizaciуn del mundo. A fecha 31 de diciembre de 2006, poseнa una facturaciуn de 132.6 miles de millones de euros.

El Demandante y su grupo desarrollan su actividad en el conjunto de la cadena Petrolera y es titular de los siguientes derechos marcarios:

El Demandante es titular de numerosos registros de marca con efecto en Espaсa para los signos distintivos “elf”, entre otros:

Marca nacional Nє 453799 ELF (denominativa), registrada en la clase 4, concedida el 10 de diciembre de 1964;

Marca comunitaria Nє 4187241 ELF (mixta), registrada en las clases 1, 3, 4, 18, 25, 37 y 41, con fecha de 10 de diciembre de 2004;

Marca comunitaria Nє 3456969 ELF (denominativa), registrada en las clases 1, 3, 4, 16, 35, 36, 37, 39, 40 y 41, con fecha de 28 de octubre de 2003;

Marca internacional Nє 285217 ELF (denominativa), registrada en clase 4, con fecha de prioridad 19 de junio de 1964;

Marca internacional Nє 326565 ELF (denominativa), registrada en las clases 35, 37, 39 y 42, con fecha de prioridad 18 de noviembre de 1966;

Marca internacional Nє 370265 ELF (mixta), registrada para las clases 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, con fecha de prioridad 15 de abril de 1970;

Marca internacional Nє 584830 ELF (mixta), registrada para las clases 4, 12, 28 y 39, con fecha de prioridad 12 de noviembre de 1991;

Marca internacional Nє 570847 ELF (mixta), registrada para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, con fecha de prioridad 25 de enero de 1991; y

Marca internacional Nє 595928 ELF (mixta), registrada para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, con fecha de prioridad 7 de agosto de 1992.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante, tras realizar sendos intentos fallidos de comunicaciуn con el Demandado, presentу esta demanda con solicitud de transferencia del nombre de dominio fundamentado en lo siguiente:

En primer lugar, por ser titular de numerosos signos distintivos referidos al tйrmino “elf” respecto de los cuales viene desarrollando un intenso uso en distintos бmbitos de la cadena petrolera en todo el mundo.

Considera ademбs que entre el nombre de dominio en disputa <elf.es> y las marcas de las que es titular existe una total identidad lo que provoca un riesgo de confusiуn.

En segundo lugar, considera que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio objeto de controversia por cuanto que йste nunca ha utilizado ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn el nombre de dominio en controversia ni nombres correspondientes a dicho nombre de dominio, en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios (pбrrafo 4(c)(i) de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) ni tampoco ha sido conocido (en calidad de particular, empresa u otro tipo de organizaciуn) por el nombre de dominio en disputa en los tйrminos del artнculo 4 (c) (ii) de la UDRP. Por lo demбs, el Demandado hace un uso ilegнtimo, desleal y comercial del nombre de dominio, con intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro, empaсando en este proceso el buen nombre y reputaciуn del grupo del Demandante, todo ello en los tйrminos del pбrrafo 4 (c)(iii) de la UDRP.

Finalmente, alega el Demandante que el nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido registrado o es utilizado de mala fe ya que bien ha desarrollado una actividad consistente en registrar el nombre de dominio a fin de impedir que el Demandante utilice las marcas de las que es titular, como nombre de dominio de internet bien al utilizar el nombre de dominio, intenta de forma intencionada atraer con бnimo de lucro a usuarios de Internet a sus pбginas web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de dichas pбginas web o de los productos o servicios que figuran en las mismas.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artнculo 2 del Reglamento se procede a continuaciуn analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquйl siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interйs del Demandado. (William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0004; Sanofi Aventis v. Holger Kirgis, Caso OMPI No. DES2006-0007; Crйdito y Cauciуn, S.A. v. Dulemba Miroslaw, Caso OMPI No. DES2007-0018; Jagex Limited v. Morgan Mike, Caso OMPI No. DES2007-0023).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandado ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos en relaciуn al tйrmino “elf”, asн como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su бmbito de actuaciуn. De la misma, cabe apreciar la existencia de identidad en la marca ELF con el nombre de dominio en disputa <elf.es> lo cual puede abocar a confusiуn.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artнculo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, la existencia o no de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, este experto considera que a la vista de las pruebas presentadas y ante la falta de contestaciуn de la Demanda, el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre “elf”, ni es titular de marca alguna registrada con dicha denominaciуn, ni tampoco ha sido autorizado en el uso o explotaciуn de dicha marca por parte del Demandante.

Tampoco ha quedado probado una preparaciуn de uso del nombre de dominio en un pбgina web propiamente dicha sino que se limita a facilitar contenidos aprovechando la notoriedad del nombre de dominio en disputa que sн ha quedado probado por la abundantнsima documental acompaсada a la demanda. En este sentido decisiones anteriores del Centro han analizado estas “parking pages”, como por ejemplo, Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008, cuando declara: “Y es que el Demandado, simplemente, se ha limitado a “aparcar” el nombre de dominio dirigiйndolo a una pбgina web que contiene vнnculos con otros sitios web carentes de contenido propio”. Por esta prбctica el Demandado obtienen ingresos (click-through fees) cada vez que un usuario accede a dicha pбgina web y clickea (es decir, presiona un hipervнnculo) de cualquiera de las numerosas opciones disponibles en la web. Evidentemente, el uso de una marca notoria para obtener recursos no deja de ser un comportamiento que impide reconocer derechos o intereses legнtimos al Demandado.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legнtimos del Demandado respecto al nombre de dominio en conflicto.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del pъblico interesado en adquirir sus productos, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022).

En este sentido, ha quedado probado el reenvнo que se efectuaba desde el nombre de dominio en disputa a otros sitios web que producнan ofertas de servicios de contenido diverso (si bien algunos de ellos relacionados con las actividades propias del Demandante) lo que sustenta la opiniуn de que el uso del nombre de dominio en disputa <elf.es> tiene como ъnico fin el de atraer consumidores a su propia pбgina web.

Por lo demбs, debe aceptarse como probada la alegaciуn expresada por la Demandante en el sentido de que el Demandado, bien en nombre propio o, travйs de otras entidades, como la compaснa New Orleбns Leftover Data Centers (NOLDC, Inc.)(de la que resulta ser el consejero ejecutivo) u otras como Intercosmos Media Group, Inc., se ha visto implicado en numerosos procedimientos de resoluciуn de conflictos entre marcas y nombres de dominio. Intuit Inc v. NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-1217; Accor v. NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2005-0016; Ariat Internacional, Inc v. Domain Purchase, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0825; Dr. Ing.h.c. F.Porsche AG v. Kentech, Inc. A.k.a. helois Lab a.k.a. Orion Web a.k.a. Titan net a.k.a Panda Ventures a.k.a Spiral Matrix and Domain Purchase, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2005-0890; Caso OMPI No. D2006-0590, Mimran Group, Inc v. NOLDC, Inc.; Caso No. FA0408000310971, Caso WeddingChannel.com, Inc v. NOLDC, Inc. y Caso No. FA0408000311365, Dicota GmbH v. NOLDC, Inc. Consecuentemente, debe apreciarse un patrуn de conducta en ciberocupaciуn al Demandado por lo que ante la falta de contestaciуn y las pruebas facilitadas por el Demandante no cabe apreciar la existencia de elemento alguno que permita justificar bien el registro bien la continuaciуn en la posesiуn y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <elf.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 23 de mayo de 2008